「シフト補正禁止」審査基準改訂の説明会

先日、弁理士会主催の会員研修として以下の説明会があり、参加してきました。
・標題　『「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の改訂について』
・日時　７月２６日
・場所　砂防会館
・講演　特許庁特許審査第一部審査基準室　室長補佐　東松修太郎氏
テキストは、弁理士であればこちらからダウンロードできるようです。

今回の審査基準改訂については、今年３月６日に改訂案が公表され、６月２６日に決定版が公表され、７月１日から適用されているものです。最近では「シフト補正禁止」審査基準改定で記事にしました。

今回の改訂でどのような範囲まで「発明の単一性」が広がり、「シフト補正禁止」範囲から外れることになったのか、という点については、改訂案を読んで解読した「発明の単一性とシフト補正禁止の審査基準案」が使えると思いますので、以下に骨子を再掲します。
－－－発明の単一性－－－
Ａ．請求項１から直列に審査を行い、(1)特別な技術的特徴が発見された場合には、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する（注３）特別な技術的特徴を有する発明（５ページ3.1.2.1(4)の後半）、(2)及び直列に審査を行った発明

Ｂ．請求項１に記載された発明の発明特定事項を全て含む（注１）同一カテゴリーの請求項に係る発明（５ページ3.1.2.2(1)）（注２）

Ｃ．特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明（６ページ3.1.2.2(2)）
例えば当該箇所の(i)～(v)のいずれかに該当する発明

Ｄ．請求項に係る発明間に特定の関係がある場合（基準案８ページ4.1）
（物とその物を生産する方法、物とその物を使用する方法、方法とその方法の実施に直接使用する機械など）

（注1） 発明の「発明特定事項を全て含む」場合には、当該発明に別の発明特定事項を付加した場合に加え、当該発明について一部又は全部の発明特定事項を下位概念化した場合や、当該発明について発明特定事項の一部が数値範囲である場合に、それをさらに限定した場合等も含まれる。（４ページ最終行）

（注２）ただし、請求項１の課題と追加された特徴の課題との関連性が低い場合、請求項１の技術的特徴と追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明、を除く。

（注３）「対応する特別な技術的特徴」については、３ページ2.2(3)参照
－－－以上－－－

－－－シフト補正禁止－－－
補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、「第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件」の「3.１ 審査対象の決定」に照らして発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明を、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。（２ページ3.1.2 具体的な手順）
－－－以上－－－

今回の講演では、発明の単一性の要件について、以下の3.1.2.1と3.1.2.2の２つを対比させる形で説明がなされました。
『・ 審査対象は、「特別な技術的特徴」と「審査の効率性」に基づいて決定する。
3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定
→ いずれかの判断で「審査対象」となれば、審査を行う。』

講演での「3.1.2.1」が上記私のＡ．に対応し、「3.1.2.2」がＢ．及びＣ．に対応する、といっていいでしょう。
結局、私が述べた「Ｂ」と「Ｃ」の部分が、今回の審査範囲拡張部分である、という説明になろうかと思います。
「Ｄ」はもともと（発明単一性についての平成１５年法改正前から）存在していたということで、今回の説明から省かれたのでしょう。

私は講演会で２点の質問をしました。
(1) 上記「3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」は、法律のどの条文を根拠としてなされたのか？
答：「特許法３７条の趣旨に鑑みてなされたものである。」
この点は、配布資料の１５ページ（９ページ）にも記載されていました。

(2) 今回配布資料には、上記私の「注１」が記載されていませんでした。そこで念のため、『請求項１の発明の「発明特定事項を全て含む」場合には、請求項１を下位概念化したり数値範囲を減縮したりする発明も含まれるのか？』と質問しました。
答：「含まれます。」

さて、上記「3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」ですが、３７条の条文ではなく３７条の趣旨に鑑みて定められた審査基準と言うことです。講演会が終わってから、「このような決め方は、裁判所から見て法律違反になるのではないか」という点が気になり始めました。

そこで、特許法３７条、４９条、１２３条などを再度当たってみました。
３７条では、所定の場合に「一の願書で特許出願することができる」と規定し、出願人の権利が定められています。
４９条では、３７条に違反した場合、審査官は拒絶査定しなければなりません。
１２３条では３７条は無効理由として挙げられておらず、審査官が３７条の条文の範囲を超えて審査し特許査定したとしても、違法としてとがめられることはありません。
以上から、以下のように整理できるのでしょうか。
『出願人は、３７条で規定する範囲は最低限の権利として守られる。一方、審査官が３７条で具体的に規定する最低限の範囲を超えて審査し特許査定したとしても、それは審査官の裁量範囲であって許される。』
この裁量範囲超えが、別の第三者の不利益になっていない、ということも重要でしょうか。「国は、複数の審査請求料を徴収できる機会を失った」との不利益もありますが、国自体がそのような要求をしないとの意思表示が今回の審査基準なのでしょう。

以上のように整理すると、審査官は、法律的には「3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」に従うべき義務は存在しません。そうすると、「私は３７条の条文に基づいて厳密に単一性を審査する」という審査官が現れて拒絶査定をしても、法律違反とはならないことになります。一般的には査定不服審判で救済されるでしょうが、審判官まで厳しい見解を持っていたら救済されません。この場合、知財高裁はどのように判断するのでしょうか。
あり得ないこととは思いますが、ちょっと気になりました。