特許庁から、平成１８年度法改正説明会テキストが発表になりました。
法律の名称は「意匠法等の一部を改正する法律」ですが、特許出願を主な業務とするわれわれに関係するのは特許法の改正部分です。
以前にも１回、特許法の改正内容を紹介しました。
今回のテキストに沿って見ると、実務に特に影響するのは次の３点です。
(1) 分割出願可能時期が増える（特許法４４条）
(2) 分割出願での補正可能範囲が狭まる（特許法５０条の２、１７条の２第５項）
(3) シフト補正が禁止される（特許法１７条の２第４項）
以下、順番に見ていきます。
(1) 分割出願可能時期が増える（特許法４４条）
特許査定・拒絶査定から３０日以内についても、分割出願が可能となります。
従来、拒絶査定を受けた後、拒絶査定不服審判を請求して併せて補正を行おうとしても、限定的減縮範囲でしか補正ができませんでした。分割出願するだけのために審判請求することもありました。
これからは、審判請求せずに分割出願のみを行うことが可能となります。
やはり以前触れたのですが（こことここ）、審判請求時の補正が限定的減縮要件を満たしていないと審判の中で認定されたとき、審判請求が棄却され、この場合は改正法でも分割出願のチャンスも与えられません。
拒絶査定不服審判は、審判請求時の補正可能範囲が狭いし、補正要件違反をすると取り返しがつかないということです。それであれば、新法のもとでは、拒絶査定を受けたら審判請求するよりも分割出願した方が賢いかもしれません。要検討です。
今回、新法の適用時期が明らかになったのですが、査定後の分割出願が認められるのは、新法施行後の出願からなのですね。これは意外でした。新法施行前の出願について適用を認めても不都合はないように思うのですが。
(2) 分割出願での補正可能範囲が狭まる（特許法５０条の２、１７条の２第５項）
「この審査官は厳しすぎるから、拒絶を受けているクレームについて分割出願で最初から審査し直そう」と考えて分割出願することがあります。これからはこのような場合、分割出願での審査でいきなり「最後の拒絶理由通知」相当がされてしまうことになります。
(3) シフト補正が禁止される（特許法１７条の２第４項）
これがなかなか厳しいです。
［類型１］
（特許請求の範囲）請求項１：発明Ａ
（明細書）発明Ａと発明Ｂ（ＡとＢは「単一性要件」に違反）
発明Ａについて拒絶理由通知を受けた場合、Ａを削除して明細書中からＢを持ってきてクレームアップすることができません。
［類型２］
（特許請求の範囲）請求項１：発明Ａ
請求項２：発明Ｂ
（明細書）発明Ａと発明Ｂ（ＡとＢは「単一性要件」に違反）
拒絶理由通知で、「発明Ａは進歩性なし、発明ＡとＢは単一性要件を満たさないので、Ｂについては審査していない」との通知を受けた場合、Ａを削除してＢのみを残す補正が許されなくなります。
ここで「単一性要件違反」とは、「発明Ａと発明Ｂは違いすぎるので、ひとつの出願の中で特許を与えることができない」とされるような場合です。
今回の法改正の趣旨はわかるのですが、それであれば、米国のように「選択指令」を出して欲しかったです。
類型２の場合、「発明ＡとＢの両方を１出願に入れることができない」と判断されるのであれば、発明Ａの特許化はあきらめ、発明Ｂのみを特許にしたかった、という場合は十分にあり得ます。
ところが、新法では、発明Ａを削除して発明Ｂで特許を取ろうと思ったら、補正では対処できず、新たに発明Ｂについての分割出願をしなければならないのです。
これが米国であれば、審査の最初に発明ＡとＢが単一要件を満たすかどうかの審査がなされ、満たさないと審査官が判断すると、「ＡとＢのいずれかを選択しなさい」という指令が出されます。ここで出願人がＢを選択すると、Ｂについて特許性の審査をしてくれるのです。
米国の方がずっとユーザーフレンドリーですね。
法律の名称は「意匠法等の一部を改正する法律」ですが、特許出願を主な業務とするわれわれに関係するのは特許法の改正部分です。
以前にも１回、特許法の改正内容を紹介しました。
今回のテキストに沿って見ると、実務に特に影響するのは次の３点です。
(1) 分割出願可能時期が増える（特許法４４条）
(2) 分割出願での補正可能範囲が狭まる（特許法５０条の２、１７条の２第５項）
(3) シフト補正が禁止される（特許法１７条の２第４項）
以下、順番に見ていきます。
(1) 分割出願可能時期が増える（特許法４４条）
特許査定・拒絶査定から３０日以内についても、分割出願が可能となります。
従来、拒絶査定を受けた後、拒絶査定不服審判を請求して併せて補正を行おうとしても、限定的減縮範囲でしか補正ができませんでした。分割出願するだけのために審判請求することもありました。
これからは、審判請求せずに分割出願のみを行うことが可能となります。
やはり以前触れたのですが（こことここ）、審判請求時の補正が限定的減縮要件を満たしていないと審判の中で認定されたとき、審判請求が棄却され、この場合は改正法でも分割出願のチャンスも与えられません。
拒絶査定不服審判は、審判請求時の補正可能範囲が狭いし、補正要件違反をすると取り返しがつかないということです。それであれば、新法のもとでは、拒絶査定を受けたら審判請求するよりも分割出願した方が賢いかもしれません。要検討です。
今回、新法の適用時期が明らかになったのですが、査定後の分割出願が認められるのは、新法施行後の出願からなのですね。これは意外でした。新法施行前の出願について適用を認めても不都合はないように思うのですが。
(2) 分割出願での補正可能範囲が狭まる（特許法５０条の２、１７条の２第５項）
「この審査官は厳しすぎるから、拒絶を受けているクレームについて分割出願で最初から審査し直そう」と考えて分割出願することがあります。これからはこのような場合、分割出願での審査でいきなり「最後の拒絶理由通知」相当がされてしまうことになります。
(3) シフト補正が禁止される（特許法１７条の２第４項）
これがなかなか厳しいです。
［類型１］
（特許請求の範囲）請求項１：発明Ａ
（明細書）発明Ａと発明Ｂ（ＡとＢは「単一性要件」に違反）
発明Ａについて拒絶理由通知を受けた場合、Ａを削除して明細書中からＢを持ってきてクレームアップすることができません。
［類型２］
（特許請求の範囲）請求項１：発明Ａ
請求項２：発明Ｂ
（明細書）発明Ａと発明Ｂ（ＡとＢは「単一性要件」に違反）
拒絶理由通知で、「発明Ａは進歩性なし、発明ＡとＢは単一性要件を満たさないので、Ｂについては審査していない」との通知を受けた場合、Ａを削除してＢのみを残す補正が許されなくなります。
ここで「単一性要件違反」とは、「発明Ａと発明Ｂは違いすぎるので、ひとつの出願の中で特許を与えることができない」とされるような場合です。
今回の法改正の趣旨はわかるのですが、それであれば、米国のように「選択指令」を出して欲しかったです。
類型２の場合、「発明ＡとＢの両方を１出願に入れることができない」と判断されるのであれば、発明Ａの特許化はあきらめ、発明Ｂのみを特許にしたかった、という場合は十分にあり得ます。
ところが、新法では、発明Ａを削除して発明Ｂで特許を取ろうと思ったら、補正では対処できず、新たに発明Ｂについての分割出願をしなければならないのです。
これが米国であれば、審査の最初に発明ＡとＢが単一要件を満たすかどうかの審査がなされ、満たさないと審査官が判断すると、「ＡとＢのいずれかを選択しなさい」という指令が出されます。ここで出願人がＢを選択すると、Ｂについて特許性の審査をしてくれるのです。
米国の方がずっとユーザーフレンドリーですね。
