５月３０日、知財高裁大合議判決が久しぶりに出されました。
平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件
無効審判の審決（特許有効）取消を請求する裁判です。
原告 タムラ化研株式会社
被告 太陽インキ製造株式会社
発明の名称 感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法
判決文は、知財高裁ホームページ（ｐｄｆ）で入手できます。裁判所ホームページ（ｐｄｆ）も同じものと思います。
新聞報道などでは、「（無効審判での）訂正（請求）において、先願と重複する部分を除く訂正を認める判断をした」旨の説明をしています。いわゆる「除くクレーム」が裁判所に認められた、かのような書きぶりです。
特許出願の審査段階における補正であっても、あるいは特許付与後の訂正であっても、「新規事項を追加する補正（訂正）」は認められません。現行特許法でいえば１７条の２第３項「補正をするときは、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない」、１２６条第３項の規定によります。
例えば、請求項が「成分Ａが５～１０％・・・である組成物。」①とします。それに対し、成分Ａが９％である同じ組成物について記載した先願が見つかったとしましょう。
本願明細書中に、「成分Ａは８％以下であると好ましい」と記載されていれば、請求項を「成分Ａが５～８％・・・である組成物。」②と補正できます。また、実施例中に成分Ａが８．５％である具体例が記載されていれば、この記載を根拠として、請求項を「成分Ａが５～８．５％・・・である組成物。」③と補正できます。
このような補正の根拠となる適切な記載や実施例が存在しない場合にはどうでしょうか。
現在の審査実務では、数値範囲の上限値を補正で②や③のように変更する場合、たとえ数値範囲の減縮であっても、上限値について明細書中に何らかの具体的数値が記載されていない限り、補正すると「新規事項である」といって拒絶されます。
しかし、特許性を否定する相手が先願である場合、このようなことで補正を一切認めず、拒絶されるのでは出願人に酷です。そこで審査実務では「除くクレーム」を認めているのです。
上の例でいえば、「成分Ａが５～１０％（ただし９％を除く。）・・・である組成物。④」というように記載します。「成分Ａが５～１０％（ただし８～１０％を除く。）・・・である組成物。」⑤でもいいはずです。
明細書中に具体的な根拠記載がない場合、②は許されないが⑤は許される、というところが不思議でしょうが、今まではそのような審査実務だったのです。「『除くクレーム』は、新規事項追加不可要件の例外」というふうに審査基準でも説明されています。
今回の事件、無効審判で無効審決がなされ、特許権者が審決取消訴訟を提起し、訂正審判で「除くクレーム」に訂正し、訴訟で審決取消決定がなされ、２度目の無効審判で「訂正を認める。審判請求不成立」との審決がなされ、今度は審判請求人が審決取消訴訟を提起し、大合議に回され、今回の判決に至ったという経緯です。
請求項、訂正後の請求項ともに複雑なのですべては挙げません。一部のみ引っ張り出すと、「・・・、（Ｂ）光重合開始剤、・・及び・・を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。ただし、・・・（Ｂ）光重合開始剤に対応する「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と・・を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」といったようなクレームです。
本件発明のる感光性熱硬化性樹脂組成物は、（Ｂ）光重合開始剤を含むが、光重合開始剤のうち「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」を使ったものは除きます、といった意味です。
ざっと判決を眺めたのですが、本件特許明細書中には、「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」は記載されていないようです。特許法２９条の２の先願となった明細書中に、これらが具体的に記載されています。
特許権者は、２９条の２違反で無効とならないように、訂正で「除くクレーム」にしました。
これに対して審判請求人は、「そもそも『除くクレーム』は新規事項を追加する訂正であり、特許法違反だから認められない」と主張します。
これに対する判決ですが、「除くクレームは従来通り例外的に認められる」などという生やさしい判決ではありません。
私が理解するところ、「明細書中に具体的に根拠記載がなくても、除くクレームにしようがしまいが、新規事項追加には当たらない」と判示しているのです。これからは、明細書中に具体的な根拠がなくても、上記⑤（除くクレーム）とする必要はなく、②③補正が許される、と判示しているとしか解釈のしようがありません。
今回の判決は、「光重合開始剤、ただし○○と△△を除く」というタイプですが、数値限定の数値範囲を減縮する場合にも該当すると思っています。
それでは、判決文を見ていきましょう。
(1) 補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。（４１ページ５行）
(2) 付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。（４１ページ１５行）
(3) 明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。（４３ページ８行）
(4) 引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。（４８ページ７行）
(5) 補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。（５２ページ１８行）
(6) 「除くクレーム」とする補正についても，・・・明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はない（５２ページ２０行）
まず(1) で、「新規事項追加不可」補正要件の原則を述べています。(2) は、従来の実務で採用されている考え方です。そして(3) で、たとえ明細書中に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする場合でも、新規事項追加に該当しない場合があるとするのです。(5) も同様です。
(4) では、訂正前発明から特定の組み合わせを除外する補正は、上記規範に照らして新規事項追加ではない、とします。
ですから、「本当は新規事項追加なのだが、『除くクレーム』形式で表現した場合に限り、例外的に補正を認めてあげる」というのではなく、どんな形式だろうと、訂正（補正）によって新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，原則としてその訂正（補正）は認められます。
つまり、最初に示して事例で、明細書中に具体的な数値が記載されていなくても、②③のような補正が許される、ということになるはずです。
知財高裁は、今回の訴訟を大合議に上げることで、「新規事項追加不可」補正要件を実質的に修正（緩和）したということになる、と結論づけられました。えっ、本当か？？
平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件
無効審判の審決（特許有効）取消を請求する裁判です。
原告 タムラ化研株式会社
被告 太陽インキ製造株式会社
発明の名称 感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法
判決文は、知財高裁ホームページ（ｐｄｆ）で入手できます。裁判所ホームページ（ｐｄｆ）も同じものと思います。
新聞報道などでは、「（無効審判での）訂正（請求）において、先願と重複する部分を除く訂正を認める判断をした」旨の説明をしています。いわゆる「除くクレーム」が裁判所に認められた、かのような書きぶりです。
特許出願の審査段階における補正であっても、あるいは特許付与後の訂正であっても、「新規事項を追加する補正（訂正）」は認められません。現行特許法でいえば１７条の２第３項「補正をするときは、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない」、１２６条第３項の規定によります。
例えば、請求項が「成分Ａが５～１０％・・・である組成物。」①とします。それに対し、成分Ａが９％である同じ組成物について記載した先願が見つかったとしましょう。
本願明細書中に、「成分Ａは８％以下であると好ましい」と記載されていれば、請求項を「成分Ａが５～８％・・・である組成物。」②と補正できます。また、実施例中に成分Ａが８．５％である具体例が記載されていれば、この記載を根拠として、請求項を「成分Ａが５～８．５％・・・である組成物。」③と補正できます。
このような補正の根拠となる適切な記載や実施例が存在しない場合にはどうでしょうか。
現在の審査実務では、数値範囲の上限値を補正で②や③のように変更する場合、たとえ数値範囲の減縮であっても、上限値について明細書中に何らかの具体的数値が記載されていない限り、補正すると「新規事項である」といって拒絶されます。
しかし、特許性を否定する相手が先願である場合、このようなことで補正を一切認めず、拒絶されるのでは出願人に酷です。そこで審査実務では「除くクレーム」を認めているのです。
上の例でいえば、「成分Ａが５～１０％（ただし９％を除く。）・・・である組成物。④」というように記載します。「成分Ａが５～１０％（ただし８～１０％を除く。）・・・である組成物。」⑤でもいいはずです。
明細書中に具体的な根拠記載がない場合、②は許されないが⑤は許される、というところが不思議でしょうが、今まではそのような審査実務だったのです。「『除くクレーム』は、新規事項追加不可要件の例外」というふうに審査基準でも説明されています。
今回の事件、無効審判で無効審決がなされ、特許権者が審決取消訴訟を提起し、訂正審判で「除くクレーム」に訂正し、訴訟で審決取消決定がなされ、２度目の無効審判で「訂正を認める。審判請求不成立」との審決がなされ、今度は審判請求人が審決取消訴訟を提起し、大合議に回され、今回の判決に至ったという経緯です。
請求項、訂正後の請求項ともに複雑なのですべては挙げません。一部のみ引っ張り出すと、「・・・、（Ｂ）光重合開始剤、・・及び・・を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。ただし、・・・（Ｂ）光重合開始剤に対応する「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と・・を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」といったようなクレームです。
本件発明のる感光性熱硬化性樹脂組成物は、（Ｂ）光重合開始剤を含むが、光重合開始剤のうち「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」を使ったものは除きます、といった意味です。
ざっと判決を眺めたのですが、本件特許明細書中には、「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」は記載されていないようです。特許法２９条の２の先願となった明細書中に、これらが具体的に記載されています。
特許権者は、２９条の２違反で無効とならないように、訂正で「除くクレーム」にしました。
これに対して審判請求人は、「そもそも『除くクレーム』は新規事項を追加する訂正であり、特許法違反だから認められない」と主張します。
これに対する判決ですが、「除くクレームは従来通り例外的に認められる」などという生やさしい判決ではありません。
私が理解するところ、「明細書中に具体的に根拠記載がなくても、除くクレームにしようがしまいが、新規事項追加には当たらない」と判示しているのです。これからは、明細書中に具体的な根拠がなくても、上記⑤（除くクレーム）とする必要はなく、②③補正が許される、と判示しているとしか解釈のしようがありません。
今回の判決は、「光重合開始剤、ただし○○と△△を除く」というタイプですが、数値限定の数値範囲を減縮する場合にも該当すると思っています。
それでは、判決文を見ていきましょう。
(1) 補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。（４１ページ５行）
(2) 付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。（４１ページ１５行）
(3) 明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。（４３ページ８行）
(4) 引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。（４８ページ７行）
(5) 補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。（５２ページ１８行）
(6) 「除くクレーム」とする補正についても，・・・明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はない（５２ページ２０行）
まず(1) で、「新規事項追加不可」補正要件の原則を述べています。(2) は、従来の実務で採用されている考え方です。そして(3) で、たとえ明細書中に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする場合でも、新規事項追加に該当しない場合があるとするのです。(5) も同様です。
(4) では、訂正前発明から特定の組み合わせを除外する補正は、上記規範に照らして新規事項追加ではない、とします。
ですから、「本当は新規事項追加なのだが、『除くクレーム』形式で表現した場合に限り、例外的に補正を認めてあげる」というのではなく、どんな形式だろうと、訂正（補正）によって新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，原則としてその訂正（補正）は認められます。
つまり、最初に示して事例で、明細書中に具体的な数値が記載されていなくても、②③のような補正が許される、ということになるはずです。
知財高裁は、今回の訴訟を大合議に上げることで、「新規事項追加不可」補正要件を実質的に修正（緩和）したということになる、と結論づけられました。えっ、本当か？？
