７月２９日（土）開催の改正法講座のお知らせ （１８．７．２６）

　７月２９日（土）開催の改正法講座のお知らせ

　代々木塾では、７月２９日（土）の午後２時から平成１８年改正法を説明する講座を開講します。
　特許庁の説明会とは異なり、改正条文の解説をメインとします。
　特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法の順番に説明します。
　特許法では、補正の制限、分割の時期的要件の緩和等、来年の試験に大きく影響する改正があります。
　改正法の内容はできるだけ早めに理解しておくことをお勧めします。

　参加申込は、代々木塾ＨＰからできます。
　　

方式審査便覧２１．５０（補正－５） （１８．７．２５）

方式審査便覧２１．５０（補正－５）

※コメント
　願書の発明者の欄に誤記等があった場合には、発明者の欄について補正をすることができる場合があります。

発明者等の補正について（特・実・意）

　特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に記載された発明者、考案者又は意匠の創作をした者の補正は、出願が特許庁に係属している間は認める。
　ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る。

１．発明者等を変更（追加、削除）する場合
　イ．発明者相互の宣誓書（変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓）
　ロ．変更（追加、削除）の理由を記載した書面

２．発明者等の表示の誤記を訂正する場合
　誤記の理由を記載した書面
　なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合（例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等）には宣誓書の提出を求める。

３．発明者等の記載順序を変更する場合
　発明者の順序の変更（発明者の記載内容に変更なし）である旨を記載した書面

平成１８年改正法講座の案内 （１８．７．２３）

　平成１８年改正法講座の案内

　代々木塾では、弁理士試験という観点から平成１８年改正法について解説する講座を下記の要領で開催します。
　参加希望の方は、代々木塾ＨＰの申込欄をクリックしてください。
　必要事項を正確に入力したうえ、送信してください。
　これで申込手続が完了します。

★日時　７月２９日（土）　１４：００～１６：３０
★会場　飯田橋レインボービル７階（飯田橋駅から約５分）
★内容　配付資料に沿って、平成１８年改正法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の条文の内容を弁理士試験という観点から解説します。
★講師　塾長　弁理士　堤　卓
★定員　通学　２００名　　通信　２００名
　定員を超えた場合は参加できません。ご了承ください。
★受講料　通学　５，０００円　　通信　６，０００円

選択科目の試験を受ける方へ （１８．７．２２）

　選択科目の試験を受ける方へ

　明日（７／２３）は、いよいよ論文試験の合否を決める選択科目の試験日です。
　

　６０点を超えることができれば、選択科目が原因で不合格となることはありません。

　５０点を切らなければ、必須と選択の合計で６割を超えていれば、選択科目が原因で不合格となることはありません。

　必須科目の合計で、２５０点を超えていれば、選択科目が５０点でも合格の可能性があります。

　選択科目で不合格にならないように、諦めないことです。
　書けない場合でも、何か書くことが大事です。

　本日は、睡眠を十分にとって、明日の試験に備えることをお勧めします。

　明日は、がんばりましょう。応援します。

　
　

平成１８年改正法講座の案内 （１８．７．２１）

　平成１８年改正法講座の案内

　本日、７月２１日（金）の午後から発明協会主催の平成１８年改正法説明会が東京で開催されました。
　私も参加しました。交通が不便で行き帰りは疲れました。
　講師は特許庁の職員の方でした。
　意匠法の担当者、特許法の担当者、商標法の担当者、４法共通事項（侵害）の担当者の４人の方が、それぞれ順番に説明されました。
　テキストに沿って説明されましたが、改正条文自体の説明は不十分であったと思います。

　代々木塾では、７月２９日（土）のゼミの入会試験の終了後に同じ会場で、平成１８年改正法の説明をする講座を開催します。
　２時間３０分（途中１０分の休憩）で改正条文の説明をする予定です。
　弁理士試験という観点からは、改正条文を抜きにしては説明ができませんので、改正条文の解釈を中心に説明する予定です。
　申込は、代々木塾ＨＰからできます。
　奮ってご参加ください。
　

方式審査便覧１５．２０（却下－１） その４ （１８．７．２１）

　方式審査便覧１５．２０（却下－１）　その４

　不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

２．願書以外の出願書類の却下

　願書以外の出願書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法１８条の２第１項の規定により却下するものとする。

（１）提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。

（２）手続をする者の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない書面（刊行物等提出書を除く。）をもって手続をしたとき（添付された書面全体から特定できるときを除く。）。

（３）代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき（手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。）。
※コメント
　甲と乙とが共同で特許出願をし、甲を代表者と定める届出をした場合には、代表者でない乙は、手続補正書を提出することも、出願審査請求書を提出することも、意見書を提出することも、できないことを意味します。

（４）出願人以外の者が手続をしたとき（代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合又は他人による出願審査請求等を除く。）。

（５）査定謄本の送達後又は出願却下処分謄本の送達後に、意見書、物件提出書、又は特徴記載書を提出したとき。

（６）不適法な手続として却下された出願について手続をしたとき、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された後に手続をしたとき、又は出願について拒絶査定が確定（審決により確定した場合を含む）し、若しくは設定の登録がされた後に手続をしたとき（設定の登録後にした代理人選任等の届出、実用新案技術評価請求、受託番号変更の届出又は秘密意匠期間変更請求書を除く。）。

（７）特許法１８条に基づく手続却下及び出願却下の謄本の送達後（同日含む）に手続補正書等を提出したとき（弁明等により手続却下の謄本の送達前の提出であることを証明した場合を除く。）。
※コメント
　却下の謄本が送達された後は、行政不服審査法に基づく異議申立をしたとしても、却下処分が取り消されるまでは、手続補正書を提出することはできません。

（８）法定若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請求したとき。〔特４条、５条（実２条の５第１項、意６８条１項及び商７７条１項により準用）、意１７条の４（商１７条の２第２項により準用）〕

（９）特許法１８４条の４（実用新案法４８条の４）に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間（国内書面提出期間満了２月前から満了日までに国内書面の提出があった場合は、翻訳文提出特例期間）経過後に提出したとき。

（１０）実用新案法６条の２の規定による補正を命じた場合において、その指定した期間の経過後に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をしたとき。
※コメント
　実６条の２の基礎的要件違反であるとして補正命令を受けたときは、明細書等について補正をすることができます。しかし、指定期間を経過した後は、補正をすることができません。
　特許法でも、手続補正書の提出が時期的違反の場合には、手続補正書が特１８条の２によって却下されることになります。
　ただし、特許法では、意見書を指定期間経過後に提出したとしても意見書が却下されることはありません。第三者に不利益を与えることはないからです。

（１１）実用新案登録に基づく特許出願がされた後に、その基礎とされた実用新案登録に実用新案技術評価の請求がなされたとき。〔実１４条３項〕

（１２）意匠法６条２項の規定によるひな形又は見本を提出した日が、意匠登録出願を電子情報処理組織を使用して提出した日と同日でないとき。〔特例施規１９条、２０条〕

方式審査便覧１５．２０（却下－１） その３ （１８．７．２０）

　方式審査便覧１５．２０（却下－１）　その３

　不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

（特許出願）

（８）明細書及び特許請求の範囲を添付しないで特許出願をしたとき。
〔特３６条２項、３６条の２第１項〕
※コメント
　明細書のみを添付しなかった場合や、特許請求の範囲のみを添付しなかった場合は、方式補正命令の対象になるものと考えられます。
　特許請求の範囲は添付したけれども明細書を添付しなかった場合には、補正命令を受けても、補正によって明細書を追加すると、新規事項の追加に該当することは明らかです。したがって、特許権の取得はできないといえます。
　一方、明細書は添付したけれども、特許請求の範囲は添付しなかったという場合は、補正命令を受けたときは、明細書に記載された事項に基づいて特許請求の範囲を作成することは可能ですので、新規事項の追加にならない特許請求の範囲を補正によって提出することができます。

（９）英語以外の外国語で記載された外国語書面を添付して外国語書面出願をしたとき。〔特３６条の２第１項、特施規２５条の４〕
※コメント
　外国語書面は、経済産業省令によって英語で作成することになっています。
　したがって、英語以外で作成された外国語書面を添付して外国語書面出願をしたときは、外国語書面出願を却下することとしています。

（実用新案登録に基づく特許出願）

（１０）実用新案権の設定の登録がなされていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。
〔特４６条の２第１項〕
※コメント
　実用新案登録出願が特許庁に係属しているときは、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできませんが、かりに実用新案登録に基づく特許出願をしたときは、特許出願を却下することになります。
　実用新案権が消滅した後に、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできませんが、かりに実用新案登録に基づく特許出願をした場合には、特許出願を却下することとしています。

（１１）実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案権に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされていないとき又は却下になったとき。
　ただし、この場合において、却下の処分を行おうとする際に、特許法４６条の２第１項各号に規定する期間内に実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされているときは、却下の処分は行わない。
〔特４６条の２第１項〕
※コメント
　実用新案登録に基づく特許出願をする際に、実用新案権を放棄することが必要とされますが、実用新案権の抹消登録の申請をしていない場合には、特許出願を却下することとしています。
　実用新案権の抹消登録の申請が却下された場合も、特許出願を却下することとしています。

（１２）特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第７９号）附則第１条の規定による施行日以前の実用新案登録出願に係る実用新案登録に基づいて実用新案登録に基づく特許出願をしたとき〔特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律附則２条２項〕
※コメント
　経過措置は実務では重要ですが、弁理士試験では出題されません。

（特許権の存続期間の延長登録出願）

（１３）特許番号が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき（願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。）。
〔特６７条の２第１項２号〕
※コメント
　特許番号の不記載は、延長登録出願の却下の理由となります。

（１４）特許法６７条２項の政令で定める処分の内容が記載されていない書面（延長の理由を記載した資料が添付されているときを除く。）をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき。
〔特６７条の２第１項４号〕
※コメント
　政令で定める処分の内容が記載されていない場合は、延長登録出願の却下の理由となります。

（実用新案登録出願）
（１５）明細書及び実用新案登録請求の範囲を添付しないで実用新案登録出願をしたとき。〔実５条２項〕
※コメント
　特許出願の場合と同様に、明細書のみ添付した場合や、実用新案登録請求の範囲のみを添付した場合には、補正命令の対象になるものと解されます。この場合の補正命令の条文としては、実６条の２第４号を適用するようです。

（意匠登録出願）

（１６）図面を添付しないで意匠登録出願をしたとき。（意匠法第６条第２項により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出するときを除く。）
〔意６条１項、２項〕
※コメント
　図面を添付しないことは、特許出願でいえば、明細書及び特許請求の範囲を添付しないことに相当します。

（１７）意匠に係る物品を記載しない書面をもって意匠登録出願をしたとき（願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。）。
〔意６条１項３号〕
※コメント
　意匠に係る物品の欄の記載は、審査対象及び権利対象を特定するために必要な事項です。これが記載されていなければ審査対象を特定することができません。したがって、意匠登録出願を却下することとなります。

（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願）
（１８）防護標章登録の登録番号を記載しないで防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をしたとき（願書に添付された書面全体から当該登録番号が特定できるときを除く。）。
〔商６５条の３第１項２号〕
※コメント
　防護標章登録の登録番号も、延長登録出願の登録番号と同様の取扱いとなります。

（重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願）
（１９）商標登録番号を記載しないで重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願をしたとき（願書に添付された書面全体から当該登録番号が特定できるときを除く。）。〔商標法等の一部を改正する法律（平成８年法律第６８号）附則第１１条、商標法施行規則等の一部を改正する省令（平成８年通商産業省令第７９号）第４条〕
※コメント
　経過措置ですので無視してよいと思います。

方式審査便覧１５．２０（却下－１） その２ （１８．７．１９）

　方式審査便覧１５．２０（却下－１）　その２

　不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

（５）原出願の出願人以外の者が、分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願をしたとき（代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。）。
〔特４４条１項（実１１条１項により準用）、４６条１項、２項、実１０条１項、２項、意１０条の２第１項、１３条１項、２項、１７条の３第１項（商１７条の２第１項（商６８条２項で準用）により準用）、商１０条１項、１１条１項、２項、３項、１２条１項、６５条１項、６８条１項、昭和６０年改正前特４５条１項、同５３条４項（昭和６０年改正前実１３条により準用）、平成１０年改正前意１０条の２第１項、１１条１項、１２条１項、２項、１３条１項、２項、１７条の３第１項〕

※コメント
　他人名義の出願を分割することなど通常は考えられませんが、出願公開がされた特許出願をみて、第三者が勝手に分割出願をすることはあり得るということです。
　この場合は、特４４条１項違反として、特１８条の２第１項により分割出願を却下することになります。

（６）分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとき（代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明かな場合を除く。）。

※コメント
　もとの出願が甲と乙の共同出願である場合において、甲が単独で分割出願をした場合には、特４４条１項柱書の要件を満たさず、特１８条の２第１項の規定により分割出願が却下されることになります。
　特１４条には、特許出願の分割は明記されていませんが、特１４条とは直接の関係はありません。
　甲が単独で分割出願をした場合、分割出願の願書の出願人の欄を甲単独の名義から甲と乙の共同名義に補正することは、要旨の変更となります。
　また、分割出願について出願人名義変更届を提出して出願人が甲と乙の共同名義になったとしても、出願人名義変更届の効果は将来効ですので、分割出願時において甲と乙が共同出願人となるわけではありません。

（７）出願をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その期間外に出願をしたとき。
　なお、商標法２０条２項又は３項に規定する期間外に商標権の更新登録の申請をしたときも同様とする。
〔特４４条１項（実１１条１項により準用）、４６条１項から４項まで、４６条の２第１項、６７条の２第３項、６７条の２の２第２項、実１０条１項、２項、５項、６項、意１０条の２第１項、１３条１項、２項、１７条の３第１項（商１７条の２第１項（同６８条２項において準用する場合も含む。）により準用）、商１０条１項、１１条４項、１２条２項、２０条２項（平成８年改正法附則１４条において準用する場合を含む。）、３項（平成８年改正法附則１４条において準用する場合を含む。）、２１条１項（平成８年改正法附則１４条において準用する場合を含む。）、６５条２項、６５条の３第２項、３項、６８条３項、昭和６０年改正前特４５条２項、４項、５３条４項（昭和６０年改正前実１３条により準用）、平成１０年改正前意１０条の２第１項、１１条１項、１２条３項、１３条１項、２項、１７条の３第１項〕

※コメント
　特許出願の分割をすることができる時期ではない時期に特許出願の分割をした場合には、特４４条１項各号違反であるとして、特１８条の２により分割出願が却下されることになります。
　時期的違反も、分割の日にされた出願として扱われることはないということです。

方式審査便覧１５．２０（却下－１） その１ （１８．７．１９）

　方式審査便覧１５．２０（却下－１）　その１

　不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

　不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする（特１８条の２第１項）。
　また、却下しようとするときは、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない（特１８条の２第２項）。

　不適法な出願書類等に係る手続の却下については、次のとおり取り扱う。

１．出願手続の却下
　願書及びその添付書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法１８条の２第１項の規定により却下するものとする（商標法５条の２第１項の規定に該当するときは、同条２項の規定により補完をすべきことを命じ、指定された期間内にその補完をしないときは、同条第５項の規定により却下するものとする。）。

（共通事項）

（１）いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
※コメント
　例えば、特許出願をするときに、【書類名】に「特許願」と記載しなかった場合がこれに該当します。しかし、電子出願ではあり得ないと思います。

（２）出願人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない書面をもって出願をしたとき（願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。）。〔特３６条１項１号、実５条１項１号、意６条１項１号、特例施規２条〕
※コメント
　出願人は、最終的には特許権者となる者ですので、氏名が記載されていないときは、却下されることになります。

（３）日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき（特許法３６条の２第１項で規定するものを除く。）。〔特施規２条１項（実施規２３条１項、意施規１９条１項及び商施規２２条１項により準用）〕
※コメント
　外国語書面出願をするときに、願書を英語で作成した場合には、外国語書面出願が却下されることになります。

（４）在外者（在外者と日本国内に住所（居所）を有する者が共同して出願をしたときを含む。）が日本国内に住所（居所）を有する代理人によらないで出願をしたとき。〔特８条１項（実２条の５第２項、意６８条２項及び商７７条２項において準用）〕
※コメント
　在外者が単独で特許出願した場合のみならず、共同出願人のうち１人でも在外者がいる場合に特許管理人によらないで特許出願をしたときも、却下されることになります。
　特８条違反は、特１７条３項１号の適用から除外されていますので、特１８条の２第１項の却下の対象となります。

方式審査便覧０６．１０（中間手続－３） （１８．７．１９）

　方式審査便覧０６．１０（中間手続－３）

※コメント
　出願人名義変更届を提出したことにより、出願人が甲から乙に変更された場合であっても、拒絶理由の通知が甲にされることがあります。この場合は、文理上は、特許法２０条により、当該拒絶理由の通知は承継人乙にも及ぶこととされています。しかし、甲が拒絶理由の通知を放置した場合には、乙の知らない間に拒絶査定がされてしまうことになります。これでは乙に酷となります。そこで、運用では、あらためて乙に対して拒絶理由の通知をすることとしています。きわめて妥当な取扱いだと思います。

★出願人名義変更の届出後に、拒絶理由通知又は査定の謄本が旧名義人あてに発送された場合の取扱い

　出願人名義変更の届出後に、拒絶理由通知又は査定の謄本が旧名義人あてに発送された場合は、無効通知の手続を行った後、承継人に対して再送する。
　ただし、承継人が旧名義人あてに行われた通知又は送達に対応する手続（拒絶理由通知に応答する意見書又は手続補正書の提出、拒絶査定不服審判の請求又は特許（登録）査定に対する特許（登録）料の納付）を行った場合は、上記に関わらず承継人に対して手続を続行する。

（説明）
　特許法２１条には、「特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。」と規定し、出願人名義変更の届出の後における手続の追行について、旧名義人に行わせるかあるいは承継人に行わせるかを特許庁長官又は審判長の裁量権とし、旧名義人あてに行った手続は、それを理由に欠陥のある手続には当たらず、同法２０条において、「特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する承継人にも及ぶものとする。」と規定して、旧名義人あてに行った手続であってもその効力は、承継人にも及ぶこととしている。

　また、出願人名義変更の届出後に旧名義人あてに行った手続効力に関する裁判例においても、「特許出願後、特許を受ける権利の特定承継は、特許庁長官への届出が効力発生要件であるが、出願審査の手続をこの承継人に引き継がせるか否かは立法政策の問題であり（いわゆる当事者恒定主義と訴訟承継主義の採否の如く）、特許法２１条は、基本的に承継主義の立場を採用し、特許庁長官又は審判長は裁量により権利の承継人に手続を引き継がせるか否かを決定し得るものとしているのであるから、長官は権利の承継人に対して手続を続行せず、従前の権利者に対して特許査定を送達しても、この送達には何らの手続上の欠陥はなく、右送達により効力が生じ、その効力は承継人に及ぶことは明らかである。」（昭和６２年５月７日東高民六判・昭和６０年（行ケ）１８６号）のように判示している。

　しかしながら、出願人名義変更の届出後の手続は、その承継人に対して続行させる運用をとっており、手続者においても当然の如くこの運用に対応しているところ、旧名義人あてに行った手続が法的には有効であっても、旧名義人による怠りがあった場合における承継人が受ける不利益を考慮すると、承継人が了知し得ない状況で手続を進行させることは、承継人にとって極めて過酷な事態も想定される。

　したがって、本文のとおり取り扱うこととする。