堤卓の弁理士試験情報

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H23/6/28 最高裁判決平成9年3月11日(小僧寿し事件)

2011-06-28 13:01:47 | Weblog
最高裁判決平成9年3月11日・平成6年(オ)1102(小僧寿し事件)

1 商標法38条3項は、商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。
(★38条3項の条文の内容を明記しています。)

 この規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。
(★損害の発生についての立証責任は商標権者にはないとしています。過去の裁判例と同じ解釈をしています。38条3項の請求をする場合の商標権者の立証事項は、商標権の侵害の事実と、使用料相当額の2点であるとしています。損害の不発生については侵害者の立証責任(抗弁事由)であるとしています。)

 けだし、商標法38条3項は、同条2項とともに、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとすることは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかなく、同条3項の解釈として採り得ないからである。
(★民法709条は、損害が発生したときにその損害を賠償する責任を規定しています。その特則である38条3項についても同様であるとしています。)

 商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。
 したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。
(★38条3項の適用において損害不発生の抗弁が成立する要件として、第1に登録商標に顧客吸引力が全く認められないこと、第2に登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなこと、を明記しています。注意すべきは、第1要件のみでは足りないことです。つまり、登録商標が不使用であって登録商標に顧客吸引力が全く認められないことのみでは、損害不発生の抗弁は成立しないという点です。この点について誤解している方が多いと思います。重要な点は、第2要件です。つまり、登録商標と同一又はに類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなこと、これが損害不発生の抗弁のポイントとなります。登録商標と同一又は類似の商標を使用したとしても商品の売り上げにまったく貢献していないのであれば、当該使用による損害はまったく発生していないといえます。)

2 これを本件についてみると、原審の認定事実によれば、(一)上告人は昭和四九年一一月ころから大阪市を中心とする近畿地区において「おにぎり小僧」の名称で持帰り用のおにぎり、すし等の製造販売を始めたが、被上告人ないしその傘下の加盟店の店舗の所在する四国地域では本件商標を使用しておにぎり、すし等を販売したことがない、(二)遅くとも昭和五三年には、「小僧寿し」の名称は、小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称としてだけでなく、小僧寿しチェーンの製造販売に係る本件商品を示すものとしても著名となっており、被上告人標章三(1)ないし(6)も同様の標章として著名性を獲得し、いずれも業務上の信用及び顧客吸引力を有していた、(三)本件商標は、四国地域において全く使用されていないものであって、一般需要者の間における知名度がなく、業務上の信用が化体されておらず、顧客吸引力が殆どなかった、(四)昭和五五年から同五七年までの間は、被上告人標章二(1)(3)については、被上告人ないしその傘下の加盟店の店舗のうち高知県下の二一店舗の中に、正面出入口横のウィンドウに被上告人標章二(1)を表示したものと、店舗壁面に同二(3)を表示したものが各一店舗ずつ存在しただけであって、被上告人は、主として被上告人標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)を使用し、副次的に同二(1)(3)を使用することがあったにすぎない、というのである。
 そうすると、被上告人の本件商品の売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名性、その宣伝広告や商品の品質、被上告人標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)の顧客吸引力等によってもたらされたものであって、被上告人標章二(1)(3)の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、被上告人の被上告人標章二(1)(3)の使用により、上告人の販売する商品の売上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、上告人には本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。
(★被告は「KOZO」と「KOZOSUSHI」を使用していたところ、商品の売り上げに寄与したのは「KOZOSUSHI」であって、「KOZO」は商品の売り上げにまったく寄与していない、と認定をしたうえで、損害不発生の抗弁を肯定しました。)


H23/6/27 特許法の気になるテーマ

2011-06-27 10:47:49 | Weblog
H23/6/27 特許法の気になるテーマ

特許を受ける権利の二重譲渡
冒認出願の取扱い

審決の部分確定
訂正の過分性

延長された特許権の効力が及ぶ範囲

均等

仮専用実施権
仮通常実施権

独占的通常実施権

H23/6/27 論文試験で問われる可能性のある商標法のテーマ

2011-06-27 10:35:30 | Weblog
論文試験で問われる可能性のある商標法のテーマ

立体商標制度
小売等役務
商3条1項柱書
商3条1項3号
商3条2項
商4条1項7号
商4条1項8号
商4条1項10号
商4条1項11号
商4条1項12号
商4条1項15号
商4条1項16号
商4条1項17号
商4条1項18号
商4条1項19号
商4条3項
商5条(商標登録出願)
商5条の2(出願日の認定)
商6条(一商標一出願)
商7条(団体商標)
商7条の2(地域団体商標)
商8条(先願)
商9条の2(パリ条約の例による優先権主張)
商9条の4(要旨の変更)
商10条(出願の分割)
商11条(出願の変更)
商12条の2(出願公開)
商13条の2(金銭的請求権)
商15条の3(先願未登録商標を引用例とする拒絶理由通知)
商16条の2(補正の却下)
商24条(商標権の分割)
商24条の2~商24条の4(商標権の移転)
商25条(商標権の効力)
商26条(商標権の効力が及ばない範囲)
商30条(専用使用権)
商31条(通常使用権)
商31条の2(団体構成員等の権利)
商32条、商32条の2(先使用権)
商36条(差止請求)
商37条(侵害とみなす行為)
商38条(損害賠償請求)
商43条の2~43条の14(登録異議の申立て)
商44条(拒絶査定不服審判)
商45条(補正却下決定不服審判)
商46条~商47条(商標登録無効審判)
商50条~商54条(商標登録取消審判)
商63条(審決等取消訴訟)
商64条~商68条(防護標章登録に基づく権利)
商68条の2~商68条の39(マドリッド協定の議定書に基づく特例)
商68条の40(補正)


H23/6/26 東京地裁平成14年7月17日判決

2011-06-26 06:34:37 | Weblog
東京地裁平成14年7月17日判決

2 原告は移転登録手続請求権を有するか。
(1)以上のとおりであるから,被告は,いわゆる冒認出願(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者(以下「発明者等」という。)以外の者による出願)により本件特許権の設定登録を受けたことになる。
 そこで,冒認出願に対する発明者等の保護に関する特許法の諸規定及び特許権の設定登録の効果について検討する。
 まず,特許法は,発明者が特許を受ける権利を有するものとし(特許法29条1項柱書き。以下「法」という。),冒認出願に対しては拒絶査定をすべきものとしている(法49条6号)。また,冒認出願は先願とはされず(法29条の2括弧書き,法39条6項),新規性喪失の例外規定(法30条2号)を設けて,冒認出願がされても発明者等が特許出願をして特許権者となり得る余地を残し,発明者等の特許を受ける地位を一定の範囲で保護している。冒認出願者に対して特許権の設定登録がされた場合,その冒認出願は無効とされている(法123条1項6号)が,特許法上,発明者等が冒認者に対して特許権の返還請求権を有する旨の規定は置かれていない。さらに,特許権は,特許出願人(登録後は登録名義人となる。)を権利者として発生するものであり(法66条1項),たとえ,発明者等であったとしても,自己の名義で特許権の設定登録がされなければ,特許権を取得することはない。
 このような特許法の構造に鑑みると,特許法は,冒認出願をして特許権の設定登録を受けた場合に,当然には,発明者等から冒認出願者に対する特許権の移転登録手続を求める権利を認めているわけではないと解するのが相当である。
 そうすると,原告が本件特許発明の真の発明者であり,被告が冒認者であるとしても,そのことから直ちに,原告の被告に対する本件特許権の移転登録手続請求を認めることはできない。
(2)この点について,原告は,本件が平成13年最高裁判決と同様の事案であるから,同判決の法理に基づき原告の請求は認められるべきであると主張する。しかし,本件は,以下のとおり,移転登録請求を認めた平成13年最高裁判決とは事案が異なり,同様に判断することはできない。
 ア 平成13年最高裁判決の事実経緯について
 同判決の事案は,以下のとおりである。すなわち,特許を受ける権利の共有者(真の権利者)である上告人が他の共有者と共同で特許出願をした。ところが,被上告人が,上告人から権利の持分の譲渡を受けた旨の偽造した証書を添付して,出願人を上告人から被上告人に変更する旨の出願人変更届を特許庁長官に提出したため,被上告人及び他の共有者に対して特許権の設定の登録がされたというものである。
 同最高裁判決は,以下のとおり,「本件の事実関係の下においては」,真の権利者は,無権利者に対し,無権利者の特許権の持分について移転登録手続を請求することができる旨判示した。
 すなわち,「上記・・・の事実関係によれば,本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は上告人及び上告補助参加人であり,被上告人は特許を受ける権利を有しない無権利者であって,上告人は,被上告人の行為によって,財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し,被上告人は,法律上の原因なしに,本件特許権の持分を得ているということができる。また,上記・・・の事実関係の下においては,本件特許権は,上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって,上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し,それが変形したものであると評価することができる。
 他方,上告人は,本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの,特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても,本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され,本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって,それが不当であることは明らかである(しかも,本件特許権につき特許無効の審決がされることによって,真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになるとすると,本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは,一層適当でないと考えられる。)。また,上告人は,特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ,これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。その上,上告人は,被上告人に対し本件訴訟を提起して,本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから,この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって,この確認請求を不適法とし,さらに,本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは,上告人の保護に欠けるのみならず,訴訟経済にも反するというべきである。
 これらの不都合を是正するためには,特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく,被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて,上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって,そのための方法としては,被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが,最も簡明かつ直接的であるということができる。
 もっとも,特許法は,特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし,また,特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で,これを特許庁の審査官又は審判官が第1次的に判断するものとしている。しかし,本件においては,本件発明が新規性,進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず,専ら権利の帰属が争点となっているところ,特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であるから,本件のような事案において行政庁の第1次的判断権の尊重を理由に前記と異なる判断をすることは,かえって適当とはいえない。また,本件特許権の成立及び維持に関しては,特許料を負担するなど,被上告人の寄与による部分もあると思われるが,これに関しては上告人が被上告人に対して被上告人のした負担に相当する金銭を償還すべきものとすれば足りるのであって,この点が上告人の被上告人に対する本件請求の妨げになるものではない。
 以上に述べた点を考慮すると,本件の事実関係の下においては,上告人は被上告人に対して本件特許権の被上告人の持分につき移転登録手続を請求することができると解するのが相当である。」と判示した。

H23/6/26 最高裁平成13年6月12日判決

2011-06-26 06:33:12 | Weblog
最高裁平成13年6月12日判決

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
 上記2の事実関係によれば,本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は上告人及び上告補助参加人であり,被上告人は特許を受ける権利を有しない無権利者であって,上告人は,被上告人の行為によって,財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し,被上告人は,法律上の原因なしに,本件特許権の持分を得ているということができる。
 また,上記2の事実関係の下においては,本件特許権は,上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって,上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し,それが変形したものであると評価することができる。
 他方,上告人は,本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの,特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても,本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され,本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって,それが不当であることは明らかである(しかも,本件特許権につき特許無効の審決がされることによって,真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになるとすると,本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは,一層適当でないと考えられる。)。
 また,上告人は,特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ,これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。
 その上,上告人は,被上告人に対し本件訴訟を提起して,本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから,この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって,この確認請求を不適法とし,さらに,本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは,上告人の保護に欠けるのみならず,訴訟経済にも反するというべきである。
 これらの不都合を是正するためには,特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく,被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて,上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって,そのための方法としては,被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが,最も簡明かつ直接的であるということができる。
 もっとも,特許法は,特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし,また,特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で,これを特許庁の審査官又は審判官が第1次的に判断するものとしている。
 しかし,本件においては,本件発明が新規性,進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず,専ら権利の帰属が争点となっているところ,特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であるから,本件のような事案において行政庁の第1次的判断権の尊重を理由に前記と異なる判断をすることは,かえって適当とはいえない。
 また,本件特許権の成立及び維持に関しては,特許料を負担するなど,被上告人の寄与による部分もあると思われるが,これに関しては上告人が被上告人に対して被上告人のした負担に相当する金銭を償還すべきものとすれば足りるのであって,この点が上告人の被上告人に対する本件請求の妨げになるものではない。
 以上に述べた点を考慮すると,本件の事実関係の下においては,上告人は被上告人に対して本件特許権の被上告人の持分につき移転登録手続を請求することができると解するのが相当である。




H23/6/22 商標法の趣旨

2011-06-22 15:58:21 | Weblog
商標法の趣旨

 立体商標制度
 小売等役務
 4条1項17号
 4条1項18号
 標準文字制度
 団体商標制度
 地域団体商標制度
 金銭的請求権
 15条の3
 地域団体商標に係る商標権の移転の制限
 地域団体商標に係る商標権に対する先使用権
 登録異議の申立て
 防護標章制度
 

H23/6/20 チェックしておくべき意匠法のテーマ

2011-06-20 12:28:49 | Weblog
チェックしておくべき意匠法のテーマ

出願手続
 部分意匠
 画像
 関連意匠
 パリ条約の優先権
 新規性の喪失の例外

登録要件
 新規性
 創作非容易性
 3条の2
 5条
 7条
 8条
 9条

中間手続
 意見書
 補正
 分割
 変更
 補正後の新出願
 拒絶査定不服審判
 補正却下決定不服審判

意匠権発生後
 意匠権の侵害(直接侵害、間接侵害)
 利用抵触
 差止請求
 損害賠償請求
 専用実施権
 通常実施権(許諾、法定、裁定)
 意匠登録無効審判

H23/6/15 意匠法の趣旨

2011-06-15 16:01:00 | Weblog
意匠法の趣旨
 部分意匠制度
 画像
 3条2項の改正
 5条3号
 8条の改正
 9条3項
 9条の2
 17条の2
 17条の3
 21条
 22条
 24条2項
 27条1項ただし書
 29条の2
 31条
 38条(特101条2号に対応する規定がない理由)
 47条



H23/6/14 チェックしておくべき特許法のテーマ

2011-06-14 05:46:37 | Weblog
特許法について下記のテーマについてチェックしておきましょう。

特許を受ける権利(33条、34条、34条の2、34条の3、34条の4、34条の5、35条)

発明の新規性の喪失の例外の規定(30条)

パリ条約の優先権(パリ条約4条)

国内優先権(41条、42条、184条の15)

外国語書面出願(36条の2)

国際特許出願(184条の3、184条の4、184条の5)

発明の単一性の要件(37条)

拒絶理由(29条、29条の2、36条、39条)

明細書等の補正(17条の2、53条、184条の12)

分割(44条)

変更(46条)

実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)

補償金請求権(65条)

存続期間の延長(67条、67条の2)

存続期間が延長された特許権の効力(68条の2)

均等論(68条、70条)

利用抵触(72条)

特許権の共有(73条)

専用実施権と通常実施権(77条、78条、99条)

独占的通常実施権

裁定通常実施権(83条、92条、93条)

差止請求(100条)

間接侵害(101条)

損害賠償請求(民法709条、102条)

拒絶査定不服審判(121条)

前置審査(162条、163条、164条)

特許無効審判(123条、125条)

訂正審判(126条、127条、128条)

訂正の請求(134条の2)

職権審理(153条)

審決の効力(167条)

審決取消訴訟(178条、181条)


平成23年改正法との関係では、特に下記の事項についてチェックしておきましょう。

発明の新規性の喪失の例外の規定(30条)

仮通常実施権(34条の3、34条の5)

冒認出願(49条7号、123条1項6号)

通常実施権(99条)

特許権者等の権利行使の制限(104条の3)

訂正審判(126条)

訂正の請求(134条の2、134条の3)

審決の効力(167条)

審決の部分確定(裁判例)


H23/6/3 平成23年改正法 特74条

2011-06-03 19:14:04 | Weblog
平成23年改正法

(特許権の移転の特例)第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。