１９．５．９ 出願の分割

★出願の分割

１．分割の時期的要件
（１）特許法４４条１項１号
　１号は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができる期間内であれば、特許出願を分割することができる旨を規定しています。平成１８年改正前と同様です。
　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができる期間は、次の（）～（）の期間です。
　（）出願から特許査定の謄本送達前（拒絶理由通知を最初に受けた後を除く）（１７条の２第１項本文）
　（）審査官（審判請求後は審判官も含む。）から拒絶理由通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間内（１７条の２第１項１号、３号）
　（）拒絶理由通知を受けた後４８条の７の規定による通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間内（１７条の２第１項２号）
　（）１２１条１項の審判請求の日から３０日以内（１７条の２第１項４号）

（２）特許法４４条１項２号
　２号は、特許をすべき旨の査定（次の（）（）の特許をすべき旨の査定を除く）の謄本の送達があった日から３０日以内であれば、特許出願の分割をすることができる旨を規定しています。平成１８年改正により新設されたものです。
　（）前置審査における特許をすべき旨の査定（１６３条３項において準用する５１条）
　（）審決により、さらに審査に付された場合（１６０条１項）における特許をすべき旨の査定
　ここで、注意しなければならないのは、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であっても、特許料を納付したことにより、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、出願を分割することができない点です。特許出願が特許庁に係属していることが、分割ができる大前提となります。
　なお、分割ができる３０日の期間は、４条又は１０８条３項の規定により１０８条１項に規定する期間が延長されたとき、その延長された期間、延長されたものとみなされます（４４条５項）。

（３）特許法４４条１項３号
　３号は、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば、特許出願の分割をすることができる旨を規定しています。平成１８年改正により新設されたものです。
　なお、分割ができる３０日の期間は、４条の規定により１２１条１項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間、延長されたものとみなされます（４４条６項）。

（４）査定と審決の違い
　拒絶査定不服審判における審決は、特許をすべき旨の査定や拒絶をすべき旨の査定ではありませんので、４４条１項２号及び３号の「３０日」の期間に審決の謄本の送達後の期間は含まれません。
　つまり、査定という場合は、審決は含まないということです。


２．分割の客体的要件
（１）出願の分割が補正をすることができる期間内になされた場合（４４条１項１号）には、次の（）及び（）の要件を満たすことが必要です。
　（）原出願の「分割直前」の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の「全部」を分割出願に係る発明としたものでないこと
　全部でないことの要件は、分割直前の明細書等を基準として判断します。したがって、外国語書面出願の場合は、明細書等が存在することが必要であり、外国語書面の翻訳文を提出する前は、分割はすることができないことになります。
　（）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の「出願当初」の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
　分割出願はもとの出願の時にされたものとみなされることになりますので、原出願の出願当初に記載されていない新規事項を含まないことが必要となります。特許請求の範囲には新規事項を含まない場合でも、明細書に新規事項となる実施例を追加した場合は、その後の補正により当該実施例を削除しない限り、出願時の遡及効が認められないことになります。

（２）出願の分割が、補正をすることができない期間である、特許査定後、又は拒絶査定後であって拒絶査定不服審判請求前になされた場合（４４条１項２号、３号）には、次の（）～（）の要件を満たすことが必要です。
　（）原出願の「分割直前」の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の「全部」を分割出願に係る発明としたものでないこと
　１号の分割の場合と同様の要件です。
　（）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の「出願当初」の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
　１号の分割の場合と同様の要件です。
　（）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の「分割直前」の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
　２号又は３号の分割の場合は、分割と同時に補正をすることができませんので、分割できる範囲は、分割直前のもとの出願の明細書等に記載されている発明に限定されることになります。補正により明細書に取り込むことができない発明については、もとの出願においては特許権の取得ができない発明であり、そのような発明については分割も認めないということになります。

３．特許法施行規則３０条
　特許法施行規則３０条は、「４４条１項１号」の分割をする場合にのみ適用されることになりました。４４条１項２号又は３号の分割の場合には、規則３０条は適用されることはありません。
　したがって、２号又は３号の分割をする場合には、もとの出願について補正をすることができる場合はないことになります。
　２号の分割については、特許査定になっていますので、特許になるはずの請求項の発明を分割して、あらためて出願審査請求の手数料を納付して、審査を受ける、ということが考えられません。したがって、分割と同時に補正を認める必要性はないといえます。
　３号の分割については、もとの出願について補正をしたいのであれば、拒絶査定不服審判の請求をしてから３０日以内に補正をすることになります。拒絶査定不服審判を請求しないで補正を認める必要性はないといえます。