２０２３年２月２日 弁理士試験 代々木塾 特許法４６条の２第１項
（実用新案登録に基づく特許出願）第四十六条の二
１ 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
〔解説〕
４６条の２は、平成１６改正により新設されたものである。
平成１６年改正前は、原則として、特許出願をした後に特許出願を実用新案登録出願に変更すること、実用新案登録出願をした後に実用新案登録出願を特許出願に変更することが、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り、可能となっていた。
しかし、実用新案法は、実体的要件の審査をしないで、実用新案権の設定の登録をするため（実１４条２項）、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録がされるまでの係属期間が短く、出願変更の機会は非常に制限されていた。
このような状況においては、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。
そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく、特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。
そこで、平成１６年改正において、実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした（４６条の２）。
・４６条の２第１項柱書
（１）主体的要件（方式的要件）
（ａ）実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者は、「実用新案権者」である。
すなわち、実用新案登録に基づく特許出願の時に、実用新案登録に基づく特許出願の出願人が、基礎とした実用新案登録に係る実用新案権者と同一であることが必要である。
（ｂ）基礎とした実用新案登録に係る実用新案権が共有に係るときは、実用新案登録に基づく特許出願の出願人は、実用新案権の共有者の全員と一致していることが必要である。
（ⅽ）実用新案登録に基づく特許出願の主体的要件は、方式的要件であるため、その判断主体は、審査官ではなくて、特許庁長官である。
（２）実用新案権の放棄
実用新案登録に基づく特許出願をする際、基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄しなければならない（４６条の２第１項柱書後段）。
基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査（同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成）による特許審査の遅延を防止するためである。
（ａ）実用新案権を放棄するときは、実用新案権について専用実施権者又は質権者がいるときは、これらの者の承諾が必要である（実用新案法２６条において準用する特許法９７条１項）。実用新案権を放棄すると専用実施権者又は質権者の権利が消滅するという不利益があるからである。
令和３年改正により、特許法９７条１項から「通常実施権者」が除外されたことから、実用新案権について例えば許諾に係る通常実施権者がいるときでも、通常実施権者の承諾を得ないで実用新案権を放棄することができる。
（ｂ）４６条の２第１項柱書後段の実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることができない。実用新案法５０条の２において特許法４６条の２第１項を規定していないからである。
したがって、実用新案権の全体を放棄しなければならない。
（ⅽ）実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄（登録の抹消）を一体的に行わせるための手続については、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。
経済産業省令（特施規２７条の６）は、実用新案権者は、４６条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則２条の３の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない旨を規定している。
（ⅾ）実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案権が消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
したがって、１つの実用新案登録からは１つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない（青本）。
同一の実用新案権については、実用新案権の放棄、すなわち、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請を２回もすることはできないからである。
（ｅ）１つの実用新案登録に発明の単一性の要件（３７条）を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、１つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割をすれば、目的を達成することができる。したがって、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできないとしても、出願人に特に不利益となるものではない。
・４６条の２第１項１号
（１）４６条の２第１項１号は、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限について規定している。
時期的制限なしにいつでも実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした場合、出願審査の請求の期間（３年）の実質的な延長が可能となるため、出願審査の請求の期間を７年から３年に短縮した平成１１年改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から３年の制限がある（４６条１項ただし書）。
そこで、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から３年に限って行うことができることとした。
（２）ただし、当該３年を経過した後であっても、４６条の２第３項（不責事由による追完）により、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
・４６条の２第１項２号
（１）４６条の２第１項２号と３号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定している。
（２）このうち４６条の２第１項２号は、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価の請求（実１２条１項）がされた場合について規定している。
評価書の作成と特許出願の審査という二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価の請求後は、その評価の請求がされた実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととした。
（３）４６条の２第１項の規定は、請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実５０条の２）、一部の請求項について評価の請求がされた場合であっても、全ての請求項について評価の請求がされた場合であっても、何ら取扱いに差違はない。
この点は、４６条の２第１項３号の他人による評価の請求及び４号の実用新案登録無効審判の請求についても同様である。
つまり、出願人又は権利者による評価の請求後は、評価の請求がされていない請求項に係るものに基づく場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
・４６条の２第１項３号
（１）４６条の２第１項３号は、他人による実用新案技術評価の請求（実１２条１項）がされた場合について規定している。
他人による評価の請求は、出願人又は権利者自身で評価の請求をしたものではないため、評価の請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりすまして評価の請求をする可能性は否定できない。
そこで、他人による評価の請求があった旨の最初の通知を受け取った日から３０日を経過するまでは、その評価の請求がされた実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした。
（２）ただし、当該３０日を経過した後であっても、４条の延長がされた場合、４６条の２第３項（不責事由による追完）が適用される場合は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
・４６条の２第１項４号
（１）４６条の２第１項４号は、実用新案登録無効審判の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定している。
実用新案登録無効審判（実３７条１項）の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について特許無効審判（特１２３条１項）の請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。
そこで、実用新案登録に対する実用新案登録無効審判の請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととした。
（２）「最初に指定された」とは、複数の実用新案登録無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の実用新案登録無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している。
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（実用新案登録に基づく特許出願）第四十六条の二
１ 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
〔解説〕
４６条の２は、平成１６改正により新設されたものである。
平成１６年改正前は、原則として、特許出願をした後に特許出願を実用新案登録出願に変更すること、実用新案登録出願をした後に実用新案登録出願を特許出願に変更することが、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り、可能となっていた。
しかし、実用新案法は、実体的要件の審査をしないで、実用新案権の設定の登録をするため（実１４条２項）、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録がされるまでの係属期間が短く、出願変更の機会は非常に制限されていた。
このような状況においては、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。
そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく、特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。
そこで、平成１６年改正において、実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした（４６条の２）。
・４６条の２第１項柱書
（１）主体的要件（方式的要件）
（ａ）実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者は、「実用新案権者」である。
すなわち、実用新案登録に基づく特許出願の時に、実用新案登録に基づく特許出願の出願人が、基礎とした実用新案登録に係る実用新案権者と同一であることが必要である。
（ｂ）基礎とした実用新案登録に係る実用新案権が共有に係るときは、実用新案登録に基づく特許出願の出願人は、実用新案権の共有者の全員と一致していることが必要である。
（ⅽ）実用新案登録に基づく特許出願の主体的要件は、方式的要件であるため、その判断主体は、審査官ではなくて、特許庁長官である。
（２）実用新案権の放棄
実用新案登録に基づく特許出願をする際、基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄しなければならない（４６条の２第１項柱書後段）。
基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査（同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成）による特許審査の遅延を防止するためである。
（ａ）実用新案権を放棄するときは、実用新案権について専用実施権者又は質権者がいるときは、これらの者の承諾が必要である（実用新案法２６条において準用する特許法９７条１項）。実用新案権を放棄すると専用実施権者又は質権者の権利が消滅するという不利益があるからである。
令和３年改正により、特許法９７条１項から「通常実施権者」が除外されたことから、実用新案権について例えば許諾に係る通常実施権者がいるときでも、通常実施権者の承諾を得ないで実用新案権を放棄することができる。
（ｂ）４６条の２第１項柱書後段の実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることができない。実用新案法５０条の２において特許法４６条の２第１項を規定していないからである。
したがって、実用新案権の全体を放棄しなければならない。
（ⅽ）実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄（登録の抹消）を一体的に行わせるための手続については、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。
経済産業省令（特施規２７条の６）は、実用新案権者は、４６条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則２条の３の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない旨を規定している。
（ⅾ）実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案権が消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
したがって、１つの実用新案登録からは１つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない（青本）。
同一の実用新案権については、実用新案権の放棄、すなわち、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請を２回もすることはできないからである。
（ｅ）１つの実用新案登録に発明の単一性の要件（３７条）を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、１つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割をすれば、目的を達成することができる。したがって、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできないとしても、出願人に特に不利益となるものではない。
・４６条の２第１項１号
（１）４６条の２第１項１号は、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限について規定している。
時期的制限なしにいつでも実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした場合、出願審査の請求の期間（３年）の実質的な延長が可能となるため、出願審査の請求の期間を７年から３年に短縮した平成１１年改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から３年の制限がある（４６条１項ただし書）。
そこで、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から３年に限って行うことができることとした。
（２）ただし、当該３年を経過した後であっても、４６条の２第３項（不責事由による追完）により、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
・４６条の２第１項２号
（１）４６条の２第１項２号と３号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定している。
（２）このうち４６条の２第１項２号は、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価の請求（実１２条１項）がされた場合について規定している。
評価書の作成と特許出願の審査という二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価の請求後は、その評価の請求がされた実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととした。
（３）４６条の２第１項の規定は、請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実５０条の２）、一部の請求項について評価の請求がされた場合であっても、全ての請求項について評価の請求がされた場合であっても、何ら取扱いに差違はない。
この点は、４６条の２第１項３号の他人による評価の請求及び４号の実用新案登録無効審判の請求についても同様である。
つまり、出願人又は権利者による評価の請求後は、評価の請求がされていない請求項に係るものに基づく場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
・４６条の２第１項３号
（１）４６条の２第１項３号は、他人による実用新案技術評価の請求（実１２条１項）がされた場合について規定している。
他人による評価の請求は、出願人又は権利者自身で評価の請求をしたものではないため、評価の請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりすまして評価の請求をする可能性は否定できない。
そこで、他人による評価の請求があった旨の最初の通知を受け取った日から３０日を経過するまでは、その評価の請求がされた実用新案登録に基づく特許出願をすることができることとした。
（２）ただし、当該３０日を経過した後であっても、４条の延長がされた場合、４６条の２第３項（不責事由による追完）が適用される場合は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
・４６条の２第１項４号
（１）４６条の２第１項４号は、実用新案登録無効審判の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定している。
実用新案登録無効審判（実３７条１項）の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について特許無効審判（特１２３条１項）の請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。
そこで、実用新案登録に対する実用新案登録無効審判の請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととした。
（２）「最初に指定された」とは、複数の実用新案登録無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の実用新案登録無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している。
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