Ｈ２４／２／３ 弁理士試験 商標審査便覧 弁理士専攻 代々木塾

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商標審査便覧４４．０１
商標法第８条第２項、第４項及び第５項に規定する同日に２以上の商標登録出願があった場合の取扱い

（１）平成１１年改正前においては、同日に互いに同一又は類似関係にある他人の商標出願が競合したときは、まず、競合する出願の出願人による協議を行うため特許庁長官名によって協議をすべき旨を命じ、協議の結果、定めた一の出願人に係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願に対しては、第８条第２項の拒絶理由を通知していた。
　しかし、協議が成立しなかったとき又は協議命令で指定した期間内に協議結果の届出がなかったときは、特許庁長官が行うくじを開催するための通知を行い、くじを実施し、そのくじによって定めた一の出願人に係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願については第８条第５項の拒絶理由を通知していた。
　平成１１年改正商標法施行令第２条では、拒絶理由の通知ができる期間を原則として出願から１年６月としていることから、これまでの手続によっては、その期間内に第８条第２項又は第５項の拒絶理由の通知を行うことは困難である。
　そこで、これまでの手続を改め、同日出願において、他人の出願と競合したときは、①まず、競合した出願に係る出願人による協議によって定めた一の出願人になっていないことを理由とする第８条第２項の拒絶理由（同時に第８条第４項に基づく協議命令を通知）及び②協議によって定めた一の出願人になっていない場合又は協議命令で指定した期間内に協議の結果を届け出なかった場合に、特許庁長官が行うくじが実施され、それによって定めた一の出願人となっていないときには、第８条第５項に該当し登録を受けることができない旨の拒絶理由を同時に通知することとする。
　なお、拒絶理由通知には、拒絶理由の内容及び拒絶するときの条件を明確に記載し、誤解を生じない文章にする必要がある。
　この場合において、第８条第５項の拒絶理由通知については条件付きのものとなるが、この拒絶理由通知には拒絶する場合の条件が明確に記載されていること、またこの様な拒絶理由を通知するとしても出願人に不利益になるものとも考えられない。
（２）第８条第４項の規定に基づく協議命令に対し、その協議が成立した旨の文書が提出されたときは、その協議によって定められた一の出願人に係る出願について登録査定をし、その出願が登録された後、競合する他の出願人に係る出願は先に通知した第８条第２項の拒絶理由をもって拒絶査定を行うこととする。
　また、協議不成立である旨の書面が提出された場合又は指定期間内に協議が成立した旨の書面の提出がされない場合は、従来と同様、特許庁長官が行うくじを実施するための手続きを行うこととする。
（３）国際商標登録出願についても、国内の商標登録出願と適用条文、拒絶理由を通知することができる期間が同じであることから、国内の商標登録出願と同様に、第８条第２項及び第５項に該当する旨の拒絶理由通知と第８条第４項に基づく協議命令を同時に行うこととする。拒絶理由と協議命令を内容とする暫定的拒絶の通報を行う。