事件番号 平成21(行ケ)10272
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
３ 取消事由２（分割要件違反の判断の誤り）について
(1) 原告は，審決が，「…原出願当初明細書における，図１乃至図４に示された地震時ロック装置，図２０に例示された『ロック装置』の位置，及び，図２５に例示された『Ｔ位置』を組合わせて一つの発明とし，これを原出願から分割して，新たな特許出願（本件特許出願）とすることは，少なくとも，地震時ロック装置の取り付け位置の点で，原出願当初明細書に記載されていない事項を本件特許発明の構成要件として含むものと思量されるから，分割要件に違反するものといわざるをえない。」（１９頁２５行～３１行）等として，本件特許発明に係る出願は分割要件違反であると判断したのは誤りである旨主張する。
ア 本件特許出願の原出願の当初明細書（甲２の８。公開特許公報〔特開平１０－３０３７２，甲１〕も同じ。以下「原出願の当初明細書」という。）には，以下の記載がある。
・・・
(エ) 上記(ア)ないし(ウ)によれば，原出願の当初明細書（甲２の８）には，「比較のためのロック装置（従って本発明ではない）」として本件明細書（甲１８）の図１～図４と同内容である図１～４が示され，そのため図面の説明としても「比較のための地震時ロック装置の断面側面図」，「同上作動状態図」とされている。
しかし，上記によれば，原出願の当初明細書においては，図１８ないし図２４の地震時ロック装置においては，取り付け位置として，Ｔ，Ｂ，Ｓ１，Ｓ２及びＳ３位置が選択可能であるとされている（段落【０００９】）が，図１～４で示される比較のための地震時ロック装置については，これをＴ位置に取り付けることについては記載がされていないということができる。
イ (ア) 一方，本件特許の出願時（原出願からの分割出願時，平成１６年６月７日）の明細書（以下「本件当初明細書」という。甲２の１５）の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。
・・・
(イ) また，本件当初明細書（甲２の１５）の図面には，・・・。
・・・
ウ 上記イのとおり，本件特許出願にかかる本件当初明細書（甲２の１５）においては，図１～図４で示されるロック装置をＴ位置に取り付けるものとされているところ，上記ア(エ)において検討したとおり，原出願の当初明細書（甲２の８）には，本件当初明細書と同一の図１～図４で示される「比較のための地震時ロック装置」については，これをＴ位置に取り付けることについて，記載がされていなかったものである。
そうすると，本件特許出願は，原出願の当初明細書には記載されていない本件特許発明１に係るロック装置をＴ位置に取り付ける事項を含むものであるから，特許法４４条１項に規定する適法な分割出願とすることはできない。そうすると，本件特許出願について，本件分割前の原出願の出願日（平成８年５月２７日）への遡及を認めることは出来ず，その基準時は本件特許の出願日（分割出願の日）である平成１６年６月７日となる。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
３ 取消事由２（分割要件違反の判断の誤り）について
(1) 原告は，審決が，「…原出願当初明細書における，図１乃至図４に示された地震時ロック装置，図２０に例示された『ロック装置』の位置，及び，図２５に例示された『Ｔ位置』を組合わせて一つの発明とし，これを原出願から分割して，新たな特許出願（本件特許出願）とすることは，少なくとも，地震時ロック装置の取り付け位置の点で，原出願当初明細書に記載されていない事項を本件特許発明の構成要件として含むものと思量されるから，分割要件に違反するものといわざるをえない。」（１９頁２５行～３１行）等として，本件特許発明に係る出願は分割要件違反であると判断したのは誤りである旨主張する。
ア 本件特許出願の原出願の当初明細書（甲２の８。公開特許公報〔特開平１０－３０３７２，甲１〕も同じ。以下「原出願の当初明細書」という。）には，以下の記載がある。
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(エ) 上記(ア)ないし(ウ)によれば，原出願の当初明細書（甲２の８）には，「比較のためのロック装置（従って本発明ではない）」として本件明細書（甲１８）の図１～図４と同内容である図１～４が示され，そのため図面の説明としても「比較のための地震時ロック装置の断面側面図」，「同上作動状態図」とされている。
しかし，上記によれば，原出願の当初明細書においては，図１８ないし図２４の地震時ロック装置においては，取り付け位置として，Ｔ，Ｂ，Ｓ１，Ｓ２及びＳ３位置が選択可能であるとされている（段落【０００９】）が，図１～４で示される比較のための地震時ロック装置については，これをＴ位置に取り付けることについては記載がされていないということができる。
イ (ア) 一方，本件特許の出願時（原出願からの分割出願時，平成１６年６月７日）の明細書（以下「本件当初明細書」という。甲２の１５）の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。
・・・
(イ) また，本件当初明細書（甲２の１５）の図面には，・・・。
・・・
ウ 上記イのとおり，本件特許出願にかかる本件当初明細書（甲２の１５）においては，図１～図４で示されるロック装置をＴ位置に取り付けるものとされているところ，上記ア(エ)において検討したとおり，原出願の当初明細書（甲２の８）には，本件当初明細書と同一の図１～図４で示される「比較のための地震時ロック装置」については，これをＴ位置に取り付けることについて，記載がされていなかったものである。
そうすると，本件特許出願は，原出願の当初明細書には記載されていない本件特許発明１に係るロック装置をＴ位置に取り付ける事項を含むものであるから，特許法４４条１項に規定する適法な分割出願とすることはできない。そうすると，本件特許出願について，本件分割前の原出願の出願日（平成８年５月２７日）への遡及を認めることは出来ず，その基準時は本件特許の出願日（分割出願の日）である平成１６年６月７日となる。
