実施可能要件を満たさないとした事例

事件番号　平成24(行ケ)10071
事件名　審決取消請求事件　
裁判年月日　平成25年02月12日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平、裁判官　池下朗，古谷健二郎
特許法３６条４項

１　実施可能要件の判断
(1)　請求項７に係る本願発明は，（ａ）ウリジン，ウリジン塩，リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物，及び，（ｂ）コリン又はコリン塩，の２成分を組み合わせた組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。
　そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには，薬理試験の結果等により，当該有効成分がその属性を有していることを実証するか，又は合理的に説明する必要がある。

本願明細書には，例２として，アレチネズミに前記（ａ）成分であるウリジンを単独で経口投与した場合に，脳におけるシチジンのレベルが上昇したことが記載されているものの，（ａ）成分と（ｂ）成分を組み合わせて使用した場合に，脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験の結果は示されておらず，（ｂ）成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。また，（ｂ）成分であるコリン又はコリン塩を（ａ）成分と併用して投与した場合，又は（ｂ）成分単独で投与した場合に，脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載は本願明細書にはない。

　そうすると，詳細な説明には，本願発明の有効成分である（ａ）及び（ｂ）の２成分の組合せが脳シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので，発明の詳細な説明は，当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということはできない。したがって，本願明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法３６条４項に規定する要件を満たさない。この趣旨を説示する審決の判断に誤りはない。

実施可能要件を充足するとした事例

事件番号　平成24(行ケ)10020
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成25年01月31日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官 土肥章大、 裁判官 井上泰人，荒井章光

ウ　被告は，原告が主張する蛍光体の効率を低下させる因子は，本件明細書には記載されておらず，そのほかの因子も存在するから，本件発明１の赤色蛍光体において，どの因子が重要で，どの因子が重要でないかは，当業者でも理解できないし，窒化物蛍光体及び酸窒化物蛍光体には，化学組成により様々な結晶構造を有する蛍光体が存在するから，様々な種類の蛍光体の製造に当たり，確実に内部量子効率の向上をもたらす普遍的な製造方法は知られていないと主張する。

　しかしながら，前記のとおり，原告が指摘する各因子がいずれも蛍光体の効率を低下させるものであることは，本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められるから，蛍光体を製造する際に，これらの因子について通常の試行錯誤を行うことは当業者の通常の創作活動というべきであって，当業者にとって困難なことということはできない。また，蛍光体化合物の種類によって，いずれの最適化方法を採用するかについて試行錯誤を行うことも，同様に，当業者の通常の創作活動というべきである。

(4) 小括
　よって，仮に，本件構成３について，個々の蛍光体の内部量子効率がそれぞれ８０％以上であることが必要であると解するとしても，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が内部量子効率８０％以上の赤色蛍光体を製造することができる程度の記載がされているものということができるから，本件発明１について，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足しないとした本件審決の判断は誤りである。

実施可能要件を満たさないとした事例

事件番号　平成24(行ケ)10053
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年12月25日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香，知野明

　しかし，本願明細書の発明の詳細な説明には，移動無線機器が，伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り，「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」を検知するための構成及び方法について何ら具体的な記載はない。
　また，当該技術分野の技術常識を参酌しても，移動無線機器が，伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り，「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」を検知するための構成及び方法が，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者に自明な事項であるとも認められない。

　そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明には，「伝送ネットワークに，当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示」することについて，当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。

実施可能要件を満たさないとした事例

事件番号　平成23(行ケ)10418
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年12月25日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明、八木貴美子，小田真治

２　取消事由２（実施可能要件についての判断の誤り）について
上記明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件発明１ないし８，１２ないし１６について，表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値を所定の範囲内のものとするために，どのようなＰ／Ｖ比，Ｐ及びＶの屈折率差，溶剤の組合せを選択すべきかについて，当業者が当該発明を実施することができる程度に記載されているとはいえない。その理由は，以下のとおりである。
(1)　発明の詳細な説明の記載内容についての検討
　・・・
　そうすると，発明の詳細な説明の記載において示された実施例及び比較例に基づいて，当業者は，表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が，Ｐ／Ｖ比，Ｐ及びＶの屈折率差，溶剤の種類の３つの要素により，何らかの影響を受けることまでは理解することができるが，これを超えて，三つの要素と表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の間の定性的な関係や相関的な関係や三つの要素以外の要素（例えば，溶剤の量，光硬化開始剤の量，硬化特性，粘性，透光性拡散剤の粒径等）によって影響を受けるか否かを認識，理解することはできない。

ウ　以上のとおり，発明の詳細な説明には，当業者において，これらの３つの要素をどのように設定すれば，所望の表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が得ることができるかについての開示はないというべきである（ただし，発明の詳細な説明中の実施例に係る本件発明９ないし１１を除く。）。したがって，発明の詳細な説明には，当業者が，本件発明１ないし８，１２ないし１６を実施することができる程度に明確かつ十分な記載がされているとはいえない。

実施可能要件を充足しないとした事例

事件番号　平成23(行ケ)10445
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年12月05日
裁判所名　的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　土肥章大、裁判官 井上泰人，荒井章光
特許法３６条４項

(2)　本件審決は，本件明細書の方法２の実施可能性についてのみ検討した上で，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を充足するものとする。
　そこで検討するに，方法２は，前記１(3)ア(イ)のとおり，補助溶剤を含む水中にアトルバスタチンを懸濁するというごく一般的な結晶化方法であるものの，補助溶剤としてメタノール等を例示し，その含有率が特に好ましくは約５ないし１５ｖ／ｖ％であることを特定するのみであり，結晶化に対して一般的に影響を及ぼすｐＨ，スラリー濃度，温度，その他の添加物などの諸因子について具体的な特定を欠くものであるから，これらの諸因子の設定状況によっては，本件明細書において概括的に記載されている方法２に含まれる方法であっても，結晶性形態Ｉが得られない場合があるものと解される。

　そうだとすると，結晶化に対して特に強く影響を及ぼすｐＨやスラリー濃度を含め，温度，その他の添加物などの諸因子が一切特定されていない方法２の記載をもってしては，本件明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識を併せ考慮しても，当業者が過度な負担なしに具体的な条件を決定し，結晶性形態Ⅰを得ることができるものということはできない。
・・・
(4)　以上のとおり，本件明細書における方法２に係る記載は，結晶性形態Ｉを得るための諸因子の設定について当業者に過度の負担を強いるものというべきであって，実施可能要件を満たすものということはできない。
　もっとも，本件明細書には，本件審決が判断した方法２のほかにも，方法１及び３として，結晶性形態Ｉの具体的製造方法が開示されているところ，本件審決は，本件明細書の方法２について検討するのみで，本件明細書のその余の記載により実施可能要件を充足するか否かについて審理を尽くしていないものというほかない。
よって，実施可能要件について更に審理を尽くさせるために，本件審決を取り消すのが相当である。


（筆者メモ）　他の方法で実施できる場合はサポート要件違反か。

特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないとされた事例

事件番号　平成23(行ケ)10179
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年06月28日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明
条文　特許法３６条４項

(1) 本願発明の特許請求の範囲の記載（請求項１）は，
「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるｈＶＥＧＦ（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用。」
である。他方，本願明細書には，ｈＶＥＧＦ拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを直接的に示す実施例等に基づく説明は一切存在しない（当事者間に争いがない）。
　そこで，旧特許法３６条４項の要件充足性の有無，すなわち，本願明細書の記載及び本願の優先権主張日当時の技術常識を総合して，当業者において，本願発明を実施できる程度に明確かつ十分な記載ないし開示があると評価できるか否かについて，検討する。

ア　本願明細書には，年齢に関連する黄班変性(AMD) の滲出形態が，脈絡膜新血管新生及び網膜色素上皮細胞剥離に特徴づけられること，脈絡膜新血管新生は予後の劇的な悪化を伴うので，本願発明のＶＥＧＦ拮抗剤は，ＡＭＤの重篤性の緩和において特に有用であると思われること（上記１(2)カ ）が記載され，また，ｈＶＥＧＦ拮抗剤の１種である抗ｈＶＥＧＦモノクローナル抗体が，血管内皮細胞の増殖活性を阻害し，腫瘍成長を阻害し，血管内皮細胞走行性を阻害することについての試験結果が示されている（同ク，ケ，サ）。

イ　ところで，甲９は，本願の優先権主張日前の平成７年１月に公表された文献であって，・・・が記載され，同記載内容は，本願の優先権主張日である平成７年３月３０日当時には技術常識となっていたといえる。
　加齢性黄斑変性の原因である脈絡膜での血管新生は，甲９記載の病的状態を作り出す血管新生のカテゴリーに属するものであるが，上記のとおり，甲９には，血管新生を促進する因子としては，ＦＧＦのみではなくＶＥＧＦやＨＧＦが知られていたこと，血管新生のメカニズムは解明されつつあるものの，どのような病態でどの増殖因子が血管新生に関与しているかは不明な点が多い点が記載されている。

　上記の記載に照らすならば，脈絡膜での血管新生がＶＥＧＦにより促進されるとの事項は，本願の優先権主張日当時に知られていたとはいえず，また，同事項が技術常識として確立していたともいえない。すなわち，甲９では，ＶＥＧＦが血管新生を促進する因子であることは示されているものの，血管新生にＶＥＧＦのみが関与している点は明らかでなく，結局，どの増殖因子が原因であるかは不明であることから，甲９から，ｈＶＥＧＦ拮抗剤でＶＥＧＦの作用を抑制しさえすれば，脈絡膜における血管新生が抑制できることを合理的に理解することはできない。

　以上に照らすならば，本願発明（「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるｈＶＥＧＦ（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用。」）の内容が，本願明細書における実施例その他の説明により，「ｈＶＥＧＦ（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤」を使用することによって，加齢性黄斑変性に対する治療効果があることを，実施例等その他合理的な根拠に基づいた説明がされることが必要となる。
　しかし，前記のとおり，本願明細書には，ｈＶＥＧＦ拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づく説明等は一切存在しないから，本願明細書の記載が，本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものということができない。

　したがって，旧特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないと判断した審決に誤りはない。

物の発明において，その発明を実施することができるとは

事件番号　平成23(行ケ)10254
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年06月06日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣

３ 取消事由２（実施可能要件に係る判断の誤り）について
(1) 実施可能要件
　物の発明において，その発明を実施することができるとは，その物を作ることができ，かつその物を使用できることを意味する。本件明細書（【００２２】【００３２】）には，本件発明に係る減塩醤油の製造方法の概要が記載されており，当業者が出願時の技術常識に基づき製造することができたものであると認められる。また，本件発明に係る減塩醤油は，所期の効果を有する減塩醤油として使用することができるということができる。

本願明細書に発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がなく、実施できないとされた事例

事件番号　平成23(行ケ)10251
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年03月14日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣

２　特許請求の範囲の記載
　本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。・・・。

　中空軸の外周に転がり軸受の内輪を外嵌し，前記中空軸の軸端を径方向外向きに屈曲させて前記転がり軸受の内輪の外端面にかしめつけて，転がり軸受に対する抜け止めと予圧付与とを行う軸受装置であって，
　・・・，
　前記硬化層のかしめ側端部の位置を関係式(1)に基づいて規定することにより，内輪と中空軸との間に隙間が発生しないようにされていることを特徴とする軸受装置。


第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（法３６条４項に係る判断の誤り）について
・・・
エ　以上のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明の記載には，当業者の技術常識を踏まえても，硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより，内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないこととなる理由が明らかにされておらず，当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないものといわざるを得ない。

　ところで，法３６条４項において，明細書の発明の詳細な説明について，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないと規定した趣旨は，発明の詳細な説明に基づいて当業者が実施できない発明に対して独占的な権利を付与することは，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるためであるところ，本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上，当業者は，出願時の技術水準に照らしても，硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから，その記載は，発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法３６条４項の上記趣旨に適合しないものである。

進歩性の裏付けとなる事項の実施可能性を実施可能要件の検討の際に検討を要しないとした事例

事件番号　平成22(行ケ)10097
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成23年12月22日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣

　特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。
　そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要があるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。

　これを本件発明についてみると，本件発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。
　したがって，本件発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである。

(2) 本件明細書の記載について
　・・・
　以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には本件各化合物の製造方法についての一般的な記載はなく，実施例中に，・・・，本件化合物２の塩の製造例が記載されているにとどまる。
　他方，引用例２（昭和５９年１２月２０日刊行）には，・・・本件化合物２・・・を常法を参考にして比較的簡単に合成した旨の記載があるほか，甲９５（昭和４０年（１９６５年）刊行）にも，・・・本件化合物２・・・をピペラジンと二硫化炭素から合成した旨の記載がある。このように，本件化合物２の製造方法について本件出願日を大きく遡るこれら複数の文献に記載されており，そうである以上本件化合物２を除く本件各化合物の製造方法も明らかであるから，本件各化合物は，本件出願日当時において公知の化合物であり，その製造方法も，当業者に周知の技術であったものと認められる。
　したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかかわらず，当業者は，本件出願日当時において，本件各化合物を製造することができたものと認められる。

　よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に十分に記載されているものということができるので，法３６条４項に違反せず，本件審決の判断に誤りはない。

(4) 原告の主張について
　以上に対して，原告は，本件発明が，硫化水素を発生させないという作用効果により進歩性が認められているのに，本件各化合物を製造するに当たって硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩の副生を防止する方法が本件出願日当時に存在せず，引用例２等に記載のチオ炭酸塩を除く精製工程も本件明細書には記載がなく，本件明細書の記載により製造した本件各化合物（未精製品）によって本件発明を実施すると硫化水素が発生し，現に，原告らの実験結果もこれを裏付けているから，本件明細書が実施可能要件を満たさない旨を主張する。

　しかしながら，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる旨を物の発明として特定しており，本件発明は，本件各化合物の製造に当たって硫化水素を発生させる副生成物の生成を抑制することをその技術的範囲とするものではない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に副生成物の生成が抑制された本件各化合物の製造方法が記載されていないからといって，特許請求の範囲に記載された本件発明が実施できなくなるというものではなく，法３６条４項に違反するということはできない。

　なお，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記(2)エ(ウ)に認定のとおり，本件発明は，飛灰中の重金属を固定化する際にｐＨ調整剤と混練し又は加熱を行うという条件下でも分解せずに安定である，すなわち有害な硫化水素を発生させないことも，その技術的課題としているといえる（安定性試験）。しかし，上記技術的課題を解決するという作用効果は，他の先行発明との関係で本件発明の容易想到性を検討するに当たり考慮され得る要素であるにとどまるというべきである。

方法の発明と物の発明の明細書の記載

事件番号  平成22(行ケ)10348
事件名  審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年09月15日
裁判所名 知的財産高等裁判所 　
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣

(1) 実施可能要件について
　本件特許は，平成７年１２月１日出願に係るものであるから，平成１４年法律第２４号附則２条１項により同法による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項が適用されるところ，同項には，「発明の詳細な説明は，…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定している。

　特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。

　そして，方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をすることをいい（特許法２条３項２号），物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（同項１号），方法の発明については，明細書にその方法を使用できるような記載が，物の発明については，その物を製造する方法についての具体的な記載が，それぞれ必要があるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用し，又はその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。

実施可能要件を充たさないとした事例

事件番号　平成22(行ケ)10210
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成23年04月26日
裁判所名　知的財産高等裁判所
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平

　ところで，本願発明が前提とするパイプライン方式では，クロック・サイクルをずらした複数の命令を同時に実行しており，個々の電子モジュールは，その電子モジュールに割り当てられたステージの処理をするものであって，そのステージがどの命令におけるものなのかは当該電子モジュールでは判別できないから，各電子モジュールは，ステージの流れを特定の命令におけるものとして把握することができないことは自明である。
　そして，請求項１の「前記待ち時間（Ｂ）の挿入は，前記マイクロコントローラの命令を解読するための電子モジュール（ハードウェア）により非ソフトウェア的な実行により直接行なわれる」との構成は，・・・，上記認定の自明の事項にかんがみると，ここでいう「命令を解読するための電子モジュール」は，前段階のフェッチステージを処理すべき電子モジュールにその命令が流れてくることを事前に把握していないことになり，そのような解読ステージを処理すべき電子モジュールがフェッチステージの前と特定してそのステージに待ち時間を挿入するとの作用はそのままでは実施不能となる。

　この実施不能な事項を実施可能とするような技術的手段については本願発明が構成とするところではないし，解読ステージ以外のステージにおける待ち時間のランダムな挿入を「マイクロコントローラの命令を解読するための電子モジュール（ハードウェア）により」どのように実現するかについての本願明細書の記載もない。したがって，本願発明の電子モジュールがマルチタスク処理可能かどうかにかかわらず，本願発明について実施可能要件を充足しないものとした審決の判断に誤りはなく，取消事由１は理由がない。

物の発明における発明の実施可能要件

事件番号　平成22(行ケ)10247
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成23年04月14日
裁判所名　知的財産高等裁判所
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣

・　実施可能要件の意義
法３６条４項は，「発明の詳細な説明は，…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない」と規定している（以下「実施可能要件」ということがある。）。
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。
そして，本件のような物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，実施可能要件を満たすということができる。

・ 被告の主張について
　ア　被告は，当業者が，一般的なダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜の製造方法の域を出ていない本願明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明１に係る「電界放出デバイス用炭素膜」を製造できることが保証されることにはならないと主張する。
　しかし，本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で，本願発明が製造できる必要はなく，技術分野や課題を参酌して，当業者が当然行う条件調整を前提として，【００１０】ないし【００１２】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。

イ 被告は，本件意見書に添付したランシートに記載された３つのサンプルについて，４つの製造条件（パラメータ）がカバーする範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明（【００１０】～【００１２】）に記載された製造条件（パラメータ）の範囲の一部分でしかないと主張する。
　しかし，本来，物の発明において，適用可能な条件範囲全体にわたって，実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては，物を製造する方法の発明において，特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され，公知物質の製造方法として，方法の発明の効果を主張しているケースとは，実施例の網羅性に関して，要求される水準は異なるものと解される。

・・・

　以上のとおり，本願明細書【００１０】ないし【００１２】の条件範囲は，製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで，当業者は具体的な製造条件決定に際しては，技術常識を加味して決定すべきものである。

詳細な製造条件等の開示を要しないとした事例

事件番号　平成22(行ケ)10249
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成23年04月07日
裁判所名　知的財産高等裁判所
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平

３(1) この点，審決は，
「訂正明細書の実施例３，４で採用されている１１９℃（実施例３），４０℃，６０℃（実施例４）といった実験条件は，セボフルラン含有麻酔薬の製造，保存等において通常使用されている温度ではなく，過酷な温度条件である。かかる温度条件は，セボフルランの分解抑制効果を確認するための実験を，３時間，あるいは１４４時間もしくは２００時間といった通常のセボフルラン含有麻酔薬の保存期間に比べて短期間に行うために採用されたものと考えられる」
とする一方で，
「これらの温度，時間についての実験条件と，通常のセボフルラン含有麻酔薬の製造，保存等の環境下での条件との関係については，訂正明細書には何ら説明がない。また，原告は，訂正明細書の実験例において採用される条件が『最悪の場合のシナリオ』と主張するにとどまり，両者の具体的な関係は明らかにしていない。」
と説示する。

　しかし，訂正明細書の実施例３，４で採用されている実験条件が通常想定される使用条件を超える過酷なもので，短時間で実験を終える加速試験の条件として設定されたものであるとすれば，上記実験条件下でも安定している薬剤は，上記実験条件未満の通常の使用条件の下でも安定しているものと考えるのが当業者の当然の理解であって，さらに詳細に製造条件等を開示するか否かは，明細書の作成者において発明の詳細な説明をどこまで具体的かつ詳細に記載し，当該発明の実施形態を詳細に開示するかによるものにすぎず，かかる詳細な製造条件等の開示が特許法３６条４項１号の規定の適用上必須だとされるものではない。

　そうすると，審決の上記説示は誤りである。

実施可能要件を充たさないとした事例

事件番号 平成22(行ケ)10125
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年12月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

１ 取消事由１（実施可能要件を充たさないとして本件補正を却下した判断の誤り）について
(1)　本件補正発明は，前記第２の２(2)に記載のとおり，商品データ及び商品属性データが記録された商品データベース並びに来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段を有し，当該個人情報と商品属性データとの関連性等を点数化することで来店者が各商品に抱く関心の大きさに関する訴求点を計算し，Ｗｅｂページ上に陳列すべき商品（陳列対象商品）を，その「陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段」と，その「陳列位置を，各商品の訴求点と，商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し，各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店」を生成する手段を備えることを特徴とする商品の陳列決定装置である。

　そして，上記特許請求の範囲の記載によれば，本件補正発明が販売対象商品とするデジタルコンテンツについては，いずれも一定の大きさを有する商品データの画像が存在することを前提としており，かつ，当該画像の大きさが陳列位置を決定する条件となっていることから，各販売対象商品ごとに陳列位置を割り当てることができるものであると認められる。

　したがって，本件補正発明を実施する上では，商品の陳列決定装置が，そのような商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し，また，どのようにＷｅｂページ上に陳列される商品を選出し，かつ，陳列位置を決定するのかが明らかにされる必要がある。

　しかしながら，本件補正発明の特許請求の範囲の記載からは，商品データの画像が何をいうかを含め，これらの点は，一義的に明らかとはいい難い。

(2)　そこで，本件補正明細書の発明の詳細な説明欄の記載を参酌すると，本件補正明細書には，・・・と記載されている。

(3)　しかしながら，本件補正発明は，販売対象商品をデジタルコンテンツに限定しているところ，そもそも，そのような無体のデジタルコンテンツについて，Ｗｅｂページ上に陳列されて視認可能となるような「商品の外観など」（【０００８】）に関する画像データを観念することは，それ自体困難である。しかも，本件補正明細書は，ここにいう「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテンツとの関係について何ら説明を加えていないから，本件補正明細書の記載によっても，本件補正発明の請求項に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「データの画像」という技術的意義は，明らかではない。

　そのため，本件補正明細書は，商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理しているかや，陳列対象商品として選出された商品（の画像データ）の占有面積（【００１３】）に応じてどのように陳列される商品数を決定し，更に最終的な商品の陳列位置を決定する（【００１４】）に当たり，商品データの画像の大きさをどのように要素として考慮しているのかを，当該商品であるデジタルコンテンツを対象としてみた場合に，いずれも明らかにしているとはいえない。

　よって，デジタルコンテンツに関する「商品データの画像」を前提にして本件補正発明をどのように実施することができるのかは，本件補正明細書の発明の詳細な説明欄の記載を参酌しても不明確であるといわざるを得ず，したがって，同欄の記載は，当業者が本件補正発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。

実施可能要件を否定した事例

事件番号 平成21(行ケ)10170
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年05月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘

　以上のとおり，本願明細書（甲３）は，実施例で検出が行われた個別の２つの物質に関してＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣアンタゴニスト活性が確認された旨の記載があるに止まるものであり，どのような化学構造や物性の化合物が有効成分となるかについての具体的な記載はない。
　したがって，当業者は，本願明細書の記載からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することはできない。

　そして，本願発明の特許請求の範囲全体を実施するためには，特定されていない無数の化合物を無作為に製造し，特許請求の範囲に記載された検出方法を適用して試験化合物からＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣリガンド，アンタゴニスト又はアゴニストが検出されるかどうかを確かめ，ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ アンタゴニスＡＣ トたる化合物を見つけ出さなければならないが，このことは当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。
　すなわち，本願明細書の記載からは，スクリーニング工程を経てアンタゴニストとなる化合物が発見された場合に限り，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識できるということが示唆されているのみであり，このことは特定の医薬組成物を認識しうることの単なる期待を示しているにすぎないのであるから，アンタゴニストとなる化合物を発見し，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識するまでにはなお当業者に過度の負担を強いるものである。


(ウ) これに対し，原告は，本願優先日（平成１２年１１月１日又は平成１３年１月１１日）時点での技術水準を正確に認識し，本願明細書の発明の詳細な説明の記載からＨＯＲＫ３タンパク質が有する特徴的な結合特性を正確に把握すれば，ＨＯＲＫ３タンパク質をＧＰＣＲとして用いる本願発明において「特定の医薬組成物を認識しうること」には極めて高い蓋然性が認められるから，当業者はＨＯＲＫ３タンパク質をＧＰＣＲとして用いる本願発明方法によって「特定の医薬組成物を認識しうること」が極めて高い蓋然性を有することは自明であると主張する。

　しかし，前記のとおり，本願発明の場合，「製造する物」は有効成分である化合物と製剤化に必要な汎用の成分とからなる抗血小板用医薬組成物であるから，当業者は明細書の記載自体から抗血小板用医薬組成物における有効成分となるものを化合物自体として特定して把握することができること，いいかえれば，明細書の記載自体からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することができなければならないというべきである。

　そうすると，当業者がスクリーニング工程を含む検出過程を経なければ有効成分となる化合物を把握することができないという点において，候補化合物の多寡，スクリーニング対象となる化合物群ないしライブラリーの入手のしやすさ，検出に要する時間の長短，スクリーニング操作が簡便であるかなどにかかわらず，本願明細書の発明の詳細な説明は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない，即ち本願における発明の詳細な説明は実施可能要件（旧３６条４項）を充足していないと認めるのが相当である。