事件番号 平成18(受)1772
事件名 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判年月日 平成20年04月24日
裁判所名 最高裁判所第一小法廷
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
(裁判長裁判官 才口千晴，裁判官 横尾和子，甲斐中辰夫，泉徳治，涌井紀夫)
『裁判官泉徳治の意見は，次のとおりである。
私は，本件上告を棄却するとの多数意見の結論には同調するが，その理由を異にする。本件訂正審決が確定し，特許請求の範囲が減縮されたことにより，特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても，民訴法３３８条１項８号所定の再審事由には該当しないから，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないと考える。
１ 一般に，特許権侵害訴訟において，原告の特許権を侵害したと訴えられた被告が，特許法１０４条の３第１項の規定に基づき，当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告においてその権利を行使することができないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には，原告は，当該特許に係る特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分（以下「無効部分」という。）が，訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除することができるものであること，及び，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証して，権利行使制限の抗弁の成立を妨げることができる。
訂正審判の請求により無効部分を排除することができる場合には，特許法１０４条の３第１項にいう「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」ことにはならないのである（ちなみに，最高裁平成１０年（オ）第３６４号同１２年４月１１日第三小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁も，「訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから」特許権に
基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない旨判示している。）。
そして，被告において，権利行使制限の抗弁を成立させるためには，既に特許無効審判が請求されているまでの必要はなく，特許無効審判の請求がされた場合には当該特許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りるのと同様に，原告において，同抗弁の成立を妨げるためには，既に訂正審判を請求しているまでの必要はなく，まして訂正審決が確定しているまでの必要はないのであり，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができ，かつ，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証すれば足りる。
すなわち，原告は，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができることを主張立証することにより，訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができるのである。原告は，現実にも，事実審口頭弁論終結時までに，訂正審判の請求を行うことが可能であり，請求が理由のあるものである限り，通常，訂正審決の確定を得ることも可能であるが，被告の権利行使制限の抗弁の成立を妨げるためには，現実に訂正審判を請求し，訂正審決を確定させておくまでの必要はないのである。
以上のように，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができること，及び，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することは，被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であって，その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し，原告においてその時までにいつでも主張立証することができたものである。原告としては，事実審口頭弁論終結時までに，上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきであり，事実審が，当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証の結果として，権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上，事実審口頭弁論終結後になって，原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても，訂正審決によってもたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたものであるから，訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることはできないのである（なお，最高裁昭和５５年（オ）第５８９号同年１０月２３日第一小法廷判決・民集３４巻５号７４７頁，最高裁昭和５４年（オ）第１１０号同５７年３月３０日第三小法廷判決・民集３６巻３号５０１頁参照）。
民訴法３３８条１項８号は，再審事由の一つとして，「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」を掲げている。
事実審が特許法１０４条の３第１項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は，当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく，上記のとおり，訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上，換言すると，訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから，その後に訂正審決が確定したからといって，上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということはできない。
仮に，原告が，事実審口頭弁論終結時までに，訂正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため，事実審がその点の判断をしなかったとしても，その後に原告が上記主張を行うことは許されないから，訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するということはできないのである。
更に付言すると，事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したから再審事由が存し，原判決を破棄すべきであるというためには，訂正審決が確定したことにより，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるということがいえなければならない。しかし，訂正審決が確定しても，原告において，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証しない限り，権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。また，被告においても，減縮後の特許請求の範囲による特許がなおも特許無効審判により無効とされるべきものであることを主張立証することができ，この主張立証に成功したときは，権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。すなわち，これらの原被告の主張立証を待たなければ，原判決に法令違反があるということができないところ，法律審である上告審ではこのような原被告の主張立証を審理することができない。
そうすると，訂正審決の確定により特許請求の範囲が減縮されたとしても，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないのであるから，この点からしても，訂正審決が確定したから再審事由が存するということはできないのである。
２ したがって，本件においても，原審口頭弁論終結後に本件訂正審決が確定したからといって，民訴法３３８条１項８号所定の再審事由が存するということはできず，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできない。
３ ちなみに，特許権侵害訴訟においても，事実審が特許権者の請求を認容した場合は，当該特許権の成立，効力を前提として，その侵害行為があったことを認定するものであるから，事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり，当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは，民訴法３３８条１項８号にいう「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当する。
しかし，本件は，特許権侵害訴訟ではあるものの，原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案であるから，特許権者の請求を認容した事案とは区別する必要がある。
４ なお，最高裁平成１４年（行ヒ）第２００号同１５年１０月３１日第二小法廷判決・裁判集民事２１１号３２５頁は，特許権者が，特許取消決定の取消しを求めて訴えを提起し，事実審で請求を棄却する旨の判決を受け，事実審口頭弁論終結後に訂正審判を請求し，上記訴訟事件が上告審に係属中に訂正審決が確定したという事案に係るものである。特許取消決定は，対世的に特許権がはじめから存在しなかったものとする決定である。
上記第二小法廷判決は，上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には，原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして，原判決には民訴法３３８条１項８号所定の再審事由がある旨判示した。上記第二小法廷判決は，特許取消決定により取り消された特許査定処分を審理の対象としているのであるから，審理の対象である特許査定処分が訂正審決により変更されたことは民訴法３３８条１項８号所定の再審事由に該当すると判断したものである。
しかし，特許権侵害訴訟は，特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確定したり消滅させたりするものではないのであって，特許取消決定の取消しを求める訴訟とは異質のものである。したがって，上記第二小法廷判決の判示を，特許権侵害訴訟において事実審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案に適用することはできない。』
事件名 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判年月日 平成20年04月24日
裁判所名 最高裁判所第一小法廷
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
(裁判長裁判官 才口千晴，裁判官 横尾和子，甲斐中辰夫，泉徳治，涌井紀夫)
『裁判官泉徳治の意見は，次のとおりである。
私は，本件上告を棄却するとの多数意見の結論には同調するが，その理由を異にする。本件訂正審決が確定し，特許請求の範囲が減縮されたことにより，特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても，民訴法３３８条１項８号所定の再審事由には該当しないから，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないと考える。
１ 一般に，特許権侵害訴訟において，原告の特許権を侵害したと訴えられた被告が，特許法１０４条の３第１項の規定に基づき，当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告においてその権利を行使することができないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には，原告は，当該特許に係る特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分（以下「無効部分」という。）が，訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除することができるものであること，及び，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証して，権利行使制限の抗弁の成立を妨げることができる。
訂正審判の請求により無効部分を排除することができる場合には，特許法１０４条の３第１項にいう「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」ことにはならないのである（ちなみに，最高裁平成１０年（オ）第３６４号同１２年４月１１日第三小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁も，「訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから」特許権に
基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない旨判示している。）。
そして，被告において，権利行使制限の抗弁を成立させるためには，既に特許無効審判が請求されているまでの必要はなく，特許無効審判の請求がされた場合には当該特許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りるのと同様に，原告において，同抗弁の成立を妨げるためには，既に訂正審判を請求しているまでの必要はなく，まして訂正審決が確定しているまでの必要はないのであり，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができ，かつ，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証すれば足りる。
すなわち，原告は，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができることを主張立証することにより，訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができるのである。原告は，現実にも，事実審口頭弁論終結時までに，訂正審判の請求を行うことが可能であり，請求が理由のあるものである限り，通常，訂正審決の確定を得ることも可能であるが，被告の権利行使制限の抗弁の成立を妨げるためには，現実に訂正審判を請求し，訂正審決を確定させておくまでの必要はないのである。
以上のように，訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができること，及び，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することは，被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であって，その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し，原告においてその時までにいつでも主張立証することができたものである。原告としては，事実審口頭弁論終結時までに，上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきであり，事実審が，当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証の結果として，権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上，事実審口頭弁論終結後になって，原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても，訂正審決によってもたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたものであるから，訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることはできないのである（なお，最高裁昭和５５年（オ）第５８９号同年１０月２３日第一小法廷判決・民集３４巻５号７４７頁，最高裁昭和５４年（オ）第１１０号同５７年３月３０日第三小法廷判決・民集３６巻３号５０１頁参照）。
民訴法３３８条１項８号は，再審事由の一つとして，「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」を掲げている。
事実審が特許法１０４条の３第１項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は，当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく，上記のとおり，訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上，換言すると，訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから，その後に訂正審決が確定したからといって，上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということはできない。
仮に，原告が，事実審口頭弁論終結時までに，訂正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため，事実審がその点の判断をしなかったとしても，その後に原告が上記主張を行うことは許されないから，訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するということはできないのである。
更に付言すると，事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したから再審事由が存し，原判決を破棄すべきであるというためには，訂正審決が確定したことにより，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるということがいえなければならない。しかし，訂正審決が確定しても，原告において，被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証しない限り，権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。また，被告においても，減縮後の特許請求の範囲による特許がなおも特許無効審判により無効とされるべきものであることを主張立証することができ，この主張立証に成功したときは，権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。すなわち，これらの原被告の主張立証を待たなければ，原判決に法令違反があるということができないところ，法律審である上告審ではこのような原被告の主張立証を審理することができない。
そうすると，訂正審決の確定により特許請求の範囲が減縮されたとしても，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないのであるから，この点からしても，訂正審決が確定したから再審事由が存するということはできないのである。
２ したがって，本件においても，原審口頭弁論終結後に本件訂正審決が確定したからといって，民訴法３３８条１項８号所定の再審事由が存するということはできず，原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできない。
３ ちなみに，特許権侵害訴訟においても，事実審が特許権者の請求を認容した場合は，当該特許権の成立，効力を前提として，その侵害行為があったことを認定するものであるから，事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり，当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは，民訴法３３８条１項８号にいう「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当する。
しかし，本件は，特許権侵害訴訟ではあるものの，原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案であるから，特許権者の請求を認容した事案とは区別する必要がある。
４ なお，最高裁平成１４年（行ヒ）第２００号同１５年１０月３１日第二小法廷判決・裁判集民事２１１号３２５頁は，特許権者が，特許取消決定の取消しを求めて訴えを提起し，事実審で請求を棄却する旨の判決を受け，事実審口頭弁論終結後に訂正審判を請求し，上記訴訟事件が上告審に係属中に訂正審決が確定したという事案に係るものである。特許取消決定は，対世的に特許権がはじめから存在しなかったものとする決定である。
上記第二小法廷判決は，上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には，原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして，原判決には民訴法３３８条１項８号所定の再審事由がある旨判示した。上記第二小法廷判決は，特許取消決定により取り消された特許査定処分を審理の対象としているのであるから，審理の対象である特許査定処分が訂正審決により変更されたことは民訴法３３８条１項８号所定の再審事由に該当すると判断したものである。
しかし，特許権侵害訴訟は，特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確定したり消滅させたりするものではないのであって，特許取消決定の取消しを求める訴訟とは異質のものである。したがって，上記第二小法廷判決の判示を，特許権侵害訴訟において事実審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案に適用することはできない。』