冒認出願を理由として請求された無効審判における主張立証責任

平成27(行ケ)10230 　審決取消請求事件 　特許権 　行政訴訟
平成29年1月25日 　知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦, 裁判官 大西勝滋, 杉浦正樹


本件のように，冒認出願（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１２３条１項６号）を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，特許権者が負担するものと解するのが相当である。

もっとも，そのような解釈を採ることが，すべての事案において，特許権者が発明の経緯等を個別的，具体的，かつ詳細に主張立証しなければならないことを意味するものではない。むしろ，先に出願したという事実は，出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると，特許権者の行うべき主張立証の内容，程度は，冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容，程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち，仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく，かつ，その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は，特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し，その裏付けとなる証拠を提出するような場合は，特許権者において，これを凌ぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。

確認の利益が認められないとされた事例

事件番号　平成24(ワ)2303
事件名　ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求事件　
裁判年月日　平成25年02月13日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　商標権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官　大須賀滋、裁判官　小川雅敏，西村康夫

　すなわち，被告は，本件ドメイン名の登録に関し，原告とＪＰＲＳと間の法律関係を規律する本件登録規則（及びそれと一体をなす本件紛争処理方針及び本件手続準則）に則して，登録契約内容の変更（登録の移転）を求めているものであり，その主張する事由は，米国シティバンクの本件各商標に由来する権利又は正当な利益ではあるが，被告自身が本件各商標について，商標権や専用使用権を有することを主張するものではない。

　したがって，仮に，本件訴訟において被告に本件各商標についての商標法上の使用差止請求権が存在しないことを確認してみても，被告が本件各商標について米国シティバンクから許諾を得ているという事実関係が本件ドメイン名の登録の移転を基礎付け得るものである以上は，原告の本件ドメイン名の登録に関するＪＰＲＳとの間の契約関係に基づく地位についての不安，危険は除去されないものといわざるを得ない。
　そして，原告と被告との間には，本件訴訟提起以前において，本件裁定に係る申立て以外に紛争はなかったのであるから，本件各商標の商標権に基づく本件ドメイン名の使用差止めという紛争は存在しなかったというほかはない。

　そうすると，本件は，判決をもって法律関係の存否を確定することにより，その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから，確認の利益が認められない。

　この点，・・・，本件ドメイン名を使用する権利があることの確認を求めるのが相当であったと解される。なお，当裁判所は，原告に対し，本件ドメイン名を使用する権利があることの確認を求めるか否かを釈明したが，原告は訴えの変更をしなかったものである。

(3)　以上のとおり，本件訴えは，確認の利益がなく不適法であるから，却下を免れない。

我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合

事件番号　平成23(行コ)10004
事件名　手続却下処分取消請求控訴事件
裁判年月日　平成24年12月25日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明、裁判官 八木貴美子，小田真治


　一般に，我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合，当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別，未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず，我が国は，当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である（最高裁平成２３年１２月８日第一小法廷判決・民集第６５巻９号３２７５頁）。

　上記の観点から検討するに，
①　我が国のＰＣＴ加入の効力発生日は昭和５３年１０月１日であるのに対し，北朝鮮のＰＣＴ加入の効力発生日は昭和５５年７月８日であり，我が国について既に効力が生じている多数国間条約において，後に未承認国である北朝鮮が加入していること，
②　ＰＣＴは，多数の国において特許出願を行うことの煩雑さ，非効率さや，特許庁が同一の発明について重複業務を行うことの非効率さを解決するために，国際出願制度を創設し，同盟国の間で特許出願，その出願に係る調査及び審査における協力を図ること，並びに同盟国において特別の技術的業務の提供を行うことを主な目的とした条約であり，パリ条約１９条における「特別の取極」に該当し（乙８，１３），したがって，ＰＣＴは，締約国における工業所有権の保護を図るものであり，これを超えて，普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではないと解されること，
③　我が国の政府は，北朝鮮を国家承認しておらず，我が国と北朝鮮との間には，国際法上の主体である国家の間の関係は存在しないとの見解を有していること（乙６の１，６の２及び弁論の全趣旨）が認められる。

閑話休題－特許審査順番待ち期間の推移の単純予測

＊　数字は特許出願に係る数字で、２０１１年までの数字は特許等ＨＰ統計情報　年次報告書等から引用。
＊　黄色部分は筆者が前年の数字を用いて仮に設定
＊　「順番待件数」は、審査請求されて審査を待つ特許出願の数。
＊　ＦＡはファーストアクションと同義で最初の審査のこと。「ＦＡ期間」は最初の審査までの審査順番待ち期間（月数）。
＊　この予想では2013年末には審査請求数が25万5千件にもかかわらず審査順番待ち件数が19万8千件であり、２０１３年に審査順番待ち期間を１１ヶ月は達成可能か。
＊　黄色部分の順番待増減は、審査請求件数－ファーストアクション件数としたが、例年この数より２万件程度おおく減少している。堅めの予測となっている。

閑話休題－リーマンショックと審査請求の数

＊　特許庁HP　特許出願等統計速報　平成24年8月分（平成24年10月16日作成）第9頁に注釈等を記入。

優先権主張の取り下げによる翻訳文提出期間の延長の主張

事件番号　平成24(行コ)10002
事件名　決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日　平成24年09月19日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　土肥章大、裁判官　部眞規子、齋藤巌
特許法１８４条の４第１項

１　控訴人は，要旨，パリ条約に基づく優先権を主張する国際出願の場合，優先権主張が有効か無効か確定しなければ，優先権を主張する国際出願の優先日を確定することはできず，その結果，国内書面や翻訳文の提出期限も決定していないことになると主張し，これを前提として，平成２２年１月２２日の特許庁長官に対する本件取下書の提出によって，平成１９年１月２３日を優先日とする優先権主張が取り下げられた結果，本件出願に係る優先日は，本件国際出願の日である平成２０年１月２３日に繰り下がり，これに伴い，本件出願についての国内書面提出期間の満了日も平成２２年７月２３日に繰り下がるから，本件出願は法１８４条の４の要件を満たす合法的な出願であり，本件各処分は違法である旨主張する。

　しかしながら，そもそも，パリ条約に基づく優先権の主張を伴う国際出願において，優先日は，期間の計算上，優先権の主張の基礎となる出願の日をいうのであり（特許協力条約２条(.)(a)），当該優先権の主張が有効であるか否かといった，指定官庁における国際出願の実体審査の結果によって，左右される性質のものではない。

　このように，優先日の判断が指定官庁における国際出願の実体審査の結果に左右されるものでないことは，特許協力条約２３条が，指定官庁は，同条約２２条に規定する国際出願の翻訳文提出期間の満了前に，当該国際出願について実体審査を行うことを禁じ，国際出願の翻訳文提出期間が指定官庁における実体審査の開始前に設定されていることや，法１８４条の１７が，外国語特許出願については，法１８４条の４第１項の規定よる翻訳文提出手続をした後でなければ，出願審査の請求（特許法４８条の３）をすることができないと規定し，特許庁における実体審査を開始する条件として，同法所定の期間内に翻訳文提出手続を完了させることを要求していることからも明らかであり，この点に関する控訴人の主張は採用できない。

関連事件判決　平成24(行コ)10001　 平成24(行コ)10003


下級審(関連)判決
平成23(行ウ)542
平成23(行ウ)535

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」５３条の適用

事件番号  平成24(ネ)10026
事件名  特許を受ける権利出願人変更　請求控訴，同附帯控訴事件
裁判年月日 平成24年08月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所 　
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　芝田俊文、裁判官　岡本岳，武宮英子

上告審（最高裁判所平成２２年（受）第１３４０号）判決は，本件は，控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが，控訴人は，「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際，現に，その定款に株式譲渡制限の定めがあり，また，資本の額が１億円以下であったから，同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が２００億円以上であった場合を除き，同法５３条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり，上記の定款の定めがあるとみなされる場合には，監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ，又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り，本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し，上記第２審判決を破棄し，Aの代表権の有無を含め，更に審理を尽くさせるため，事件を知的財産高等裁判所に差し戻した。
・・・

第３ 当裁判所の判断
・・・
２ また，本件全記録を精査しても，本件訴えについて，控訴人を代表する者を，控訴人の代表取締役であるA以外の者とすべき事情は認められない。

商品を買い付けた代表取締役に、登録商標の調査確認をしなかったことについて重大な過失がないとされた事例

事件番号　平成24(ワ)6732
事件名　損害賠償請求事件
裁判年月日　平成24年07月31日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　商標権
裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官　上田真史，石神有吾
会社法４２９条１項

　原告は，被告会社の代表取締役の被告Ａは，被告会社の業務執行として，自ら中国に赴くなどして，製造事業者から被告商品を買い付け，輸入を行っていたものであるところ，電化製品の輸入販売事業に関わる者であれば，被告商品に付された被告標章２を見れば，これが他者の商標ではないかとの疑いを持ち，調査確認すべきことは当然であり，被告会社が被告商品を販売する行為が，原告の本件専用使用権を侵害する行為であることを容易に知り得たものであるから，その職務を行うについて悪意又は重大な過失（会社法４２９条１項）があった旨（請求原因(4)）主張する。

　そこで検討するに，会社法４２９条１項は，取締役等の会社の役員等が，会社に対する善管注意義務及び忠実義務を負うことを前提として悪意又は重大な過失によってこれらの義務に違反する任務懈怠行為を行い，これによって第三者に損害を被らしめた場合において，その損害賠償義務を負うことを定めた規定であると解されるところ，本件全証拠によっても，被告Ａにおいて本件登録商標の存在を知りながら，あえて被告会社に被告標章２が付された被告商品を輸入及び販売させたことを認めるに足りない。また，本件登録商標が周知であったことをうかがわせる事情も本件の証拠上認められないことに照らすならば，被告Ａにおいて，被告商品に付された被告標章２を見て他者の登録商標ではないかとの疑いを持ち，調査確認をしなかったことについて，過失はともかく，重大な過失があったとまで認めるに足りない。

　したがって，被告Ａが故意又は重大な過失によって被告会社に対する任務懈怠行為を行ったものと認めることはできないから，原告の上記主張は，採用することができない。

前判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）

事件番号　平成23(行ケ)10333
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年07月25日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣
前判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）

ア 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審理，審決をするが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理，審決には，同法３３条１項の規定により，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続において，審判官は，当事者が取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返しあるいはその主張を裏付けるための新たな立証を許すべきではなく，取消判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることはできない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁）。

イ これを本件についてみると，前判決は，前審決が認定した引用例１に記載された発明（本件審決が認定した引用発明と同じものである。）を前提として，前審決が認定した相違点５（本件審決が認定した相違点５と同じものである。）に係る本件発明１の構成のうち，
①　・・・とする構成についても，
②　・・・１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになるという構成についても，
引用発明との間に相違はないと判断して，引用発明に基づいて容易に発明することはできないとした前審決を取り消したものであるから，少なくとも，引用発明の認定及び相違点５に係る判断について，再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。

　また，前判決は，引用発明から算出した関数Ｘは，本件発明２のＸの数値範囲（１．２≦Ｘ≦３．９）及び本件発明３のＸの数値範囲（１．３≦Ｘ≦３．５）についても充足することを示した上で，本件発明２及び３についても，これを容易に発明することができないとした前審決を取り消したものであるから，前判決は，本件審決が認定した相違点６に係る本件発明２の構成についても，相違点７に係る本件発明３の構成についても，本件発明１と同様に，引用発明との間に相違はないと判断したものということができる。したがって，前判決のこれらの判断についても再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。

　以上によれば，本件審決による引用発明の認定並びに相違点５ないし７に係る判断は，いずれも前判決の拘束力に従ってしたものであり，本件審決は，その限りにおいて適法であり，本件訴訟においてこれを違法とすることはできない。

人為的取決と確率論－発明の成立性を否定した事例

事件番号　平成24(行ケ)10096
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年07月11日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平
特許法２９条１項柱書

　特許法における発明とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」（２条１項）ところ，ここにいう「自然法則を利用した」とは，単なる精神活動，数学上の公式，経済上の原則，人為的な取決めにとどまるものは特許法上の発明に該当しないものとしたものである。

　請求項１に記載の事項は，入札において一定条件による選抜と抽選を用いて業者を選定することをその構成とするものであって，全体として，人為的取決めに当たることは明らかである。原告は，確率論に基づく抽選が自然法則の利用に当たる旨主張するが，人為的取決めの中に数学上の法則によって説明可能な部分が含まれているというにすぎず，上記事項が人為的取決めに当たるとする前記判断を左右するものではない。

同日に判決のあった類似の事例：
平成24年07月11日 知財高裁　平成24(行ケ)10001　塩月秀平裁判長

自然法則を利用しているとはいえないとされた事例

事件番号　平成24(行ケ)10001
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年07月11日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平
特許法２９条１項柱書


２　特許法２９条１項柱書は，「産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる」と定め，その前提となる「発明」について同法２条１項が，「この法律で『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定めている。そして，ゲームやスポーツ，語呂合わせといった人間が創作した一定の体系の下での人為的取決め，数学上の公式，経済上の原則に当たるとき，あるいはこれらのみを利用しているときは，自然法則（law of nature）を利用しているとはいえず，「発明」には該当しないと解される。

　かかる見地から本件出願に係る請求項１～３をみるに，そこに記載の事項は，いずれも，人為的な取決めないしは人間の精神活動のみに基づく取決めであって，自然法則を利用しているとはいえず，特許法２条１項，２９条１項柱書にいう「発明」には該当せず，特許を受けることはできない。

同日に判決のあった類似の事例：
平成24年07月11日 知財高裁　平成24(行ケ)10096　塩月秀平裁判長

特許権を破産裁判所及び破産管財人に申告しなかった破産者の損害賠償請求訴訟の原告適格

事件番号  平成23(ワ)38220
事件名  特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成24年05月16日
裁判所名 東京地方裁判所 　
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　大須賀滋

１ 原告適格の有無（本案前の争点）について
(1)　破産手続開始決定があった場合には，破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は，破産管財人に専属するから（破産法７８条１項），破産財団に関する訴訟は破産管財人が当事者適格を有する（同法４４条１項・２項）。
　これを本件についてみるに，原告は，本件破産手続を廃止する旨の決定が確定した日（平成２３年１２月２１日）よりも前である平成２３年１１月２６日に本件訴訟を提起している（前提事実(2)オ，(3)イ）のであり，破産手続廃止の決定は確定しなければ効力が生じないから（破産法２１７条８項），本件訴訟の提起日においては，本件破産管財人が本件訴訟の当事者適格を有していたと解される。
　そうすると，本件訴訟は，その提起時において，原告適格を有しない者の訴えであったから，不適法な訴えであったといわざるを得ない。

(2)　原告は，その後，本件破産手続が終了し，原告が本件特許権及びこれに基づく損害賠償請求権の管理処分権を回復したから，原告適格の欠缺は治癒された旨主張する。

　そこで検討するに，確かに，破産手続が終了した場合には，・・・，破産者は当該訴訟手続を受継しなければならない（破産法４４条４項・５項）。しかしながら，破産管財人の任務が終了した場合であっても，破産管財人は，急迫の事情があるときの必要な処分や財団債権の弁済をしなければならないし（同法９０条），新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは，追加配当を行うことができる（同法２１５条１項後段）など，破産管財人の管理処分権限が認められる場合がある。
　このような破産法の規定に照らすと，破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については，当該財産が破産財団を構成し得るもので，破産管財人において，破産手続の過程で破産終結後に当該財産をもって同法２１５条１項後段の規定する追加配当の対象とすることを予定し，又は予定すべき特段の事情があれば，破産管財人に当事者適格を認めるのが相当である。・・・（最高裁平成３年(オ)第１３３４号同５年６月２５日第二小法廷判決・民集４７巻６号４５５７頁参照）。
　加えて，破産手続が廃止によって終了した場合であっても，破産管財人は財団債権を弁済しなければならない（破産法９０条２項）のであるから，破手続が廃止によって終了した後における破産者の財産に関する訴訟については，当該財産が破産財団を構成し得るもので，破産管財人において，破産手続の過程で破産手続廃止後に当該財産をもって財団債権に対する弁済や破産債権に対する配当の対象とすることを予定し，又は予定すべき特段の事情があれば，破産管財人に当事者適格を認めるのが相当である。
　これを本件についてみるに，原告は，その陳述書（甲１２）において，本件特許権を本件破産裁判所及び本件破産管財人に申告しなかったことを認めている上，本件破産手続の廃止決定以前に本件訴訟の委任状を作成し，その決定の５日後に本件特許権侵害の特許法１０２条１項の推定による損害額を１億０９６２万円と主張して本件訴訟を提起した（・・・）のであるから，本件特許権が価値を有する可能性があることを知りながら，本件破産裁判所に対して本件特許権及びこれに基づく損害賠償請求権を申告しなかったと認められる。

　そうすると，原告の重要財産開示義務（破産法４１条）の違反によって，本件破産管財人は，本件破産手続の過程において，本件特許権の換価やこれに基づく損害賠償請求権の行使の機会を失い，ひいては本来行うべき財団債権に対する弁済や破産債権に対する配当の機会を失ったというべきであるから，財団債権に対する弁済や破産債権に対する配当の対象とすることを予定すべき特段の事情があったと認めるのが相当である。
　したがって，本件訴訟においては，口頭弁論終結時点においても，本件破産管財人が原告適格を有するというべきである。

相当程度進行した請負契約の解除

事件番号　平成22(ワ)17142
事件名　物件返還等請求事件
裁判年月日　平成24年05月15日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　その他
訴訟類型　民事訴訟
裁判官 志賀勝（裁判長裁判官　阿部正幸　転補）

　被告代表者は，平成２２年３月１２日，原告に一方的に被告の仕事を辞めるようにと告げており，これは，本件各請負契約の注文者である被告が原告に対し解除権（民法６４１条）を行使したものということができる。このように，本件各請負契約は本件各物件が完成する前に解除されているものの，前記１(2)，(3)及び後記イ，(2)アによれば上記解除の時点において，本件各物件の製作は相当程度進行していたことが認められるのであり，このような場合においては，既に製作された部分に対する請負契約の解除は許されず，請負人である原告は，被告に対し，本件各請負契約が解除された時点における本件各物件の完成度に応じた出来高に係る請負代金請求権を有すると解するのが相当である。

前訴の既判力が本訴に直接に及ばなくても、前訴の蒸し返しとなり訴訟上の信義則に反するとした事例

事件番号　平成21(ワ)31535
事件名　損害賠償請求事件
裁判年月日　平成24年04月27日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官　大鷹一郎

(2) 検討
ア　前訴と本訴では，原告の請求権を基礎付ける特許権はいずれも本件特許権で同一であるが，前訴は本件特許権に基づく前訴マウスの使用等の差止請求権を訴訟物とするもので，前訴の確定判決により既判力が生じるのは，前訴の控訴審の口頭弁論終結時である平成１４年７月９日における上記請求権の存否であるのに対し，本訴は前訴控訴審判決が確定した平成１５年３月２５日から本訴の提起日までの間における被告の本訴マウスの使用等による本件特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであって，前訴と本訴では訴訟物が異なり，前訴の既判力が本訴に直接に及ぶものではない。
・・・
　・・・ところが，原告は，本訴において，上記争点について，前訴でした主張と同様の主張を行い，本訴マウスが構成要件Ｂを充足し，ひいては本件発明の技術的範囲に属する旨主張している。前訴１審判決及び前訴控訴審判決が示した構成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」についての解釈は判決における理由中の判断であって，本訴はもとより，前訴においても既判力の対象となるものではないが，本訴において，原告が構成要件Ｂの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」の解釈を再び争い，本訴マウスが本件発明の技術的範囲に属すると主張することは，前訴の判決によって原告と被告との間で既判力をもって確定している前訴マウスの使用等による本件特許権に基づく差止請求権の不存在の判断と矛盾する主張をすることに帰し，実質的に，同一の争いを繰り返すものであるといわざるを得ない。　・・・，民事訴訟法においては，単に新たな証拠が発見されたというのみでは，再審事由とはならず，相手方当事者又は第三者の犯罪その他の違法行為によって攻撃防御の方法の提出を妨げられた場合などに限り，再審事由（同法３３８条１項５号ないし７号，２項）としている趣旨に照らすならば，上記技術常識を可視的に立証することは前訴当時の技術では不可能であったが，本訴の時点においては，甲８の実験報告書によってその立証が可能になったからといって，前訴の蒸し返しとなる主張を行うことを正当化することはできない。
　したがって，この限りにおいて，原告の上記主張を採用することはできない。

(ウ)　・・・均等侵害の主張を含めて，原告が前訴において自己の攻撃防御を尽くす十分な機会と権能を与えられていなかったことをうかがわせる事情は認められない。

(エ)　一方，被告において，前訴控訴審判決が確定したことによって紛争が解決し，本件発明の各構成要件の充足性を判断する上では前訴マウスの構成と実質的に同一の構成といえるマウスを用いた実験等を行うことは本件特許権を侵害するものでなく，そのような行為を対象とした差止請求や損害賠償請求をされることはないものと期待することは合理的であり，保護するに値するものである。本訴において前訴と同一の争点について審理を繰り返すことは，このような被告の期待に反するものであって，そのための被告の応訴の負担は軽視することはできない。

ウ　以上の諸事情を総合すると，前訴と本訴は，訴訟物を異にし，差止め又は損害賠償の対象とされた被告の侵害行為等が異なり，しかも，本訴は前訴と異なる争点をも含むものであるから，原告による本訴の提起が，前訴の蒸し返しであって，訴権の濫用に当たり，違法であるとまで認めることはできない。しかし，本訴において，前訴における争点と同一の争点である構成要件Ｂの解釈について前訴と同様の主張をすること及び前訴で主張することができた均等侵害の主張をする点においては，前訴の蒸し返しであり，訴訟上の信義則に反し，許されないというべきである。

可分債権の一部請求を明示して訴えを提起し、残部についての権利行使の意思を継続的に表示している場合

事件番号　平成21(ワ)17204
事件名　職務発明の対価請求事件
裁判年月日　平成24年02月17日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官　岡本岳

(2) 被告は，原告の請求のうち，当初の請求額である１５０万円を超える部分（増額部分）の消滅時効は平成１０年１０月７日から進行し，上記１５０万円の訴訟提起によってもその時効は中断ぜずに進行を続け，平成２０年１０月６日の経過をもって時効期間が満了し，被告の消滅時効の援用により増額部分の請求債権は時効消滅したと主張する。
　しかし，数量的に可分な債権の一部につき一部であることを明示して訴えを提起した場合に，当該訴訟手続においてその残部について権利を行使する意思を継続的に表示していると認められる場合には，いわゆる裁判上の催告として，当該残部の請求債権の消滅時効の進行を中断する効力を有するものと解すべきであり，当該訴訟継続中に訴えの変更により残部について請求を拡張した場合には，消滅時効を確定的に中断すると解するのが相当である。

　本件において，原告は，訴状において，相当対価の総額として主張した約２０億６３００万円から既払額を控除した残額の一部として１５０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するとしつつ，「本件請求については時効の問題は生じないものと考えられるが，被告からいかなる主張がなされるか不明であるので，念のため，一部請求額を「１５０万円」として本訴を提起したものであり，原告は追って被告の時効の主張を見て請求額を拡張する予定である」として，本件訴訟手続において，残部について権利を行使する意思を明示していたと認められる。したがって，裁判上の催告により，当該残部の請求債権の消滅時効の進行は，遅くとも上記訴状を第１回口頭弁論期日において陳述した平成１９年６月２６日に中断し，その後，本件訴訟係属中に原告が訴えの変更により残部について請求を拡張したことにより，当該残部の請求債権の消滅時効は確定的に中断したものというべきであるから，被告の主張には理由がない。

　被告が指摘する最高裁判所昭和３４年２月２０日第二小法廷判決（民集１３巻２号２０９頁）は，明示的な一部請求における訴え提起による時効中断の効力を判示したものであって，被告の主張を根拠づけるものとはいえない。