特許法４４条１項の要件の判断事例

事件番号 平成21(行ケ)10352
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟

　すなわち，特許法４４条１項の要件を充足するためには，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。
　これに対して，審決は，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するのではなく，審決が限定して認定した「原出願発明構造」と，本件特許発明を対比し，本件特許発明は，「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として，本件特許発明が，原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。

　しかし，審決の判断は，
①　原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく，「原出願発明構造」に限定したものと対比をしなければならないのか，その合理的な説明がされていないこと，
②　審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に関して，本件特許発明が特定していないことが，何故，本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか，その合理的な説明はない。

審決の判断手法及び結論は，妥当性を欠く。

商標法６４条１項の解釈

事件番号 平成21(行ケ)10198
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

１ 商標法６４条１項について
　防護標章登録制度に係る商標法６４条１項は，
「商標権者は，商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において，その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは，そのおそれがある商品又は役務について，その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」
旨規定する。

　同項の規定は，原登録商標が需要者の間に広く認識されるに至った場合には，第三者によって，原登録商標が，その本来の商標権の効力（商標法３６条，３７条）の及ばない非類似商品又は役務に使用されたときであっても，出所の混同をきたすおそれが生じ，出所識別力や信用が害されることから，そのような広義の混同を防止するために，「需要者の間に広く認識されている」商標について，その効力を非類似の商品又は役務について拡張する趣旨で設けられた規定である。
　そして，防護標章登録においては，
①　通常の商標登録とは異なり，商標法３条，４条等が拒絶理由とされていないこと，
②　不使用を理由として取り消されることがないこと，
③　その効力は，通常の商標権の効力よりも拡張されているため，第三者の商標の選択，使用を制約するおそれがあること
等の諸事情を総合考慮するならば，
商標法６４条１項所定の「登録商標が・・・需要者の間に広く認識されていること」との要件は，当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく，商品や役務が類似していない場合であっても，なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること，すなわち，そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すもの
と解すべきである。


平成22年02月25日　平成21(行ケ)10196　飯村敏明裁判長も同趣旨を判示。

取締役と会社間の利益相反取引

事件番号 平成21(行ケ)10290
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

また，取締役と会社間の利益相反取引に取締役会の承認を必要とする趣旨は，会社の利益保護を図ることにあるから，会社が同取引の無効を主張しない場合は，取締役会の承認を経ていないことを理由として第三者がその無効を主張することはできないというべきである。そうすると，仮に被告と浜田治雄との間の通常使用権許諾契約が，取締役と会社間の利益相反取引に該当するとしても，被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾したことを主張している本件において，原告は，取締役会の承認を経ていないことを理由として通常使用権許諾契約の無効を主張することができないというべきである。

先に出願した背信的悪意者に特許を受ける権利を対抗できるとした事例

事件番号 平成21(ネ)10017
事件名 特許を受ける権利の確認等請求控訴事件
裁判年月日 平成22年02月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘

５ 争点（５）〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の取得を控訴人に対抗できないか〕について
・・・
(2) 被控訴人は，控訴人において，本件特許を受ける権利につき特許出願を経ていないから，本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができない（特許法３４条１項）旨を抗弁するのに対し，控訴人は，被控訴人において，Aからの本件特許を受ける権利の譲受けにつき背信的悪意者である旨主張するので，この点を検討する。

・・・
イ上記の事実関係を踏まえて検討すると，控訴人のもとで平成１５年８月２３日に完成した本件発明は，被控訴人においてそのままの形で平成１６年６月１４日に特許出願がされたということができる。
・・・
　そうすると，Aは，控訴人との秘密保持契約に違反して，本件発明に関する秘密を被控訴人に開示したということができる。
　そして，上記アの事実からすると，被控訴人の代表者であるFは，平成１６年６月１４日までの間に（ただし，Aから被控訴人への譲渡証書［乙２１］は平成１６年７月２日付け）被控訴人がAから本件発明の特許を受ける権利の譲渡を受けた際，同発明について特許出願がされていないこと及び本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることを知ったというべきである。
　そして，Fは，Aから本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化することは，控訴人の秘密を取得して被控訴人がそれを営業に用いることになると認識していたというべきであり，さらに，本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることからすると，通常は，控訴人に承継されているであろうことも認識していたというべきである。

　このように，被控訴人の特許出願は，控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して，そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから，被控訴人は「背信的悪意者」に当たるというべきであり，被控訴人が先に特許出願したからといって，それをもって控訴人に対抗することができるとするのは，信義誠実の原則に反して許されず，控訴人は，本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。
・・・
エ　以上のとおり，被控訴人が先に特許出願したからといって，それをもって控訴人に対抗することができるとするのは，信義誠実の原則に反し許されないというべきであり，控訴人は，自ら特許出願をしなくとも，本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。

発明特定事項の効果を含めた用語の解釈をした事例

事件番号 平成21(行ケ)10139
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘

(2) 上記(1)の記載によれば，
本件補正後の請求項１における
「ウェハに第１の圧力を与えながら，平坦化を行なうために表面を化学機械研磨するステップと，前記研磨スラリーの窮乏領域を減じるように化学機械研磨の間第１の圧力を第２の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すステップ」
の技術的意義は，
「ウェハの表面を高速の材料除去速度で均一に平坦化するために，化学機械加工処理の間，ウェハに与えた第１の圧力を第２の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出して，該パルス状の圧力によって，『研磨スラリーを研磨パッドに塗布するステップ』により塗布された研磨スラリーを研磨パッド上のスラリー窮乏領域に行き渡らせるように移動させ，ウェハの表面を平坦化する」
ものであると認められる。

　そして，本願発明において，研磨スラリーを研磨パッド上のスラリー窮乏領域に行き渡らせるように移動させる作用効果は，第１の圧力から第２の圧力へ減じることを断続的に繰り返すことによってもたらされるものと解される。

　なお，研磨スラリーの供給については，上記請求項１には「研磨スラリーを研磨パッドに塗布するステップ」という記載しかなく，図３に記載されている装置も，典型的なＣＭＰ装置の例として記載されているにすぎないから，本願発明において研磨スラリーの供給方法は特定されていないというべ
きである。
・・・

４ 取消事由１（本願発明の要旨認定の誤り）について
(1) 前記２認定のとおり，本願発明は，
「ウェハの表面を高速の材料除去速度で均一に平坦化するために，化学機械加工処理の間，ウェハに与えた第１の圧力を第２の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出して，該パルス状の圧力によって，『研磨スラリーを研磨パッドに塗布するステップ』により塗布された研磨スラリーを研磨パッド上のスラリー窮乏領域に行き渡らせるように移動させ，ウェハの表面を平坦化する」
ものである。
　したがって，本件補正後の請求項１の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，第１の圧力を第２の圧力へ断続的に減じることでパルス状の圧力を積極的に作り出して研磨スラリーに作用させ，研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにするものであると解することができるから，その旨の原告の主張を認めることができる。

(2) 被告は，上記請求項１の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，単に「第１の圧力を第２の圧力へ断続的に複数回減じ」てパルス状に変化する圧力を作り出すことを意味していることは明確であると主張するが，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては，特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して，その技術的意義を明らかにした上で，技術的に意味のある解釈をすべきである。
　そうすると，上記請求項１の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，上記のとおり解釈することができるのであって，「研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにする」ことは，「パルス状の圧力を作り出す」ことの結果として起きる現象であるとしても，それを用語の解釈に含めることができないという理由はない。

法１０３条の過失推定規定の非適用の主張

事件番号 平成19(ワ)2076
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　田中俊次


４ 争点４（本件特許権侵害についての被告の過失の有無）について
(1) 被告は，第１次訂正及び本件訂正は本件特許権の存続期間満了後になされたものであり，本件特許権の存続期間中は本件訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく本件特許権は全く公示されていない上，登録時の特許請求の範囲の記載に基づく本件特許には無効理由の存在がうかがわれるとして，本件特許権の存続期間中の被告の行為について，特許法１０３条の過失推定規定は適用されないと主張する。

(2) 特許法１０３条が，他人の特許権又は専用実施権を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定する旨規定している趣旨は，特許発明の内容が特許公報，特許登録原簿等により公示されており，業として製品の製造販売を行っている業者においてその内容を確認し得ることが保障されているから，業者が製品を製造販売し又は製造方法を使用するなどの際に，公示された特許発明の内容等を確認し，上記行為が他人の特許発明を実施するものであるか否か，すなわち，他人の特許権又は専用実施権を侵害するものでないか否かを慎重に調査すべきことを期待し得るのであり，業者に対してかかる注意義務を課し得ることを基礎として，その調査を怠って漫然と他人の特許発明を実施し，その特許権を侵害することになったときは，通常の不法行為における過失の立証責任を転換し，その業者の過失の存在を推定したものであると解される。

・・・

(3) しかし，被告の上記主張は，以下のとおり理由がない。
　訂正審判請求あるいは無効審判における訂正請求は，特許権の消滅後においてもすることができ（特許法１２６条６項，１３４条の２第５項），訂正を認める審決が確定したときは，その訂正後における明細書，特許請求の範囲又は図面により特許出願，出願公開，特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（同法１２８条，１３４条の２第５項）。
そして，特許請求の範囲の訂正は，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものでなければならず（同法１２６条１項，１３４条の２第１項），かかる訂正要件を満たす適法な訂正が行われる限り，訂正前の特許発明を実施しない製品等が訂正後の特許発明を実施すると解される余地はない。

そうすると，業者としては，公示されている訂正前の特許発明の内容等について調査し，自己の製造販売する製品等が同特許発明を実施するものではないことを確認していれば，当然に，訂正後の特許発明を実施するものではないことを確認したことになるから，訂正後の特許発明の内容が公示されていなかったとしても，公示されている訂正前の特許発明の内容を調査することにより訂正後の特許発明を実施することを回避し得ることになる。
　したがって，訂正後の特許発明を実施する行為が，その公示される前にされたものであったとしても，その注意義務を軽減する理由はない。

以上からすれば，訂正後の特許権を侵害した者は，訂正がなされる前の侵害行為についても特許法１０３条により過失が推定されると解すべきである。

この点，被告は，訂正前の特許に無効理由の存在がうかがわれる場合には特許法１０３条の過失推定規定は適用されないとも主張する。しかし，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づく特許に無効理由があったとしても，訂正審判請求あるいは無効審判における訂正請求が行われて無効理由が回避される可能性があり，このことは，容易に予見し得るというべきである。
したがって，特許法１０３条により過失を推定するためには，自らの行為が特許発明の技術的範囲に属する実施行為であることの予見可能性があれば足りると解すべきであって，訂正前の特許に無効理由があったとしても，それだけで特許法１０３条による過失の推定が覆ると解することはできない（・・・。）。

著作権法３２条１項の引用に該当するとした事例

事件番号 平成20(ワ)32148
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年01月27日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　清水節

(4) まとめ
以上のとおり，被告各図表は，いずれも，被告書籍の表現形式上，利用する側の著作物であるＡの執筆部分と明確に区別して認識することができると認められ，また，偶数頁に掲載されたＡの執筆部分の記載内容を，読者に視覚的に分かりやすく伝えるための補足資料として利用されたものにすぎず，Ａの執筆部分が主，被告各図表が従という関係にあると認めることができる（・・・。）。

　そして，被告書籍における原告各図表の利用行為が上記のようなものでありまた原告各図表の利用に当たり，「出典：月刊ネット販売」と明記されていることからすれば，被告書籍に被告各図表を掲載した被告の行為は，公正な慣行に合致するものであり，かつ，引用の目的上正当な範囲内で行われたものと認めることができる。

　したがって，仮に，原告各図表が編集著作物であるとしても，被告が被告書籍において原告各図表を利用した行為は，著作権法３２条１項の引用に該当し，適法なものと認めることができる。

超過利益の算定方法

事件番号 平成20(ワ)14681
事件名 補償金請求事件
裁判年月日 平成22年01月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　岡本岳

第３ 当裁判所の判断
１ 旧３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」について旧３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり，その発明により使用者等が将来得ることのできる独占的実施による利益をその承継時に算定することが極めて困難であることからすると，当該発明の独占的実施による利益を得た後の時点において，その独占的実施による利益の実績をみて法的独占権に由来する利益の額を事後的に認定することも，同条項の文言解釈として許容されると解される。

　また，使用者等は，職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくても当該発明について同条１項が規定する通常実施権を有することにかんがみれば，同条４項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，自己実施の場合には，単に使用者が有する通常実施権(法定通常実施権)に基づいて得るべき利益をいうものではなく，これを超えて，使用者が従業員等から特許を受ける権利を承継し，その結果特許を受けて発明の実施を排他的に独占し又は独占し得ることによって得られる独占の利益と解すべきである。
　そして，ここでいう「独占の利益」とは，自己実施の場合には，他者に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が上げた利益，すなわち，他者に対する禁止権の効果として，他者に許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高(以下，この差額を「超過売上高」という。)を得たことに基づく利益(以下「超過利益」という。)が，これに該当するものである。

　この超過利益については，超過売上高に対する利益率なるものが認定困難である一方，その額は，仮に本件特許発明を他者に実施許諾した場合に第三者が当該超過売上高の売上げを得たと仮定した場合に得られる実施料相当額を下回るものではないと考えられることからすると，超過売上高に当該実施料率(仮想実施料率)を乗じて算定する方法によることが許されるものと解される。

引用発明の組み合わせが否定された事例

事件番号 平成21(行ケ)10265
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

(1) 刊行物１の第４図によれば，切り欠ぎ部と対称の位置にあり電機子の軸方向における両側面に他の部材７（錘）を取り付けることが開示されているのみであり，環状のコアレス電機子コイルの内側に錘を入れることについては記載も示唆もないし，コイルの内側に錘を配置することが本件発明を含む軸方向空隙型電動機の技術分野で周知の技術的事項であると認めるに足りる証拠はない。

　また，径方向空隙型電動機である甲１発明から軸方向空隙型電動機である本件発明を想到するに当たって，甲１発明において径方向空隙型を軸方向空隙型に変更したことに伴い，甲１発明における錘の配置位置を軸方向から径方向に変更した場合は，電機子の軸方向の側面に代えて電機子の径方向の側面に錘を配置することとなり，これは電機子の外周に錘を設けることとなるから，当業者において電機子コイルの環の内側に錘を入れることを想到させるものではない。
　さらに，前記刊行物２の記載によれば，軸方向空隙型電動機である甲３発明において，その電機子に対して厚みのある部材を付加することは排除されるべき技術的事項であって，たとえ甲１発明に不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付けることが開示されているとしても，不平衡荷重効果を増大させるような部材は，一般に密度が高く所定の厚みを有するものであるし，また，電機子巻線の近傍にこのような部材を配置することは，従来行われてきた加圧成形等の妨げにもなり得る。

　したがって，甲１発明の電動機の各構成要素を，軸方向空隙型電動機である甲３発明の構成のものに改変したものにおいて，電機子に錘となる部材を取り付けることを想到することは困難であるというべきである。

時機に後れた攻撃防御方法であるとした事例

事件番号 平成21(ワ)6505
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年01月22日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
裁判長裁判官　岡本岳

２ 争点(5)（対抗主張〔訂正審判請求〕）について
　原告は，第２の２(7)の経緯により平成２１年１１月１９日付け原告準備書面（３）をもって，本件訂正発明には無効理由がなく，かつ，被告製品は訂正発明の技術的範囲に属すると主張し，これに対し，被告は，原告の上記主張は，時機に後れた攻撃防御方法であるから却下されるべきであると主張する。

　そこで検討するに，原告は，既に第１回口頭弁論期日において被告らから乙６刊行物記載の発明が本件特許発明と同一の発明であるとして乙６刊行物を提示されたのに対して，両発明が同一ではないとの主張を終始維持し続けていたにもかかわらず(主張を変更することを妨げる事情は何ら認められない。)，弁論準備手続終結後になって訂正審判請求をした上で，最終口頭弁論期日に，この訂正により乙６刊行物記載の発明には本件特許発明と相違点が生じ無効理由がない旨の上記主張に及んだものである。そして，このことについてやむを得ないとみられる合理的な説明を何らしていない。したがって，原告の上記主張は，少なくとも重大な過失により時機に後れて提出したものというほかなく，また，これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。

　よって，原告の上記主張は，民事訴訟法１５７条により，これを却下する。

特許請求の範囲の用語の認定事例－特定のない事項を認定しない事例

事件番号 平成21(行ケ)10113
裁判年月日 平成22年02月03日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟

(1) 本件審決による本件発明の要旨認定
　本件審決は，本件発明の要旨について，特許請求の範囲の請求項１の記載に基づき，上記第２の２のとおり認定しているところ，同記載中には，Ｘ線異物検査装置が備える「片持ちフレーム」自体が具体的にどのように支持されているかについて限定する記載はない。

　他方，本件審決は，本件発明と引用発明１の対比を行う前提として，本件発明は，「Ｘ線異物検査装置」本体の支持構造体に支持された単一の「片持ちフレーム」に「搬送機構及びＸ線ラインセンサ」が支持されている発明と，「Ｘ線異物検査装置」本体の支持構造体に別々に支持された「片持ちフレーム」に，「搬送機構」と「Ｘ線ラインセンサ」が，それぞれ支持されている発明とを包含していると解釈した上，本件フレームは，「Ｘ線異物検査装置」本体の支持構造体に支持された「片持ちフレーム」であると認定していることは，上記第２の３(2)のとおりである。
・・・

そうすると，本件審決は，本件発明に係る本件フレームについて，「Ｘ線異物検査装置本体の支持構造体に支持されているもの」であるとの特定事項を付加した上，本件発明の要旨認定を行ったものというほかはない。

(2) 本件についての検討
ア特許請求の範囲の記載
　本件発明を特定する本件明細書の特許請求の範囲の記載は，上記第２の２のとおりであり，・・・，上記特許請求の範囲の記載によると，本件フレームがＸ線異物検査装置に設置されるものであること自体は自明である。
・・・

イ当業者の技術常識
・・・，Ｘ線異物検査装置の機構を支持するフレーム自体の支持構造に関して，本件特許出願時において確立した技術常識が存在していたとは認められない。そうすると，特許請求の範囲の記載に基づいて，本件フレームの支持構造について何らかの限定を加えて解釈することはできない。

ウ発明の詳細な説明の記載
(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の「片持ちフレーム」の構造に関連する次の各記載がある。
・・・

(イ) 上記(ア)の各記載によると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に関し，以下のようにいうことができる。
・・・

(ウ) 上記(イ)によると，本件発明の「片持ちフレーム」は，少なくとも搬送機構及びラインセンサの下部に工具や交換部品を挿入することのできる空間を作出し，メンテナンスを容易にするために採用された構成であり，本件発明の効果は，「一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端と…する」という「片持ちフレーム」の構造そのものによって導かれ，「片持ちフレーム」自体の支持構造の如何を問わないものであるということができる。

　そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明における記載を検討しても，本件発明に係る特許請求の範囲の記載における「片持ちフレーム」の文言について，それ自体の支持構造に関する何らかの限定を加えて解釈する契機はないといわざるを得ない。

(3) 小括
　以上によると，本件フレームが「Ｘ線異物検査装置本体の支持構造体に支持されているもの」に限定されることを前提とする本件審決による発明の要旨認定は誤りであるというべきである。

小売等役務商標制度の施行と商標の使用

事件番号 平成21(行ケ)10305
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月03日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣


ウ　原告の主張(5)について
　原告は，「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示は，特定の商品との密接な関連性がなく，単に店舗における小売サービスを認識させるにとどまるから，小売等役務の出所を表示するにすぎず，指定商品の出所を識別させるものではなく，本件商標が指定商品について使用されていたとはいえないと主張する。

　平成１９年４月１日に小売等役務商標制度が新たに施行されたところ，商標を小売等役務について使用した場合に，商品についての使用とは一切みなされないとまではいうことができない。
　すなわち，商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規定（商標法２条１項１号）に改正はなく，「商品Ａ」という指定商品に係る商標と「商品Ａの小売」という指定役務に係る商標とは，当該商品と役務とが類似することがあり（同条６項），商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されること（同法４条１項１０号，１１号，１５号，１９号等）からすると，その使用に当たる行為（同法２条３項）が重なることもあり得るからである。

　そして，商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね，商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが，小売等役務商標制度本来の在り方であり，小売等役務商標制度が施行された後においては，商品又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には，商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある。

　しかしながら，本件商標は，小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ，前記１の認定事実によれば，被告は，小売等役務商標制度が施行される前から本件商標を使用していたものである。
　このように，小売等役務商標制度の施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず，その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって，これが本件商標の使用に当たらないと解すると，指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において，被告に対し，「洋服」等を指定商品とする本件商標とは別に「洋服の小売」等を指定役務とする小売等役務商標の取得を強いることになり，混乱を生ずるおそれがある。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

歴史的事実を素材として叙述されたノンフィクション作品の保護の対象

事件番号 平成20(ワ)1586
事件名 著作権侵害差止等請求反訴事件
裁判年月日 平成22年01月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官　大鷹一郎


１ 争点１（被告らによる原告の複製権又は翻案権侵害の成否）について
　原告は，
　別紙対比表１の各原告書籍記述部分（下線部分）はそれぞれが表現上の創作性を有する著作物であり，同対比表の各被告書籍記述部分（下線部分）は上記各原告書籍記述部分と表現上の同一性又は類似性を有し，また，
　別紙対比表２，３，仙之助及び正造を主人公とした章全体の各原告書籍記述部分とこれらに対応する各被告書籍記述部分は，歴史的事実が共通するのみならず，表現方法，事実の取捨選択，配列等の創作的部分において同一性又は類似性を有し，
　しかも，被告書籍は原告書籍に依拠して執筆されたものであるから，上記各被告書籍記述部分は，上記各原告書籍記述部分を複製又は翻案したものである旨主張する。

　ところで，原告書籍のように，歴史的事実を素材として叙述されたノンフィクション作品においては，基礎資料からどのような歴史的事実を取捨選択し，その歴史的事実をどのように評価し，どのような視点から，どのような筋の運び，ストーリー展開，言い回し，語句等を用いて具体的に叙述したかといった点に筆者の個性が現れるものといえるが，著作権法は，思想又は感情の創作的表現を保護するものであり（同法２条１項１号参照），思想，感情又はアイデア，事実又は事件など表現それ自体でないものや，表現であっても，表現上の創作性がない部分は保護の対象とするものではないから，ノンフィクション作品においても，叙述された表現のうち，表現上の創作性を有する部分のみが著作権法の保護の対象となるものであり，素材である歴史的事実そのものや特定の歴史的事実を取捨選択したことそれ自体には著作権法の保護が及ぶものではないものと解される。

　そして，複製とは，印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により著作物を有形的に再製することをいい（著作権法２条１項１５号参照），また，言語の著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解されるから（最高裁平成１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照），被告書籍記述部分がこれに対応する原告書籍記述部分の複製又は翻案に当たるか否かを判断するに当たっては，被告書籍記述部分において，原告書籍記述部分における創作的表現を再製したかどうか，あるいは，原告書籍記述部分の表現上の本質的特徴を直接感得することができるかどうかを検討する必要がある。

拒絶の理由の付加変更と意見を述べる機会

事件番号 平成21(行ケ)10150
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

審決において，相違点に係る容易想到性の判断に関連する理由付けに関して，拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加変更した部分が含まれたときに，付加変更した部分が，当業者において，先行技術を理解し，新たな発明をしようとする上で周知の事項であり，請求人に対して意見を述べる機会を付与しなくとも，手続の公正を害さないと認められる事情が存する場合には，意見を述べる機会を付与しなくても，直ちに違法となるものとはいえない。

異なる用語を相違点なしとした事例

事件番号 平成21(行ケ)10136
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

１ 取消事由２（相違点アの認定の誤り）について
(1) 審決は，相違点アとして，「植栽容器が，特許発明１は，『凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マット』であり，複数のそれらが，載置部としての『敷設面』に『敷き詰め』られているのに対し，甲２－１発明は，『凹型構造内に植物育成材を設けてなる植物育成材入りプランタ』であり，複数のそれらが載置部に『載置』されている点。」（審決書１２頁１７行～２１行）と認定し，実質的に相違する理由として，次の２点を挙げる。
・・・

(3) 特許発明１の「敷き詰め」と甲２－１発明の「載置」が相違するとした点について
ア　特許発明１
(ア) 本件訂正明細書の記載
・・・
(イ) 「敷き詰め」の意義
　上記記載によれば，特許発明１において，「敷き詰め」の語は，隣接する植栽マット１の相互間に所用経路の給水管配設用空間部２２を形成し得る隙間が存在する配置を含めた意味で用いられている。
・・・

イ　甲２－１発明
(ア) 引用例の記載
・・・
(イ) 「載置」の意義
　上記記載によれば，甲２－１には，従来の屋上，バルコニー等の緑化においては，植物の植えられたプランタ等を適当に配置することから，プランタも同時に見えることによって，美しい景観にすることが困難であるという問題点を解決するため，プランタより高い仕切部を設ける発明が記載されている。

ウ　小括
(ア) 以上のとおり，特許発明１においては，給水管配設用空間部２２を形成し得るような「隙間」が存在する状態をも含めて，植栽マットを「敷き詰める」と記載されているのに対し，甲２－１発明においても，雑然としたイメージを排除して花壇のような美しい景観を造り出すように「載置」することが記載されている。特許発明１の「敷き詰め」と，甲２－１発明のプランタの「載置」との間に，格別の相違は存在しない。
　なお，審決は，特許発明１には，「容易且つ短時間に敷設等を行うことができるという甲２－１発明にはない新たな作用効果を奏する」（審決書１３頁５行，６行）とするが，甲２－１発明の「載置」と特許発明１の「敷き詰め」とにおいて，相違がない以上，特許発明１に「敷き詰め」ることに伴う格別の作用効果は存在しない。