商標法４条１項７号該当性（一般道徳観念に反する）を否定した事例

事件番号　平成24(行ケ)10222
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年11月07日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　商標権（HPは特許権となっているが誤り。）
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官 土肥章大，裁判官　部眞規子，齋藤巌

３ 商標法４条１項７号該当性について
　前記２(1)アに認定したところによれば，・・・，本件審決は，本願商標は社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反するものであると判断しているので，以下においては，本願商標を本件指定商品について使用することが社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念に反するものといえるかどうかについて検討する。

(1)　まず，前記２(1)アのとおり，本願商標は，「北斎」との筆書風の漢字と，葛飾北斎が用いた落款と同様の形状をした本件図形からなるところ，前記２(4)に認定した審判段階における原告の主張からすると，本願商標が商標登録された場合において，原告が本件指定商品について本願商標に基づき主張することができる禁止権の範囲は，「北斎」との筆書風の漢字と本件図形からなる構成に限定されると考えられることから，例えば，「北斎」との漢字文字のみからなる商標について，これが本願商標の禁止権の範囲に含まれるなどと主張することは，信義誠実の原則に反し許されないといわなければならない。

(2)　また，前記２(2)のとおり，葛飾北斎の出身地である東京都墨田区や国内各地のゆかりの地においては，・・・，「北斎」の名称は，それぞれの地域における公益的事業の遂行と密接な関係を有している。したがって，原告が本願商標の商標登録を取得し，本件指定商品について，本願商標を独占的に使用する結果となることは，上記のような各地域における公益的事業において，土産物等の販売について支障を生ずる懸念がないとはいえない。
　しかしながら，前記(1)のとおり，原告が本件指定商品について本願商標に基づき主張することができる禁止権の範囲は，「北斎」との筆書風の漢字と本件図形からなる構成に限定されると考えられることからすれば，当該公益的事業の遂行に生じ得る支障も限定的なものにとどまるというべきである。

(3)　さらに，前記２(2)のとおり，葛飾北斎は，日本国内外で周知，著名な歴史上の人物であるところ，周知，著名な歴史上の人物名からなる商標について，特定の者が登録出願したような場合に，その出願経緯等の事情いかんによっては，何らかの不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるため，当該商標の使用が社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念に反する場合が存在しないわけではない。
　しかしながら，原告による本願商標の出願について，上記のような公益的事業の遂行を阻害する目的など，何らかの不正の目的があるものと認めるに足りる証拠はないし，その他，本件全証拠によっても，出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められない。

(4)　以上のとおり，本願商標の商標登録によって公益的事業の遂行に生じ得る影響は限定的であり，また，本願商標の出願について，原告に不正の目的があるとはいえず，その他，出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められない本件においては，原告が飾北斎と何ら関係を有しない者であったとしても，原告が本件指定商品について本願商標を使用することが，社会公共の利益に反し，又は社会の一般的道徳観念に反するものとまでいうことはできない。

先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれる実施例と同じものである場合

事件番号　平成24(行ケ)10051
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年11月13日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　芝田俊文、裁判官　西理香，知野明
特許法２９条の２

イ　原告は，審決は，本件特許発明１の実施例１，２と先願当初明細書の実施例１とが同じものであると認定しているが，仮に，実施例どおしが同じであるとしても，それをもって本件特許発明１が先願発明と同一の発明であると結論付けることはできないと主張する。

　しかし，先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれる実施例と同じものであれば，先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれることは当然であり，この場合，本件特許発明１は先願発明と同一の発明であるということができる。

顕著な効果を認めた事例

事件番号　平成24(行ケ)10004
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年11月13日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　芝田俊文、裁判官　西理香，知野明
特許法２９条２項

　これに対し，本件発明１は・・・クラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり，特に，以下のとおり，本件特許出願時の技術水準から，当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。

　すなわち，本件明細書（甲１０）によると，実施例において，・・・クラックが発生するまでの往復回数（耐久回数）を測定したことが記載されており（【００８９】）・・・同試験の結果は，硬化剤として，ＤＭＴＡ（ジメチルチオトルエンジアミン（ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００））を用いたサンプル１～３と，ＭＯＣＡを用いたサンプル４～６とを比較すると，耐久回数について，後者が１０万回～９０万回であるのに対して，前者は２５０万回～２２５０万回であったことが記載されており（【表１】），その差は顕著である。
　上記記載によれば，硬化剤として，ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより，クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。
　そして，このような効果について，甲第１号証及び同第２号証には何らの記載も示唆もなく，ほかに，このような効果について，本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると，硬化剤として，ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより，クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は，甲第１号証及び同第２号証からも，また，本件特許出願時の技術水準からも，当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。

ウ(ア)　この点に関し，審決は，「甲第２号証は，熱硬化性ポリウレタンの硬化剤としてＭＯＣＡに代えて引用発明２を用いることを強く動機づける刊行物といえ」るとした上，「仮に被請求人（判決注・原告）主張の効果が認められるとしても，引用発明１において，その硬化剤であるＭＯＣＡに代えて引用発明２を用いることは，格別な創作力を発揮することなく，なし得るのであるから，前記効果は，単に，確認したに過ぎないものといわざるを得」ないとの見解を示している。また，被告は，容易想到性の判断における「動機付け」について詳細な主張を展開しているので，以下，この点について検討する。
・・・
(オ)　以上によれば，甲第２号証に接した当業者が安全性の点からＭＯＣＡに代えてＥＴＨＡＣＵＲＥ３００を用いることを動機付けられることがあるとしても，ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００をシュープレス用ベルトの硬化剤として使用した場合に，安全性以外の点（例えば耐久性）についてどのような効果を奏するかは不明である上，安全性の点からみても他にも選択肢は多数あり，その中から特にＥＴＨＡＣＵＲＥ３００を選択する理由はなく，かえって，他の代替品を選択する可能性が高いといえるため，ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００の使用を強く動機付けられるとまでいうことはできない。

失効した特許の表示を付す行為が品質等誤認惹起行為に該当するとした事例

事件番号　平成23(ワ)12270
事件名　損害賠償等請求事件
裁判年月日　平成24年11月08日
裁判所名　大阪地方裁判所 　
権利種別　不正競争
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康，西田昌吾
不正競争防止法２条１項１３号

４ 争点３（被告によるウェブサイト上の記載が不正競争防止法２条１項１３号［品質等誤認惹起行為］に該当するか）について
（１）　特許の表示
ア　前記１のとおり，被告は，少なくとも平成２３年４月２８日以前の一定期間，自社のウェブサイトにおいて，被告製品につき，「国際的な特許で保護されている」「特許を取得している専用のワイヤーである」との記載を付していた。この点，被告製品は，巻き爪矯正具につき，ドイツのＰ１ の発明の実施品であり，その発明は，かつてドイツ及び米国で特許を受けていたものであるが，本件米国特許は２００４年（平成１６年）１月１５日に，本件ドイツ特許は２００６年（平成１８年）６月７日にそれぞれ失効した。

　一般に商品に付された特許の表示は，需要者との関係において，当該商品が特許発明の実施品であると受け取られるため，当該商品が独占的に製造，販売されているものであることや，商品の技術水準に関する情報を提供するものとして，「品質」（不正競争防止法２条１項１３号）の表示といえる。
　しかし，上記のとおり，被告は，被告製品につき，実際には特許発明の実施品ではなくなったにもかかわらず，国際的な特許で保護されている，特許を取得している専用のワイヤーであるといった表示を付し，少なくともいずれかの国・地域の特許発明の独占的実施品であるかのような情報を需要者に提供したものであるところ，かかる行為は，「品質」を誤認させるような表示をした不正競争行為（不正競争防止法２条１項１３号）に該当するというべきである。

イ　この点，被告は，「国際的な特許で保護」などの記載につき，被告製品が簡単には模倣できない高度な技術によることを示し，模倣品を用いて引き起こされる事故の防止を企図したものと読み取るのが通常である旨主張するが，上記表示をそのような限定した意味で受け取る理由はない。需要者にとって「品質」としての意味を持つ特許の表示に誤りがあった以上，不正競争防止法２条１項１３号（品質等誤認惹起行為）の該当性は否定できず，その主張は採用できないというべきである。

閑話休題－特許審査順番待ち期間の推移の単純予測

＊　数字は特許出願に係る数字で、２０１１年までの数字は特許等ＨＰ統計情報　年次報告書等から引用。
＊　黄色部分は筆者が前年の数字を用いて仮に設定
＊　「順番待件数」は、審査請求されて審査を待つ特許出願の数。
＊　ＦＡはファーストアクションと同義で最初の審査のこと。「ＦＡ期間」は最初の審査までの審査順番待ち期間（月数）。
＊　この予想では2013年末には審査請求数が25万5千件にもかかわらず審査順番待ち件数が19万8千件であり、２０１３年に審査順番待ち期間を１１ヶ月は達成可能か。
＊　黄色部分の順番待増減は、審査請求件数－ファーストアクション件数としたが、例年この数より２万件程度おおく減少している。堅めの予測となっている。

特許法１０１条２号の「日本国内において広く一般に流通しているもの」の適用事例

事件番号　平成23(ワ)6980
事件名　特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日　平成24年11月01日
裁判所名　大阪地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官　山田陽三、裁判官　松川充康，西田昌吾
特許法１０１条２号

（２） 特許法１０１条２号
　・・・
ウ　一方，被告は，ハ号スタイラスにつき，間接侵害（特許法１０１条２号）の除外要件である「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たる旨主張する。

　確かに，ハ号スタイラスの用途は，これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく，本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有するものではある（甲２～４）。

　しかし，結局のところその用途は，位置検出器にその接触体として装着することに限定されており，この点，ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また，そのような用途の限定があるため，実際にハ号スタイラスを購入するのは，位置検出器を使用している者に限られると考えられる。
　このような事情を踏まえると，ハ号スタイラスは，市場で一般に入手可能な製品であるという意味では，「一般に流通している」物とはいえようが，「広く」流通しているとは言い難い。また，そもそもこのような除外要件が設けられている趣旨は，「広く一般に流通しているもの」の生産，譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが，上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき，取引の安全を理由に間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。

　したがって，ハ号スタイラスは「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらず，この点に関する被告の主張は採用できない。

（３） 小括
以上によると，被告によるハ号スタイラスの製造，販売は，本件特許発明との関係において，平成２２年１２月６日以降，特許法１０１条２号の規定する間接侵害の要件を満たすものといえる。

引用文献に開示はないが、すでに解決されている課題

事件番号　平成23(ワ)6980
事件名　特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日　平成24年11月01日
裁判所名　大阪地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官　山田陽三、裁判官　松川充康，西田昌吾

（５） 原告の主張について
　この点，原告は，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止という本件特許発明の掲げる課題が，乙１２文献ほか，本件特許出願前のどの文献にも開示されておらず，本件特許発明に至る動機付けに欠ける旨主張する。

　しかし，この課題は，乙１２文献の開示する乙１２発明の構成，つまり，「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことで既に解決されているのであるから，当該課題にかかる動機付けがなければ本件特許発明の構成に至ることができないなどというものではない。言い換えれば，通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成は，主引例である乙１２文献に開示されているのであるから，かかる構成へ至るための課題の開示，動機付けの有無を問題とする必要はないといえる。

　また，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成の具体的な材料選択をする前提として，そのような上位概念で表現された構成を維持することへの動機付けが求められると解したとしても，あくまで既に公知となっている構成を維持するだけの動機付けがあるか否かの問題であり，新規の構成へ至る動機付けがあったかが問われるわけではない。
　通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことでその磁性化を防止できることは，乙１２文献でその構成に触れた当業者にとって明らかであるが，通電方式の位置検出器における測定対象は通電性のある物質であること，乙１２文献中の上記構成は強磁性の環境下における位置検出器で採用されたものであることからして，接触体の接触部の磁性化を避けることができれば，切削加工等で生じた切粉の付着など磁性化に伴う不都合を回避する効果が得られることも，乙１２文献に触れた当業者が予測し得る範囲内にある。そのため，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成を採る技術的意義は，その構成自体が示唆するものといえ，これを維持するだけの動機付けがあるといえる。
　なお，同様の理由により，当業者の予測し得ない顕著な作用効果や用途を見出したともいえず，かかる観点から本件特許発明の進歩性を肯定することも困難である。
　したがって，課題の示唆がないことを理由として本件特許発明の容易想到性を否定する原告の主張は採用できない。

一の請求項にかかる発明を特許できない場合、特許出願全体を拒絶査定することの適法性

事件番号　平成24(行ケ)10248
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年10月31日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平、裁判官　池下朗，古谷健二郎

　原告は，請求項１に係る本願発明につき特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした審決の判断については争っておらず，審決が，その他の請求項に係る発明について検討することなく出願全体を拒絶した点について，請求項３～１０に係る発明が進歩性を有することを理由として取り消されるべきであると主張する。

　しかしながら，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与されるという基本構造を前提としており，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，その特許出願全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかない。したがって，一部の請求項に係る発明について特許をすることができない事由がある場合には，他の請求項に係る発明についての判断いかんにかかわらず，特許出願全体について拒絶査定をすべきことになる。

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商標法４条１項６号の解釈

事件番号　平成24(行ケ)10125
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年10月30日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　商標権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　芝田俊文、裁判官　岡本 岳，武宮英子

イ　審決は，「公的な機関である地方自治体を表彰するために用いられる都道府県、市町村の章は、制定時に告示が行われるものであり、そして、告示は、広く一般に知らしめるものであることから、商標法第４条第１項第６号にいう「著名なもの」として扱うのが相当である」（２頁１７行～２０行）として，日南市章の実際の著名性について認定することなく，「著名なもの」と認めた。

　しかしながら，商標法４条１項６号は，「国若しくは地方公共団体……を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」と規定しているから，同号の適用を受ける標章は「著名なもの」に限られると解すべきであり（告示された国又は地方公共団体を表示する標章が当然に著名なものとなるわけではない。），著名であるか否かは事実の問題であるから，告示されたことのみを理由として「著名なもの」とした審決の判断手法は，是認することができない。
　そして，同号は，同号に掲げる団体等の公共性に鑑み，その信用を尊重するとともに，出所の混同を防いで取引者，需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものと解されるから，ここに「著名」とは，指定商品・役務に係る一商圏以上の範囲の取引者，需要者に広く認識されていることを要すると解するのが相当である。

商標法４条１項７号に該当するとした事例

事件番号　平成24(行ケ)10120
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年10月30日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　商標権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　芝田俊文、裁判官　岡本 岳，武宮英子
商標法４条１項７号

　「公的機関によって設置・運営される富士山の世界文化遺産に関する施設の名称」と認識される本願商標について，一私人である原告の登録を認め，「建物の管理」，「土地の管理」，「建物又は土地の情報の提供」等を含む指定役務について，その使用する権利を専有させることは，国又は地方公共団体等の公的機関による，富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するおそれがあると認められる。そして，これら施策の高度の社会公共性に鑑みれば，本願商標の登録を認めることは社会公共の利益に反するというべきであり，本願商標は，商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものと認められる。

間接侵害の成立を認めた事例

事件番号　平成23(ワ)24355
裁判年月日　平成24年10月30日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 上田史，石神有吾
特許法１０１条２号

(2) 以上のとおり，被告製品１又は被告製品２を装着した原告製プリンタは，本件訂正発明２の技術的範囲に属するところ，被告各製品は，物の発明である本件訂正発明２の「その物の生産に用いる物」であって，共通バス接続方式を採用しつつも，インクタンクの搭載位置間違いを検出するという本件訂正発明２による「課題の解決に不可欠なもの」に該当するといえるから，被告による被告各製品の輸入及び販売について，特許法１０１条２号の間接侵害が成立するというべきである。

禁反言の法理の適用を否定した事例－最も重要な相違点と付随的な相違点

事件番号　平成23(ワ)24355
裁判年月日　平成24年10月30日
裁判所名　東京地方裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 上田史，石神有吾

　・・・原告は，本件前訴において，「本件特許発明の構成が備える最も重要な機能」は，「各インクタンクを所定の位置（例えば受光手段の正面位置）で発光させることにより，インクタンクが正しい位置に搭載され，かつ正しく機能していることを確認できること」，すなわち，「光照合処理」（前記(ウ)ｂ）を採用した点にあり，この点が，設定登録時の請求項１及び５に係る各発明あるいは本件各訂正発明と被告主張の引用文献記載の発明との最も重要な相違点であると主張していたものと認められ，「ユーザーへの報知も発光部によって実現する機能」は，「多様な利用価値」の一つとして付随的な相違点として主張していたにすぎないものとうかがわれる。

　したがって，被告が指摘する「原告第１主張書面」ないし「原告第５準備書面」の記載箇所をもって，原告が，本件前訴において，本件訂正後の請求項１及び３の「光」の用語を可視光に限定して解釈すべきことを明示していたということはできないし，また，このような限定解釈を前提に被告が本件前訴で主張した本件特許の無効理由を回避しようとしたということもできない。

　以上によれば，原告が本訴において本件訂正後の請求項１の「光」に赤外線も含まれると主張することは禁反言の法理に照らし許されないとの被告の上記主張は，理由がない。

閑話休題－リーマンショックと審査請求の数

＊　特許庁HP　特許出願等統計速報　平成24年8月分（平成24年10月16日作成）第9頁に注釈等を記入。

サポート要件と実施可要件の使い分け

事件番号　平成24(行ケ)10076
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年10月29日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平、裁判官　真辺朋子，田邉実
特許法３６条６項１号

(3)　被告は，本件出願時の技術常識を考慮すると，０～１０ppm のトリ-tert-ブチルフェノールの混入物を含むＤＴＢＰ単量体，すなわち本願発明の原料成分を入手することは困難なものであったから，該ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえないとか，本願発明の組成物の具体的な製造を確認した例は記載されておらず，これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから，「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明」であるということはできないと主張する。

　しかし，発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。

　なお，被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。

サポート要件－明細書に記載の複数の課題がすべて解決されることを要するか

事件番号　平成24(行ケ)10076
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年10月29日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平、裁判官　真辺朋子，田邉実
特許法３６条６項１号
　
(2)　被告は，発明の詳細な説明には，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性という課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されておらず，また，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないと主張する。

　しかし，技術常識を参酌して発明の詳細な説明の記載をみた当業者が，本願発明の構成を採用することにより，向上した酸化安定性という本願発明の課題が解決できると認識できることは前記のとおりである。

　また，発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし，発明の詳細な説明の記載から，本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でない。