事件番号 平成21(行ケ)10033
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
３ 審決の理由の当否について
(1) 審決は，本願について，「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載の範囲を対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを判断したのではなく，要するに，特許明細書の「発明の詳細な説明」には，フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての「有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度」の記載がされていないことのみを理由として，法３６条６項１号所定の要件を満たしていないとするものである。
しかし，「発明の詳細な説明」に「有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度」の記載がされていない限り，法３６条６項１号所定の要件を満たさないことを肯定するに足りる論拠は述べられていないというべきである。
ア 審決は，その理由中において，「医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が，発明の詳細な説明に記載したものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」（審決書２頁２２行～２９行）と述べている。同部分は，法３６条４項１号の要件充足性を判断する前提との関係では，同号の趣旨に照らし，妥当する場合があることは否定できない。
すなわち，法３６条４項１号は，特許を受けることによって独占権を得るためには，第三者に対し，発明が解決しようとする課題，解決手段，その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し，発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から，これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。
そして，一般に，医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては，「発明の詳細な説明」の記載に，用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが，多くの場合に妥当すると解すべきであって，検証過程を明らかにするためには，医薬品と用途との関連性を示したデータによることが，最も有効，適切かつ合理的な方法であるといえるから，そのようなデータが記載されていないときには，その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。
しかし，審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。
法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。
そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
３ 審決の理由の当否について
(1) 審決は，本願について，「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載の範囲を対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを判断したのではなく，要するに，特許明細書の「発明の詳細な説明」には，フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての「有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度」の記載がされていないことのみを理由として，法３６条６項１号所定の要件を満たしていないとするものである。
しかし，「発明の詳細な説明」に「有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度」の記載がされていない限り，法３６条６項１号所定の要件を満たさないことを肯定するに足りる論拠は述べられていないというべきである。
ア 審決は，その理由中において，「医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が，発明の詳細な説明に記載したものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」（審決書２頁２２行～２９行）と述べている。同部分は，法３６条４項１号の要件充足性を判断する前提との関係では，同号の趣旨に照らし，妥当する場合があることは否定できない。
すなわち，法３６条４項１号は，特許を受けることによって独占権を得るためには，第三者に対し，発明が解決しようとする課題，解決手段，その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し，発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から，これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。
そして，一般に，医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては，「発明の詳細な説明」の記載に，用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが，多くの場合に妥当すると解すべきであって，検証過程を明らかにするためには，医薬品と用途との関連性を示したデータによることが，最も有効，適切かつ合理的な方法であるといえるから，そのようなデータが記載されていないときには，その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。
しかし，審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。
法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。
そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。