成立性を特定された発明全体で判断すべきとした事例

事件番号 平成20(行ケ)10279
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年06月16日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘


３ 特許法２９条１項柱書にいう「発明」性の有無について
・・・
(2) 特許法２９条１項柱書は，「産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明については特許を受けることができる」と定め，その前提となる「発明」について同法２条１項が，「この法律で『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定めている。

　そうすると，本件訂正発明１～５が，①産業上利用できる発明ではない場合，②自然法則を利用した発明でない場合，③技術的思想の創作となる発明でない場合，④技術的思想の創作のうち高度なものでない場合，のいずれかに該当するときは，同法２９条１項柱書にいう「発明」に該当しないことになる（なお原告は，前記のとおり，本件訂正発明１～５が上記①及び④には該当しないことを自認している）。

　ところで，本件訂正発明１～５は，前記のようにスロットマシン等の遊技機に関する発明であって，そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの，同発明は，ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し，そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから，それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば，同発明は自然法則を利用した発明であり，かつ技術的思想の創作となる発明である，と解することができる。
　そこで，以上の見地に立って本件訂正発明の特許法２９条１項柱書にいう発明該当性について検討する。

(3) 前記２のとおり，本件訂正発明１～５は「遊技機」という機器に関する
発明であり，上記ゲームのルールを機器に定着させたもの(・・・）であるから（・・・），全体として本件訂正発明１～５は，自然法則を利用した発明であり，かつ技術的思想の創作となる発明であるというべきである。

(4) 原告の主張に対する補足的判断
ア　原告は，特許法３９条，２９条の２，２９条１項及び２項の特許要件を判断するに際し，２つの発明を対比する場合に，周知慣用技術等を除外して検討することを挙げ，それと同様に特許法２９条１項柱書の要件についても，「技術的に意義のある部分」について，自然法則利用の有無や技術的思想の創作該当性を判断すべきであると主張する。

　しかし，前記のように，特許法２条１項が「『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め，同法２９条１項柱書において，「産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる。」とした上で，「次に掲げる発明」として，１～３号に公知発明等を挙げている。

　このような特許法の規定の仕方からすると，特許法は，特許を受けようとする発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであり，かつ産業上利用することができるものであるかをまず検討した上で，これらの要件を満たす発明であっても公知発明等に当たる場合には特許を受けることができないものと定めていると解すべきである。

　そうすると，特許法２９条１項柱書該当性の判断に当たっては，特許法３９条，２９条の２，２９条１項及び２項のように，２つの発明を対比することにより特許要件の有無を判断する場合とは異なり，特許請求の範囲によって特定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどうかを全体的に検討すべきであって，公知発明等に当たらない新規な部分だけを取り出して判断すべきではないと解される。原告の主張は独自の論理に基づくものであって，採用することができない。

「用途発明」の根拠

事件番号 平成20(行ケ)10458
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年05月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

　ところで，我が国の特許実務においては，古くから，物の有するある一面の性質に着目し，その性質に基づいた特定の用途に専ら利用する発明を講学上「用途発明」と称していたところ，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法３８条ただし書き２号に規定された「その物を使用する方法の発明」，「その物の特定の性質を専ら利用する物の発明」が「用途発明」を意味するものと解されており，また，このような「用途発明」については，「物」それ自体が公知であっても，「用途」が新規性を有する場合には，特許性を認めるべきであるという見解があった。そして，昭和６２年改正法により新設された特許法６８の２が「当該用途に使用されるその物」と規定していることは，特許法が「物」の発明として「用途発明」を容認していると解する条文上の唯一の根拠であると解されるところ，医薬品に係る発明の特許要件の審査において，当該発明の「有効成分」及び「用途」が公知発明と同一であっても，「剤型」など「物」それ自体としての構成に異なる部分があれば，新規性が否定されることはないものとして扱われていることは，いずれも当裁判所に顕著な事実である。

このような解釈，運用を前提とすると，特許法６８条の２についてのみ，「物」との文言を「有効成分」と解釈することは，文理上の根拠を欠くというべきである。のみならず，そのような解釈は，用途発明の根拠及び一般の運用をも否定する解釈といえよう。

特許法６８条の２の趣旨

事件番号 平成20(行ケ)10458
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年05月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

(1) 特許法６８条の２の趣旨について
　特許法６８条の２は，「特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない。」と規定している。

　上記規定は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，その特許発明の全範囲に及ぶのではなく，「政令で定める処分の対象となった物（・・・）」についてのみ及ぶ旨を定めている。これは，特許請求の範囲の記載によって特定される特許発明の技術的範囲が「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された範囲よりも広い場合に，「政令で定める処分」を受けることが必要なために特許権者がその特許発明を実施することができなかった範囲（「物」又は「物及び用途」の範囲）を超えて，延長された特許権の効力が及ぶとすることは，特許権者と第三者の公平を欠くことになるからである。
　すなわち，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許権者がその特許発明を実施する意思及び能力を有するにもかかわらず，特許法６７条２項所定の「安全性の確保等を目的とする法律」の規定によりその特許発明の実施が妨げられた場合に，実施機会の喪失による不利益を解消させる制度であるから，そのような不利益の解消を超えて，特許権者を有利に扱うことは，制度の趣旨に反することになる。

(2) 「政令で定める処分」が薬事法所定の承認である場合における「政令で定める処分」の対象となった「物」について
　以上のとおり，特許法６８条の２は，特許発明の実施に薬事法所定の承認が必要であったことを理由として存続期間が延長された場合，当該特許権の効力は，薬事法所定の承認の対象となった物（物及び用途）についての当該特許発明の実施以外の行為には及ばないとする規定である。

　そこで，「政令で定める処分」が薬事法所定の承認である場合，薬事法の承認の対象になった物（物及び用途）に係る特許発明の実施行為の範囲について，検討する。

　薬事法１４条１項が，「医薬品・・・の製造販売をしようとする者は，品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定しており，同項に係る承認に必要な審査の対象となる事項は，
　「名称，成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，効果，性能，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（薬事法１４条２項３号参照。なお，平成１６年法律第１３５号による改正前の薬事法１４条２項柱書きでは，審査の対象となる事項は，「名称，成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，効果，性能，副作用等」とされている。）とされていること，
　薬事法１４条９項が，「第一項の承認を受けた者は，当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき（当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。）は，その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては，第二項から前項までの規定を準用する。」と規定していること（なお，平成１６年法律第１３５号による改正前の薬事法１４条７項の規定も同じ。）
に照らすならば，薬事法上の「品目」とは，形式的には，上記の各要素によって特定されたそれぞれの物を指し，それぞれを単位として，承認が与えられるものというべきである。

　次に，特許法６８条の２によって，存続期間が延長された場合の特許権の効力の範囲を特定する要素について，実質的な観点から，詳細に検討する。
　まず，品目を構成する要素のうち，「名称」は医薬品としての客観的な同一性を左右するものではない。また，「副作用その他の品質」，「有効性」及び「安全性」は，医薬品としての客観的な同一性があれば，これらの要素もまた同一となる性質のものであるから，特定のための独立の要素とする必要性はない。現に，薬事法所定の承認に際し，医薬品としての同一性の審査にかかわるのは，「成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，効果，性能等」（薬事法１４条５項，及び平成１６年法律第１３５号による改正前の薬事法１４条４項参照）とされている。さらに，「用法」，「用量」，「使用方法」，「効能」，「効果」，「性能」は，「用途発明」における「用途」に該当することがあり得るとしても（・・・。），客観的な「物」それ自体の構成を特定するものではない。

　したがって，「政令で定める処分」が薬事法所定の承認である場合，「政令で定める処分」の対象となった「物」とは，当該承認により与えられた医薬品の「成分」，「分量」及び「構造」によって特定された「物」を意味するものというべきである。なお，薬事法所定の承認に必要な審査の対象となる「成分」とは，薬効を発揮する成分（有効成分）に限定されるものではない。

以上のとおり，特許発明が医薬品に係るものである場合には，その技術的範囲に含まれる実施態様のうち，薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」，「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施，及び当該医薬品の「用途」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施についてのみ，延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である（もとより，その均等物や実質的に同一と評価される物が含まれることは，技術的範囲の通常の理解に照らして，当然であるといえる。）。

特許法６７条の３第１項１号の趣旨等

事件番号 平成20(行ケ)10458
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年05月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

(1) 特許法６７条の３第１項１号の趣旨等
ア特許法６７条の３第１項１号の要件
　特許法６７条の３第１項は，柱書きにおいて「審査官は，特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは，その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と，１号において，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，それぞれ規定している。
　上記規定によれば，特許権の存続期間の延長登録の出願に関し，同条１号所定の拒絶査定をするための処分要件（要件事実）は，「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分（判決注本件においては，薬事法１４条１項所定の医薬品の承認）を受けることが必要であつたとは認められないとき」であり，そのいわゆる主張，立証責任は，あげて，拒絶査定をする被告において負担する。

　この点，被告は，特許権の存続期間に関する特許法６７条２項において，「特許権の存続期間は，その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは，５年を限度として，延長登録の出願により延長することができる。」と規定されていることから，「当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要する」ことを，逆に，延長登録をすべき旨の査定をするための要件であるかのような主張をする。

　しかし，被告の同主張は，以下のとおり，失当である。すなわち，特許法６７条２項の上記部分は，どのような処分を特許権の存続期間の延長の理由とすべきかに関して，特許法が政令に委任するに当たり，処分の目的・手続等の観点から一定の制約を設けた規定にすぎないのであって（なお，特許法施行令３条において，薬事法の承認と農薬取締法の登録が規定されている。），上記の事項が，個別的具体的な事案において，延長登録をすべき旨の査定をするための処分要件になるものではない。
　のみならず，特許権の存続期間の延長登録の制度が制定された当初（昭和６２年改正法が施行された昭和６３年１月１日当時）は，特許発明の実施をすることができなかった期間が２年を超えることを延長登録の要件としていたが，その後，同要件が廃止された（平成１１年法律第４１号）ことに照らしても，「当該処分を的確に行うには相当の期間を要すること」が，延長登録の要件に含まれるというような解釈が採用できないことは明らかである。

イ　特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
　特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は，以下のとおりである。
　すなわち，「その特許発明の実施」について，特許法６７条２項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（・・・。）。そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，一般の開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせるため，そのような不都合を解消させて，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。

　なお，政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。
　しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかったすべての期間（５年の限度はさておいて）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象とするものである。なお，この点については，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味するとした判例（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日・民集５３巻７号１２７０頁参照）からも明らかである。

　このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。

　そうとすると，「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには，
①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと，及び
②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に含まれること
が前提となり，その両者が成立することが必要であるといえる。

　以上の点を前提として整理する。特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから，
審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，
①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除されたとはいえないこと，又は，
②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論証する必要がある
ということになる（なお，特許法６７条の２第１項４号及び同条２項の規定に照らし，「政令で定める処分」の存在及びその内容については，出願人が主張，立証すべきものと解される。）。換言すれば，審決において，そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り，同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。

（同趣旨の判決）
平成20(行ケ)10459、平成20(行ケ)10460

特許請求の範囲の用語の解釈（目的・効果・請求項の特定事項から意義を認定した事例）

事件番号 平成20(行ケ)10342
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年05月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明


(2) 本件発明１の「チャネル状の区画」の意義
ア 前記(1)アのとおり，特許請求の範囲（請求項１）の記載における「チャネル状の区画」について，「少なくとも前記第１の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部，及び，少なくとも第２の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部が，チャネル状の区画を形成し」と規定されるのみであり，その他何らの限定もない。
　したがって，「チャネル状の区画」は，ある放熱素子に設けられた第２の板状素子と，その放熱素子に隣接連結する放熱素子に設けられた第１の板状素子とによって形成される空間を含むのみならず，ある放熱素子に設けられたそれぞれの板状素子によって形成されるそれぞれの空間をも含むものと解するのが相当であり，同一の放熱素子に設けられた「第１の板状素子」及び「第２の板状素子」によって形成される１つの空間のみに限定して解する根拠はない。

　念のため，本件特許明細書の記載をも参酌して検討してみても，上記の解釈を左右する点はない。

すなわち，本件特許明細書の記載によれば，・・・という問題のあったものである（甲６，段落【０００２】～【０００８】）。本件発明１は，このような問題点を解決するものであって，・・・を目的とするものである。
　そのために本件発明１は，請求項１に係る構成を有するが，特に，放熱素子を構成する第１の板状素子と第２の板状素子において，第１及び第２の板状素子のそれぞれの外側面が，放熱素子の外側面の表面温度を低下させるための，及び，同時に放熱素子の熱交換効率を増大させるための第１及び第２の折り曲げ部を有しており，また，第１の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部，及び，第２の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部が，チャネル状の区画を形成し，さらに，放熱素子が，他の放熱素子と連結したとき，放熱素子の外側面が，本体に２つの一層大きな実質的に平坦な対向する側壁を形成する。・・・。

以上のとおりであり，本件発明１における「チャネル状の区画」は，第１及び第２の板状素子における第１及び第２の折り曲げ部によって形成され，空気の流通性を高め，オイルラジエータの外面温度を抑える空気流通路であることが求められるが，それ以外に，同一の放熱素子に設けられた「第１の板状素子」及び「第２の板状素子」によって形成される１つの空間のみに限定して解される余地はない。

イ これに対して，原告は，
①請求項１の記載によると，同一の放熱素子に第１及び第２の板状素子があることを前提にした上で，チャネル状の区画の形成を特定して記載していること，
②段落【００１８】においては，同一の放熱素子の板状素子間に形成された区画を「チャネル状の区画」としていること，
③【図３】等においては「チャネル状の区画」として符号１５の空間が特定されていること，
④段落【００２４】及び【００２５】の「選択的な空気流のチャネル」に係る説明も同様に理解されること，
⑤段落【００２７】の記載において，隣接する放熱素子間に形成された区画が「内側」と表現され，「チャネル状の区画」とは区別されて記載されていること
を理由として，同一の放熱素子を形成する第１及び第２の板状素子によって形成される空間（【図３】等で符号１５が付された空間）のみが「チャネル状の区画」に相当し，隣接する放熱素子の板状素子とによって形成される空間は「チャネル状の区画」に該当しないと限定して解釈すべきであると主張する。

しかし，原告の上記主張は，以下のとおり失当である。すなわち，前記のとおり，
①特許請求の範囲の記載において，「チャネル状の区画」は，「少なくとも前記第１の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部，及び，少なくとも第２の板状素子の第１及び第２の折り曲げ部が，チャネル状の区画を形成し」と規定されるのみであり，その他何らの限定もないこと，
②本件特許明細書の記載のいずれを参酌しても，「チャネル状の区画」が，同一の放熱素子に設けられた「第１の板状素子」及び「第２の板状素子」によって形成される１つの空間のみに限定されることによって生じる格別の機能，作用効果も示されていないことに照らすならば，原告の主張は，到底，採用する根拠とはなり得ない。