小売等役務商標制度の施行と商標の使用

事件番号 平成21(行ケ)10305
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月03日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　滝澤孝臣


ウ　原告の主張(5)について
　原告は，「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示は，特定の商品との密接な関連性がなく，単に店舗における小売サービスを認識させるにとどまるから，小売等役務の出所を表示するにすぎず，指定商品の出所を識別させるものではなく，本件商標が指定商品について使用されていたとはいえないと主張する。

　平成１９年４月１日に小売等役務商標制度が新たに施行されたところ，商標を小売等役務について使用した場合に，商品についての使用とは一切みなされないとまではいうことができない。
　すなわち，商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規定（商標法２条１項１号）に改正はなく，「商品Ａ」という指定商品に係る商標と「商品Ａの小売」という指定役務に係る商標とは，当該商品と役務とが類似することがあり（同条６項），商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されること（同法４条１項１０号，１１号，１５号，１９号等）からすると，その使用に当たる行為（同法２条３項）が重なることもあり得るからである。

　そして，商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね，商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが，小売等役務商標制度本来の在り方であり，小売等役務商標制度が施行された後においては，商品又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には，商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある。

　しかしながら，本件商標は，小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ，前記１の認定事実によれば，被告は，小売等役務商標制度が施行される前から本件商標を使用していたものである。
　このように，小売等役務商標制度の施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず，その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって，これが本件商標の使用に当たらないと解すると，指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において，被告に対し，「洋服」等を指定商品とする本件商標とは別に「洋服の小売」等を指定役務とする小売等役務商標の取得を強いることになり，混乱を生ずるおそれがある。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。