事件番号 平成16(行ヒ)4
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成17年07月14日
裁判所名 最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
島田仁郎裁判官才口千晴)
『２ 原審は，次のとおり判断して，被上告人の請求を認容した。
(1) 商標法１０条１項の定める要件を充足している限り，分割出願がされることによって，原出願の指定商品及び指定役務（以下「指定商品等」という。）は，原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割される。それゆえ，原出願の指定商品等について，分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除されることは，分割出願自体に含まれ，別個の手続行為を要しない。
出願に係る商標の指定商品等が分割出願によって減少したことは，審決取消訴訟の審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから，審決取消訴訟では，残存する指定商品等について，審決時を基準にして，審理及び裁判をすべきことになる。
(2) 本件出願の指定役務は，本件訴訟提起後に２回にわたって行われた分割出願の結果，「建築一式工事」となっており，そうであるとすると，本願商標と先願に係る他人の登録商標とは，指定役務が同一又は類似であるとはいえないから，本願商標について商標法４条１項１１号に該当するとした本件審決の判断は，結果として誤りであり，本件審決のうち「建築一式工事」を指定役務とする部分は，違法として取り消されるべきである。本件審決のその余の部分は，上記２回の分割出願によって，その効力を失っている。
３ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
商標法１０条１項は，「商標登録出願人は，商標登録出願が審査，審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り，２以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を１又は２以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し，同条２項は，「前項の場合は，新たな商標登録出願は，もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」と規定している。
また，商標法施行規則２２条４項は，特許法施行規則３０条の規定を商標登録出願に準用し，商標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合において，もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは，その補正は，新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を規定している。
以上のとおり，商標法１０条は，「商標登録出願の分割」について，新たな商標登録出願をすることができることやその商標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定しているが，新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願については何ら規定していないこと，商標法施行規則２２条４項は，商標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては，新たな商標登録出願と同時に，もとの商標登録出願の願書を補正しなければならない旨を規定していることからすると，もとの商標登録出願については，その願書を補正することによって，新たな商標登録出願がされた指定商品等が削除される効果が生ずると解するのが相当である。
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決（以下「拒絶審決」という。）に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について補正がされたときには，その補正は，商標法６８条の４０第１項が規定する補正ではないから，同項によってその効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく，商標法には，そのほかに補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずる旨の規定はない。
そして，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合にも，補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずるとすると，商標法６８条の４０第１項が，事件が審査，登録異議の申立てについての審理，審判又は再審に係属している場合以外には補正を認めず，補正ができる時期を制限している趣旨に反することになる（最高裁昭和５６年（行ツ）第９９号同５９年１０月２３日第三小法廷判決・民集３８巻１０号１１４５頁参照）。
拒絶審決を受けた商標登録出願人は，審決において拒絶理由があるとされた指定商品等以外の指定商品等について，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願をすれば，その商標登録出願は，もとの商標登録出願の時にしたものとみなされることになり，出願した指定商品等の一部について拒絶理由があるために全体が拒絶されるという不利益を免れることができる。
したがって，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときに，その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることを認めなくとも，商標登録出願人の利益が害されることはなく，商標法１０条の規定の趣旨に反することはない。
以上によれば，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときには，その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく，審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならないものというべきである。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり，論旨は理由がある。』
下級審判断
http://ip-hanrei.sblo.jp/article/14347260.html
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成17年07月14日
裁判所名 最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
島田仁郎裁判官才口千晴)
『２ 原審は，次のとおり判断して，被上告人の請求を認容した。
(1) 商標法１０条１項の定める要件を充足している限り，分割出願がされることによって，原出願の指定商品及び指定役務（以下「指定商品等」という。）は，原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割される。それゆえ，原出願の指定商品等について，分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除されることは，分割出願自体に含まれ，別個の手続行為を要しない。
出願に係る商標の指定商品等が分割出願によって減少したことは，審決取消訴訟の審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから，審決取消訴訟では，残存する指定商品等について，審決時を基準にして，審理及び裁判をすべきことになる。
(2) 本件出願の指定役務は，本件訴訟提起後に２回にわたって行われた分割出願の結果，「建築一式工事」となっており，そうであるとすると，本願商標と先願に係る他人の登録商標とは，指定役務が同一又は類似であるとはいえないから，本願商標について商標法４条１項１１号に該当するとした本件審決の判断は，結果として誤りであり，本件審決のうち「建築一式工事」を指定役務とする部分は，違法として取り消されるべきである。本件審決のその余の部分は，上記２回の分割出願によって，その効力を失っている。
３ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
商標法１０条１項は，「商標登録出願人は，商標登録出願が審査，審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り，２以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を１又は２以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し，同条２項は，「前項の場合は，新たな商標登録出願は，もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」と規定している。
また，商標法施行規則２２条４項は，特許法施行規則３０条の規定を商標登録出願に準用し，商標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合において，もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは，その補正は，新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を規定している。
以上のとおり，商標法１０条は，「商標登録出願の分割」について，新たな商標登録出願をすることができることやその商標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定しているが，新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願については何ら規定していないこと，商標法施行規則２２条４項は，商標法１０条１項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては，新たな商標登録出願と同時に，もとの商標登録出願の願書を補正しなければならない旨を規定していることからすると，もとの商標登録出願については，その願書を補正することによって，新たな商標登録出願がされた指定商品等が削除される効果が生ずると解するのが相当である。
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決（以下「拒絶審決」という。）に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について補正がされたときには，その補正は，商標法６８条の４０第１項が規定する補正ではないから，同項によってその効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく，商標法には，そのほかに補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずる旨の規定はない。
そして，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合にも，補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずるとすると，商標法６８条の４０第１項が，事件が審査，登録異議の申立てについての審理，審判又は再審に係属している場合以外には補正を認めず，補正ができる時期を制限している趣旨に反することになる（最高裁昭和５６年（行ツ）第９９号同５９年１０月２３日第三小法廷判決・民集３８巻１０号１１４５頁参照）。
拒絶審決を受けた商標登録出願人は，審決において拒絶理由があるとされた指定商品等以外の指定商品等について，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願をすれば，その商標登録出願は，もとの商標登録出願の時にしたものとみなされることになり，出願した指定商品等の一部について拒絶理由があるために全体が拒絶されるという不利益を免れることができる。
したがって，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときに，その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることを認めなくとも，商標登録出願人の利益が害されることはなく，商標法１０条の規定の趣旨に反することはない。
以上によれば，拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ，もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときには，その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく，審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならないものというべきである。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり，論旨は理由がある。』
下級審判断
http://ip-hanrei.sblo.jp/article/14347260.html
