事件番号 平成20(行ケ)10394
裁判年月日 平成21年05月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
１ 取消事由１（本件補正を却下した判断の誤り）について
(1) 目的要件に関する判断
ア補正事項２について
原告は，補正事項２は，本願発明２が「押しピン」とこれと組になった「カートリッジ」から成ることを明りょうにするためのものであるとして，この補正が法１７条の２第４項４号にいう「明りようでない記載の釈明」を目的とするものではないとした本件審決の判断に誤りがある旨主張するので，以下，検討する。
(ア) 本願発明２の理解
本件補正前の特許請求の範囲の請求項２の記載は，前記したとおりであって，同記載において，押しピンについては，「…構造である押しピンを内部に収容しうる…」，「…により押しピンを押圧する…」と記載されているにとどまることから，本件審決が判断し，また，被告も主張するように，押しピンは，本願発明２における発明の対象ではなく，発明の対象であるカートリッシが備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解する余地もないわけではない。
他方，請求項２の記載において，押しピンは「筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である」ことが特定されており，本願発明２は，このような押しピンと，「筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押しピンを押圧する押圧部」を有するものであることによって特定されるカートリッジとによって構成されるものであると理解する余地もないわけではない。そして，そのような理解を前提にすると，本件補正前の請求項２は，これとは反対に，押しピンを発明の対象とせず，その対象であることが記載上明らかなカートリッジの備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解されなくもない記載となっていたということができるのであって，その意味で，当該記載は法１７条の２第４項にいう「明りようでない記載」に当たるといわなければならない。
(イ) 補正事項２の位置付け
これに対し，補正事項２は，本件補正前の請求項２における「押しピンを内部に収納しうる空洞部と」及び「押しピンのカートリッジ。」の記載を，補正後の請求項１においては，「押しピンと，該押しピンを内部に…収納しうる空洞部と」及び「押しピンおよびそのカートリッジ。」の記載に改めるものであり，その記載内容から，本願発明２が「カートリッジ」だけでなく，「押しピン」も発明の対象とするものであることを明示しようとするものであることが明らかである。
そして，上記(ア)のとおり，本件補正前の請求項２の記載からは，「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を本願発明２の対象とするものであったと解することが可能であったところ，その反面，「押しピン」を当該発明の対象とするものではなく，「カートリッジ」のみを対象とするものであったと解する余地もないわけではなく，明りょうでない記載といわざるを得ないものであったのであるから，補正事項２は正にその明りょうでない記載を釈明するものであるということができる。
実際，補正事項２による補正前後の記載を比較してみれば，本件補正前の請求項２のように，本願発明２の対象である「押しピン」がもう１つの発明の対象である「カートリッジ」が備える構成の１つにとどまるかのように記載されていることを前提として，両者の構造を認識し，これらを対比して両者が発明の対象であると理解する場合に比較して，本件補正後の請求項２の記載のように「押しピン」と「カートリッジ」とを並列的に記載したほうが，その趣旨がより明りょうとなっているということができる。
この点について，被告は，本件審決の判断と同様に，本件補正前の請求項２に係る発明が「カートリッジ」の発明であって，「押しピン」の発明ではないなどとるる主張するが，本件補正前の請求項２が「カートリッジ」のみを対象とする発明として明りょうに記載されていた場合であれば格別，既に説示したとおり，当該記載が「明りようでない記載」であった以上，被告の主張を採用することはできない。
(ウ) 拒絶の理由について
法１７条の２第４項４号は，「明りようでない記載の釈明」として補正が許されるのは，「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」と規定するところ，被告は，本件においては，「押しピンのカートリッジ」が「明りようでない」との拒絶の理由は示されていないから，補正事項２は「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」ではないと主張するので，この点についても検討する。
甲１１によると，平成１８年３月２２日付け拒絶査定には，本件特許出願は平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶されるべきことが記載されていることが認められ，甲７によると，平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，請求項１及び同２に係る発明（本願発明１及び同２）が特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができない旨記載されるとともに，請求項２に係る発明（本願発明２）については，引用発明１の画鋲刺入装置において，引用発明２の画鋲を収容することによって，本願発明２のように構成することは容易である旨記載されていることが認められる。
これに対し，補正事項２は，前記認定の経緯からして，本願発明２が「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を当該発明の対象とするものであることを明示することにより，上記拒絶理由通知書において指摘された本願発明２に係る拒絶の理由を回避しようとするものであると認められるから，補正事項２が「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではなく，被告の主張を採用することはできない。
(エ) 以上によると，補正事項２に係る補正は，法１７条の２第４項４号が規定する「明りようでない記載の釈明」を目的とするものというべきである。
裁判年月日 平成21年05月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
１ 取消事由１（本件補正を却下した判断の誤り）について
(1) 目的要件に関する判断
ア補正事項２について
原告は，補正事項２は，本願発明２が「押しピン」とこれと組になった「カートリッジ」から成ることを明りょうにするためのものであるとして，この補正が法１７条の２第４項４号にいう「明りようでない記載の釈明」を目的とするものではないとした本件審決の判断に誤りがある旨主張するので，以下，検討する。
(ア) 本願発明２の理解
本件補正前の特許請求の範囲の請求項２の記載は，前記したとおりであって，同記載において，押しピンについては，「…構造である押しピンを内部に収容しうる…」，「…により押しピンを押圧する…」と記載されているにとどまることから，本件審決が判断し，また，被告も主張するように，押しピンは，本願発明２における発明の対象ではなく，発明の対象であるカートリッシが備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解する余地もないわけではない。
他方，請求項２の記載において，押しピンは「筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である」ことが特定されており，本願発明２は，このような押しピンと，「筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押しピンを押圧する押圧部」を有するものであることによって特定されるカートリッジとによって構成されるものであると理解する余地もないわけではない。そして，そのような理解を前提にすると，本件補正前の請求項２は，これとは反対に，押しピンを発明の対象とせず，その対象であることが記載上明らかなカートリッジの備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解されなくもない記載となっていたということができるのであって，その意味で，当該記載は法１７条の２第４項にいう「明りようでない記載」に当たるといわなければならない。
(イ) 補正事項２の位置付け
これに対し，補正事項２は，本件補正前の請求項２における「押しピンを内部に収納しうる空洞部と」及び「押しピンのカートリッジ。」の記載を，補正後の請求項１においては，「押しピンと，該押しピンを内部に…収納しうる空洞部と」及び「押しピンおよびそのカートリッジ。」の記載に改めるものであり，その記載内容から，本願発明２が「カートリッジ」だけでなく，「押しピン」も発明の対象とするものであることを明示しようとするものであることが明らかである。
そして，上記(ア)のとおり，本件補正前の請求項２の記載からは，「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を本願発明２の対象とするものであったと解することが可能であったところ，その反面，「押しピン」を当該発明の対象とするものではなく，「カートリッジ」のみを対象とするものであったと解する余地もないわけではなく，明りょうでない記載といわざるを得ないものであったのであるから，補正事項２は正にその明りょうでない記載を釈明するものであるということができる。
実際，補正事項２による補正前後の記載を比較してみれば，本件補正前の請求項２のように，本願発明２の対象である「押しピン」がもう１つの発明の対象である「カートリッジ」が備える構成の１つにとどまるかのように記載されていることを前提として，両者の構造を認識し，これらを対比して両者が発明の対象であると理解する場合に比較して，本件補正後の請求項２の記載のように「押しピン」と「カートリッジ」とを並列的に記載したほうが，その趣旨がより明りょうとなっているということができる。
この点について，被告は，本件審決の判断と同様に，本件補正前の請求項２に係る発明が「カートリッジ」の発明であって，「押しピン」の発明ではないなどとるる主張するが，本件補正前の請求項２が「カートリッジ」のみを対象とする発明として明りょうに記載されていた場合であれば格別，既に説示したとおり，当該記載が「明りようでない記載」であった以上，被告の主張を採用することはできない。
(ウ) 拒絶の理由について
法１７条の２第４項４号は，「明りようでない記載の釈明」として補正が許されるのは，「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」と規定するところ，被告は，本件においては，「押しピンのカートリッジ」が「明りようでない」との拒絶の理由は示されていないから，補正事項２は「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」ではないと主張するので，この点についても検討する。
甲１１によると，平成１８年３月２２日付け拒絶査定には，本件特許出願は平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶されるべきことが記載されていることが認められ，甲７によると，平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，請求項１及び同２に係る発明（本願発明１及び同２）が特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができない旨記載されるとともに，請求項２に係る発明（本願発明２）については，引用発明１の画鋲刺入装置において，引用発明２の画鋲を収容することによって，本願発明２のように構成することは容易である旨記載されていることが認められる。
これに対し，補正事項２は，前記認定の経緯からして，本願発明２が「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を当該発明の対象とするものであることを明示することにより，上記拒絶理由通知書において指摘された本願発明２に係る拒絶の理由を回避しようとするものであると認められるから，補正事項２が「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではなく，被告の主張を採用することはできない。
(エ) 以上によると，補正事項２に係る補正は，法１７条の２第４項４号が規定する「明りようでない記載の釈明」を目的とするものというべきである。
