事件番号 平成19(ワ)10469
事件名 職務発明対価請求事件
裁判年月日 平成20年09月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官清水節
１ 争点２（独占の利益の有無）について
(1) 総論
勤務規則等により，職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が改正前特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。
そして，使用者等が，職務発明について特許を受ける権利等を承継しなくとも，当該特許権について無償の通常実施権を取得する（同条１項）ことからすると，同条４項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の額ではなく当該発明を実施する， 権利を独占することによって得られる利益（独占の利益）の額と解すべきである。
本件では，後記(2)エのとおり，被告が，少なくとも競業他者の一部に対し，本件各特許の実施を許諾しているものと認められるところ，原告においては，被告が本件各特許を自ら実施しているとして，それによって得た利益を相当対価算定の根拠として主張している。このような場合においては，使用者等が，当該特許権を有していることに基づき，実施許諾を受けている者以外の競業他者が実施品を製造，販売等を禁止することによって得ることができたと認められる収益分をもって，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」というべきである。
なお，改正前特許法３５条３項及び４項の規定は，職務発明についての特許を受ける権利の承継時において，当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち，同条４項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について，これを当該発明をした従業者等において確保できるようにすることを趣旨とする規定と解される。
もっとも，特許を受ける権利自体が，将来特許登録されるか否か不確実な権利である上，当該発明により使用者等が将来得ることができる利益を，その承継時において算定することは，極めて困難であることにかんがみれば，その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づいて，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を事後的に算定することは，「利益の額」の合理的な算定方法の１つであり，同条項の解釈としても当然許容し得るところというべきである。
そして，当該特許発明の実施について，実施許諾を得ていない競業他者に対する禁止権に基づく独占の利益が生じているといえるためには，当該特許権の保有と競業他者の排除との間に因果関係が認められることが必要であるところ，その存否については，
① 特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針（開放的ライセンスポリシー）を採用しているか，あるいは，特定の企業にのみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー）を採用しているか，
② 当該特許の実施許諾を得ていない競業他者が一定割合で存在する場合でも，当該競業他者が当該特許発明に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか，代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異がないか，また，
③ 包括ライセンス契約あるいは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が，当該特許発明を実施しているか又はこれを実施せず代替技術を実施しているか，さらに，
④ 特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず，同時に又は別な時期に，他の代替技術も実施しているか
等の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
・・・
(4) 小括
以上検討したところによれば，被告は，本件各特許につき，開放的ライセンスポリシーを採用していたこと，本件各発明の代替技術が存在し，両者の間に作用効果等の面で顕著な差異が存在すると認めることができないこと，クロスライセンス契約の相手方が，本件各発明を実施しているとは認められないこと，被告自身も本件各発明の代替技術を実施していたこと等を総合考慮すると，被告の競業他者が本件各発明を実施していないことが本件各特許の禁止権に基づくものであるという因果関係を認めることはできない。
したがって，被告が，仮に，本件発明ＡないしＣを自己実施しているとしても，それらの禁止権の効果により独占の利益を得ているということはできない。
以上のとおり，本件発明ＡないしＣについて，被告に「使用者等が受けるべき利益の額」が認められないのであるから，これらの発明についての相当の対価の額も認められず，その余の点について判断するまでもなく，本件発明ＡないしＣについての相当の対価の支払請求は，いずれも理由がないことに帰する。
事件名 職務発明対価請求事件
裁判年月日 平成20年09月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官清水節
１ 争点２（独占の利益の有無）について
(1) 総論
勤務規則等により，職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が改正前特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。
そして，使用者等が，職務発明について特許を受ける権利等を承継しなくとも，当該特許権について無償の通常実施権を取得する（同条１項）ことからすると，同条４項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の額ではなく当該発明を実施する， 権利を独占することによって得られる利益（独占の利益）の額と解すべきである。
本件では，後記(2)エのとおり，被告が，少なくとも競業他者の一部に対し，本件各特許の実施を許諾しているものと認められるところ，原告においては，被告が本件各特許を自ら実施しているとして，それによって得た利益を相当対価算定の根拠として主張している。このような場合においては，使用者等が，当該特許権を有していることに基づき，実施許諾を受けている者以外の競業他者が実施品を製造，販売等を禁止することによって得ることができたと認められる収益分をもって，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」というべきである。
なお，改正前特許法３５条３項及び４項の規定は，職務発明についての特許を受ける権利の承継時において，当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち，同条４項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について，これを当該発明をした従業者等において確保できるようにすることを趣旨とする規定と解される。
もっとも，特許を受ける権利自体が，将来特許登録されるか否か不確実な権利である上，当該発明により使用者等が将来得ることができる利益を，その承継時において算定することは，極めて困難であることにかんがみれば，その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づいて，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を事後的に算定することは，「利益の額」の合理的な算定方法の１つであり，同条項の解釈としても当然許容し得るところというべきである。
そして，当該特許発明の実施について，実施許諾を得ていない競業他者に対する禁止権に基づく独占の利益が生じているといえるためには，当該特許権の保有と競業他者の排除との間に因果関係が認められることが必要であるところ，その存否については，
① 特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針（開放的ライセンスポリシー）を採用しているか，あるいは，特定の企業にのみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー）を採用しているか，
② 当該特許の実施許諾を得ていない競業他者が一定割合で存在する場合でも，当該競業他者が当該特許発明に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか，代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異がないか，また，
③ 包括ライセンス契約あるいは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が，当該特許発明を実施しているか又はこれを実施せず代替技術を実施しているか，さらに，
④ 特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず，同時に又は別な時期に，他の代替技術も実施しているか
等の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
・・・
(4) 小括
以上検討したところによれば，被告は，本件各特許につき，開放的ライセンスポリシーを採用していたこと，本件各発明の代替技術が存在し，両者の間に作用効果等の面で顕著な差異が存在すると認めることができないこと，クロスライセンス契約の相手方が，本件各発明を実施しているとは認められないこと，被告自身も本件各発明の代替技術を実施していたこと等を総合考慮すると，被告の競業他者が本件各発明を実施していないことが本件各特許の禁止権に基づくものであるという因果関係を認めることはできない。
したがって，被告が，仮に，本件発明ＡないしＣを自己実施しているとしても，それらの禁止権の効果により独占の利益を得ているということはできない。
以上のとおり，本件発明ＡないしＣについて，被告に「使用者等が受けるべき利益の額」が認められないのであるから，これらの発明についての相当の対価の額も認められず，その余の点について判断するまでもなく，本件発明ＡないしＣについての相当の対価の支払請求は，いずれも理由がないことに帰する。
