事件番号 平成18(行ケ)10563
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『(3) 特許請求の範囲の記載における商標の使用と「特許請求の範囲の減縮」について
ア 平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書は，訂正は「特許請求の範囲の減縮」，「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるということができる。
そして，本件訂正後の特許請求の範囲の記載には「ＴＥＰＩＣ」という登録商標が使用されていることから，本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発明の内容が技術的に明確であるということができるかどうかが問題となる。
イ 本件各訂正には，「（Ｄ）『１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）」との記載部分が含まれるが，上記(2)イのとおり，本件各訂正は，先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために，先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものであると認められる。
そうすると，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰＩＣ」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから，その限度において，「ＴＥＰＩＣ」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということはできない。
なお，一般に，登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということはできず，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」が，具体的にどの「ＴＥＰＩＣ」を指すものであるかについても，本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということはできないところ，上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには，本件各訂正に係る「ＴＥＰＩＣ」が先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」であることが，明細書中に明示されることが本来望ましい。
本件においてこのような明示を行うためには，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を訂正して，先願明細書の実施例２に記載された発明を除外するために特許請求の範囲の記載が訂正された旨を明示することが必要となる。
そして，このような訂正は，特許請求の範囲の記載の訂正に伴って，発明の詳細な説明の記載について，明りょうでない記載の釈明を目的として行うものであるということができるところ，上記(2)アにおいて説示したところに照らすと，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないということができる。
しかしながら，前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において，このような訂正が「明細書又は図面に記載された事項の範囲内において」するものではないとされていたことから，特許権者である被告はあえてこのような訂正を請求せず，特許請求の範囲の記載の訂正において「ＴＥＰＩＣ」とのみ記載して除外部分を特定したものと考えられる。
そして，上記のとおり，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものと認められることからすると，上記のとおり本来望ましい方法によらなかったことを理由として，本件訂正が不適法であるとまでいうことはできない。
ウ また，平成２年通商産業省令第４１号による改正前の特許法施行規則２４条は，明細書の様式に関し，「願書に添附すべき明細書は，様式第十六により作成しなければならない。」と定めており，様式１６は，明細書の記載の様式について，「登録商標は，当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し，この場合は，登録商標である旨を記載する。」としているところ，その趣旨は，商標登録制度においては，登録商標とこれによって特定される物の性状や組成の対応関係が担保されておらず，登録商標による物の特定は必ずしも一義的に明確であるとはいえないことから，一般に，明細書の記載における登録商標の使用について，極めて例外的な場合に限定して許容されるものと位置づけることにあるということができる。
本件各訂正の内容は，上記(2)イのとおり，本件訂正前の各発明から引用発明と同一の部分を除外するために，除外の対象となる部分である引用発明の内容を，本件訂正前発明１及び２の成分であって，これらのいずれについても多種の物質又は製品が該当し得るところの成分（Ａ）～（Ｄ）及び同（Ａ）～（Ｅ）ごとに分説し，先願明細書の実施例２の特定の物質又は製品の記載を引用しながら，消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定しているものであり，引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには，このような方法によるほかないと考えられることから，本件各訂正において，引用発明を特定する要素となっている「ＴＥＰＩＣ」との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが，上記規則２４条に反するものということはできない。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『(3) 特許請求の範囲の記載における商標の使用と「特許請求の範囲の減縮」について
ア 平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書は，訂正は「特許請求の範囲の減縮」，「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるということができる。
そして，本件訂正後の特許請求の範囲の記載には「ＴＥＰＩＣ」という登録商標が使用されていることから，本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発明の内容が技術的に明確であるということができるかどうかが問題となる。
イ 本件各訂正には，「（Ｄ）『１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）」との記載部分が含まれるが，上記(2)イのとおり，本件各訂正は，先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために，先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものであると認められる。
そうすると，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰＩＣ」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから，その限度において，「ＴＥＰＩＣ」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということはできない。
なお，一般に，登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということはできず，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」が，具体的にどの「ＴＥＰＩＣ」を指すものであるかについても，本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということはできないところ，上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには，本件各訂正に係る「ＴＥＰＩＣ」が先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」であることが，明細書中に明示されることが本来望ましい。
本件においてこのような明示を行うためには，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を訂正して，先願明細書の実施例２に記載された発明を除外するために特許請求の範囲の記載が訂正された旨を明示することが必要となる。
そして，このような訂正は，特許請求の範囲の記載の訂正に伴って，発明の詳細な説明の記載について，明りょうでない記載の釈明を目的として行うものであるということができるところ，上記(2)アにおいて説示したところに照らすと，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないということができる。
しかしながら，前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において，このような訂正が「明細書又は図面に記載された事項の範囲内において」するものではないとされていたことから，特許権者である被告はあえてこのような訂正を請求せず，特許請求の範囲の記載の訂正において「ＴＥＰＩＣ」とのみ記載して除外部分を特定したものと考えられる。
そして，上記のとおり，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものと認められることからすると，上記のとおり本来望ましい方法によらなかったことを理由として，本件訂正が不適法であるとまでいうことはできない。
ウ また，平成２年通商産業省令第４１号による改正前の特許法施行規則２４条は，明細書の様式に関し，「願書に添附すべき明細書は，様式第十六により作成しなければならない。」と定めており，様式１６は，明細書の記載の様式について，「登録商標は，当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し，この場合は，登録商標である旨を記載する。」としているところ，その趣旨は，商標登録制度においては，登録商標とこれによって特定される物の性状や組成の対応関係が担保されておらず，登録商標による物の特定は必ずしも一義的に明確であるとはいえないことから，一般に，明細書の記載における登録商標の使用について，極めて例外的な場合に限定して許容されるものと位置づけることにあるということができる。
本件各訂正の内容は，上記(2)イのとおり，本件訂正前の各発明から引用発明と同一の部分を除外するために，除外の対象となる部分である引用発明の内容を，本件訂正前発明１及び２の成分であって，これらのいずれについても多種の物質又は製品が該当し得るところの成分（Ａ）～（Ｄ）及び同（Ａ）～（Ｅ）ごとに分説し，先願明細書の実施例２の特定の物質又は製品の記載を引用しながら，消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定しているものであり，引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには，このような方法によるほかないと考えられることから，本件各訂正において，引用発明を特定する要素となっている「ＴＥＰＩＣ」との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが，上記規則２４条に反するものということはできない。』
