事件番号 平成18(行ケ)10563
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『ア 上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈
平成６年改正前の特許法１７条２項は，「前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ，
・・・
すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。』
『ところで，平成６年法律第１１６号附則８条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成６年改正前」という。）の特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であるときは，その発明については特許を受けることができない旨定めているところ，同法同条に該当することを理由として，平成５年法律第２６号附則２条４項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１２３条１項１号に基づいて特許が無効とされることを回避するために，無効審判の被請求人が，特許請求の範囲の記載について，「ただし，…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。
このような場合，特許権者は，特許出願時において先願発明の存在を認識していないから，当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。
』
『審査基準（特許法１８０条の２に基づく意見書添付の参考資料２）の「第Ⅲ部明細書又は図面の補正」，「第Ⅰ節新規事項」，「３．基本的な考え方」の項には，次のように記載されている。
・・・
そして，同(2)～(5)は明細書等に記載された技術的事項を認定する際に留意すべき点を記載したものであり，明示的な記載の有無にかかわらず，当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項は「記載した事項」ということができることを示していると理解することができる。
そうすると，これら「基本的な考え方」の個別の記載は，いずれも上記アにおいて説示した「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言の解釈とも整合的に理解することができるものである。
さらに，審査基準は，上記記載部分に続く「４．特許請求の範囲の補正」の「４．２ 各論」の項において，「補正が許される例」として「発明特定事項の一部を限定する補正」の２つの例（「請求項の『記録又は再生装置』という記載を『ディスク記録又は再生装置』とする補正」， 「請求項の『ワーク』という記載を『矩形ワーク』とする補正」）を挙げており，一定の技術的事項（「ディスク形式以外の記録又は再生装置」，「矩形以外のワーク」）を除外する補正を許容するものとしているが，これらの例のように特定の技術的事項に係る記載を追加する補正において，明細書等に補正事項そのものが記載されている場合には，特段の事情のない限り，このような補正が新規な技術的事項を導入しないものであると認めることができる。』
『他方，審査基準の「第Ⅲ部明細書又は図面の補正」，「第Ⅰ節新規事項」，「４特許請求の範囲の補正」，「４．２ 各論」，「(4) 除くクレーム」の項には，次のような記載がある。
・・・
審査基準の上記記載は，「除くクレーム」とする補正について，「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが，「例外的」とする趣旨は，上記「基本的な考え方」に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。
しかしながら，上記アにおいて説示したところに照らすと，「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち，「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。
したがって，「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，最終的に，上記アにおいて説示したところに照らし，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないから，審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は，上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり，これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『ア 上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈
平成６年改正前の特許法１７条２項は，「前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ，
・・・
すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。』
『ところで，平成６年法律第１１６号附則８条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成６年改正前」という。）の特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であるときは，その発明については特許を受けることができない旨定めているところ，同法同条に該当することを理由として，平成５年法律第２６号附則２条４項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１２３条１項１号に基づいて特許が無効とされることを回避するために，無効審判の被請求人が，特許請求の範囲の記載について，「ただし，…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。
このような場合，特許権者は，特許出願時において先願発明の存在を認識していないから，当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。
』
『審査基準（特許法１８０条の２に基づく意見書添付の参考資料２）の「第Ⅲ部明細書又は図面の補正」，「第Ⅰ節新規事項」，「３．基本的な考え方」の項には，次のように記載されている。
・・・
そして，同(2)～(5)は明細書等に記載された技術的事項を認定する際に留意すべき点を記載したものであり，明示的な記載の有無にかかわらず，当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項は「記載した事項」ということができることを示していると理解することができる。
そうすると，これら「基本的な考え方」の個別の記載は，いずれも上記アにおいて説示した「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言の解釈とも整合的に理解することができるものである。
さらに，審査基準は，上記記載部分に続く「４．特許請求の範囲の補正」の「４．２ 各論」の項において，「補正が許される例」として「発明特定事項の一部を限定する補正」の２つの例（「請求項の『記録又は再生装置』という記載を『ディスク記録又は再生装置』とする補正」， 「請求項の『ワーク』という記載を『矩形ワーク』とする補正」）を挙げており，一定の技術的事項（「ディスク形式以外の記録又は再生装置」，「矩形以外のワーク」）を除外する補正を許容するものとしているが，これらの例のように特定の技術的事項に係る記載を追加する補正において，明細書等に補正事項そのものが記載されている場合には，特段の事情のない限り，このような補正が新規な技術的事項を導入しないものであると認めることができる。』
『他方，審査基準の「第Ⅲ部明細書又は図面の補正」，「第Ⅰ節新規事項」，「４特許請求の範囲の補正」，「４．２ 各論」，「(4) 除くクレーム」の項には，次のような記載がある。
・・・
審査基準の上記記載は，「除くクレーム」とする補正について，「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが，「例外的」とする趣旨は，上記「基本的な考え方」に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。
しかしながら，上記アにおいて説示したところに照らすと，「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち，「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。
したがって，「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，最終的に，上記アにおいて説示したところに照らし，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないから，審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は，上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり，これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。』
