事件番号 平成19(行ケ)10380
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年11月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
６ 本件審決の違法性について
(1) 特許無効審判の審理について
ア 特許無効審判について，特許庁が請求を不成立とする審決をするには，審判体は，審判手続において請求人が適法に主張したすべての無効理由について審理し，審決においてその成否についての判断を示す必要があることはいうまでもない。審判体が，審判手続において，特許法１５３条２項の規定により当事者に通知した無効理由についても，同様である。
イ 特許法１３４条１項の答弁書の提出があった後は，被請求人にも審決における判断を得る利益があるから，請求人が，審判請求の対象である特定の請求項について，請求書で主張した複数の無効理由についてその一部の主張を撤回するには，審判の請求の取下げの場合（特許法１５５条）に準じて，被請求人の承諾を得る必要があるというべきであり，少なくとも審判において明確な意思確認のための手続を採ることが必要である。審判体が，審判手続において，いったん特許法１５３条２項の規定により当事者に通知した無効理由について，これを審理の対象としないこととする場合も同様である。
ウ 請求書の副本の送達がされた後，審判手続において請求人が主張した無効理由が請求書の要旨を変更するものである場合に，審決において当該無効理由について判断するためには，あらかじめ審判手続において，特許法１３１条の２第２項の規定により補正の許可をした上で，被請求人に同法１３４条２項の答弁書を提出する機会を与えるか，又は，同法１５３条２項の規定による通知をして，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続を採らなければならない。
上記の各規定が設けられた趣旨は，当事者に対して，適正公平な審判手続を保障するという理由のみならず，第三者に対して，審決の効力の及ぶ範囲を明確にするという理由があることに由来する。とりわけ，後者の理由に関しては，特許法１６７条に「何人も，特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると，審決の判断の基礎とした無効理由を構成する事実及び証拠がどのようなものであるかを，審判手続において明確にさせることが必須となるが，前記各規定は，その手続を担保するものとして極めて重要な規定であるといえる。
したがって，請求書の要旨変更に該当する無効理由について，上記のような手続を採ることなく，審決において判断することは，手続上の違法を来すというべきである。
エ ところで，特許無効審判の手続において，請求人が無効理由を主張した後に，被請求人が訂正請求をするような場合に，訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は，当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても，無効理由の主張がされているものとして，手続が進められるべきであることは当然である（・・・）。
・・・
(2) 事実認定
・・・
無効理由４は，本件発明１ないし４は，いずれも刊行物１記載の発明，刊行物２記載の事項，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるというものであり，具体的には，
① 刊行物１記載の発明，刊行物２記載の事項及び周知慣用手段の組合せ，
② 刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せ
を主張するものである。
(イ) 本件無効審判請求書との関係
無効理由４は，刊行物１に基づく公知事実，刊行物２に基づく公知事実及び刊行物３に基づく公知事実によって構成されるものであるということができる（なお，周知慣用手段は，通常，特許法２９条２項所定の「その発明の属する分野における通常の知識」と位置付けられるものであり，無効理由を構成する公知事実そのものではないと解される。）が，このうち刊行物２に基づく公知事実は本件無効審判請求書で主張された特許法２９条２項の無効理由（当初無効理由４）を構成する公知事実であるが，刊行物１及び３に基づく各公知事実は，本件無効審判請求書で主張された当初無効理由４を構成する公知事実ではない。
したがって，無効理由４は，刊行物１及び３に基づく各公知事実によって構成されているという点において，本件無効審判請求書の要旨を変更するものというべきである。
ところで，平成１８年５月１８日発送の補正許否の決定（甲７１）では，第２回弁駁書に関し，「新たに追加された甲第４～３１号証により立証しようとする事実に基づいた請求の理由の補正は，審判請求時の要旨を変更するものと認められる」と説示されているが，原告が甲４ないし３１により立証しようとした事実には，周知慣用手段に係るものが含まれており（・・・），周知慣用手段は，通常，特許法２９条２項所定の「その発明の属する分野における通常の知識」と位置付けられ，無効理由を構成する公知事実そのものではないことに照らせば，上記説示に係る審判体の判断は，周知慣用手段に基づく請求の理由の補正についてまで不許可とした点において，これを是認することができない。
(ウ) 職権通知無効理由との関係
・・・
(エ) 無効理由４のうち適法に審理の対象とされた部分とそうでない部分
そうすると，無効理由４のうち，
① ・・・に係る理由は，本件無効審判の手続において，適法に審理の対象とされたものということができるが，
② 刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，本件無効審判請求書の要旨を変更するものであって，かつ，特許法１３１条の２第２項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法１３４条２項の答弁書の提出の機会の付与も，同法１５３条２項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないものといえる。
したがって，無効理由４のうち，刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，刊行物３に基づく公知事実によって構成されているという点に関し，本件無効審判の手続において，適法に主張されたものということはできない。
(オ) 本件審決が刊行物３に基づく公知事実によって構成される無効理由について示した判断
本件審決は，刊行物３の記載を摘記して刊行物３記載の事項を認定するとともに（審決書２５頁１５行～２６頁１７行），具体的な判断としては，刊行物１記載の発明１の・・・との説示のみをして，・・・という抽象的な判断を示したものである。
(カ) まとめ
上記検討したところによれば，本件審決は，特許法が規定する適正な手続を経ることなく，無効理由４のうち刊行物３に基づく公知事実によって構成される理由について，前記(オ)のとおり，部分的かつ断片的な説示をして，当該無効理由が成立しない旨の判断を示した点において，適切さを欠くものであったというべきである。
なお，本件審決の同判断部分は，本件審決の結論を導く根拠とは無関係の，不要な判断である点は，前記３のとおりである。
今後，再開されるべき本件無効審判の手続においては，審判体は，紛争の一回的解決を図るべく，原告の主張に係る特許法２９条２項違反の無効理由を構成する公知事実として，刊行物３に基づく公知事実を付加する補正を許可するか否か，あるいは，これに代えて同法１５３条２項の規定による通知をするか否かについて，審理を進めるべきである。
なお，
① 訂正がされた場合に，訂正前の発明について対比された公知事実のみならず，その他の公知事実との対比を行って，その点の判断をしない限り，訂正後の発明が特許を受けることができる発明であるかに関する判断結果の安定性を実現することはできないこと（最高裁判所平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日最高裁判所第３小法廷判決（民集５３巻３号３０３頁），最高裁判所平成１０年（行ツ）第８１号平成１１年４月２２日第１小法廷判決（裁判集民事１９３号２３１頁）参照），
② 本件無効審判の過程でされた訂正請求が確定する前に，別の無効審判が請求されたような場合には，審理判断の対象となる発明の要旨が本件無効審判におけるそれとは異なるものとなって，判断結果の安定性を損なうおそれがあること
等の事情に照らすならば，審判体としては，本件第４訂正により特許請求の範囲に付加された構成との関係で，刊行物３に基づく公知事実を主張する必要が生じたものとして，特許法１３１条の２第２項１号の規定による補正の許可をすべきものといえる。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年11月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
６ 本件審決の違法性について
(1) 特許無効審判の審理について
ア 特許無効審判について，特許庁が請求を不成立とする審決をするには，審判体は，審判手続において請求人が適法に主張したすべての無効理由について審理し，審決においてその成否についての判断を示す必要があることはいうまでもない。審判体が，審判手続において，特許法１５３条２項の規定により当事者に通知した無効理由についても，同様である。
イ 特許法１３４条１項の答弁書の提出があった後は，被請求人にも審決における判断を得る利益があるから，請求人が，審判請求の対象である特定の請求項について，請求書で主張した複数の無効理由についてその一部の主張を撤回するには，審判の請求の取下げの場合（特許法１５５条）に準じて，被請求人の承諾を得る必要があるというべきであり，少なくとも審判において明確な意思確認のための手続を採ることが必要である。審判体が，審判手続において，いったん特許法１５３条２項の規定により当事者に通知した無効理由について，これを審理の対象としないこととする場合も同様である。
ウ 請求書の副本の送達がされた後，審判手続において請求人が主張した無効理由が請求書の要旨を変更するものである場合に，審決において当該無効理由について判断するためには，あらかじめ審判手続において，特許法１３１条の２第２項の規定により補正の許可をした上で，被請求人に同法１３４条２項の答弁書を提出する機会を与えるか，又は，同法１５３条２項の規定による通知をして，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続を採らなければならない。
上記の各規定が設けられた趣旨は，当事者に対して，適正公平な審判手続を保障するという理由のみならず，第三者に対して，審決の効力の及ぶ範囲を明確にするという理由があることに由来する。とりわけ，後者の理由に関しては，特許法１６７条に「何人も，特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると，審決の判断の基礎とした無効理由を構成する事実及び証拠がどのようなものであるかを，審判手続において明確にさせることが必須となるが，前記各規定は，その手続を担保するものとして極めて重要な規定であるといえる。
したがって，請求書の要旨変更に該当する無効理由について，上記のような手続を採ることなく，審決において判断することは，手続上の違法を来すというべきである。
エ ところで，特許無効審判の手続において，請求人が無効理由を主張した後に，被請求人が訂正請求をするような場合に，訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は，当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても，無効理由の主張がされているものとして，手続が進められるべきであることは当然である（・・・）。
・・・
(2) 事実認定
・・・
無効理由４は，本件発明１ないし４は，いずれも刊行物１記載の発明，刊行物２記載の事項，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるというものであり，具体的には，
① 刊行物１記載の発明，刊行物２記載の事項及び周知慣用手段の組合せ，
② 刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せ
を主張するものである。
(イ) 本件無効審判請求書との関係
無効理由４は，刊行物１に基づく公知事実，刊行物２に基づく公知事実及び刊行物３に基づく公知事実によって構成されるものであるということができる（なお，周知慣用手段は，通常，特許法２９条２項所定の「その発明の属する分野における通常の知識」と位置付けられるものであり，無効理由を構成する公知事実そのものではないと解される。）が，このうち刊行物２に基づく公知事実は本件無効審判請求書で主張された特許法２９条２項の無効理由（当初無効理由４）を構成する公知事実であるが，刊行物１及び３に基づく各公知事実は，本件無効審判請求書で主張された当初無効理由４を構成する公知事実ではない。
したがって，無効理由４は，刊行物１及び３に基づく各公知事実によって構成されているという点において，本件無効審判請求書の要旨を変更するものというべきである。
ところで，平成１８年５月１８日発送の補正許否の決定（甲７１）では，第２回弁駁書に関し，「新たに追加された甲第４～３１号証により立証しようとする事実に基づいた請求の理由の補正は，審判請求時の要旨を変更するものと認められる」と説示されているが，原告が甲４ないし３１により立証しようとした事実には，周知慣用手段に係るものが含まれており（・・・），周知慣用手段は，通常，特許法２９条２項所定の「その発明の属する分野における通常の知識」と位置付けられ，無効理由を構成する公知事実そのものではないことに照らせば，上記説示に係る審判体の判断は，周知慣用手段に基づく請求の理由の補正についてまで不許可とした点において，これを是認することができない。
(ウ) 職権通知無効理由との関係
・・・
(エ) 無効理由４のうち適法に審理の対象とされた部分とそうでない部分
そうすると，無効理由４のうち，
① ・・・に係る理由は，本件無効審判の手続において，適法に審理の対象とされたものということができるが，
② 刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，本件無効審判請求書の要旨を変更するものであって，かつ，特許法１３１条の２第２項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法１３４条２項の答弁書の提出の機会の付与も，同法１５３条２項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないものといえる。
したがって，無効理由４のうち，刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，刊行物３に基づく公知事実によって構成されているという点に関し，本件無効審判の手続において，適法に主張されたものということはできない。
(オ) 本件審決が刊行物３に基づく公知事実によって構成される無効理由について示した判断
本件審決は，刊行物３の記載を摘記して刊行物３記載の事項を認定するとともに（審決書２５頁１５行～２６頁１７行），具体的な判断としては，刊行物１記載の発明１の・・・との説示のみをして，・・・という抽象的な判断を示したものである。
(カ) まとめ
上記検討したところによれば，本件審決は，特許法が規定する適正な手続を経ることなく，無効理由４のうち刊行物３に基づく公知事実によって構成される理由について，前記(オ)のとおり，部分的かつ断片的な説示をして，当該無効理由が成立しない旨の判断を示した点において，適切さを欠くものであったというべきである。
なお，本件審決の同判断部分は，本件審決の結論を導く根拠とは無関係の，不要な判断である点は，前記３のとおりである。
今後，再開されるべき本件無効審判の手続においては，審判体は，紛争の一回的解決を図るべく，原告の主張に係る特許法２９条２項違反の無効理由を構成する公知事実として，刊行物３に基づく公知事実を付加する補正を許可するか否か，あるいは，これに代えて同法１５３条２項の規定による通知をするか否かについて，審理を進めるべきである。
なお，
① 訂正がされた場合に，訂正前の発明について対比された公知事実のみならず，その他の公知事実との対比を行って，その点の判断をしない限り，訂正後の発明が特許を受けることができる発明であるかに関する判断結果の安定性を実現することはできないこと（最高裁判所平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日最高裁判所第３小法廷判決（民集５３巻３号３０３頁），最高裁判所平成１０年（行ツ）第８１号平成１１年４月２２日第１小法廷判決（裁判集民事１９３号２３１頁）参照），
② 本件無効審判の過程でされた訂正請求が確定する前に，別の無効審判が請求されたような場合には，審理判断の対象となる発明の要旨が本件無効審判におけるそれとは異なるものとなって，判断結果の安定性を損なうおそれがあること
等の事情に照らすならば，審判体としては，本件第４訂正により特許請求の範囲に付加された構成との関係で，刊行物３に基づく公知事実を主張する必要が生じたものとして，特許法１３１条の２第２項１号の規定による補正の許可をすべきものといえる。
