事件番号 平成20(行ケ)10053
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年06月12日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『第４ 当裁判所の判断
１ 本件訂正の適否について
(1) 特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性について
ア 訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。
以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。
イ ・・・
ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば，・・・が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。
すなわち，本件明細書には，①「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），②ワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），③ワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。
そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。
被告は，本件明細書の段落【００１９】は，専ら「衣服の身頃」に関する記載である旨主張するが，上記説示に照らし，採用することができない。
(2) その余の点について
ア 本件審決は，訂正事項１及び５は，特許請求の範囲の減縮を目的にしたものでなく，かつ実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むから，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないと判断したが，そのように判断した理由を具体的に示しておらず，理由不備の違法がある。
イ 念のため，上記の点について判断する。
訂正事項１は，本件明細書の特許請求の範囲の【請求項１】における「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し」との記載を，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成し」と訂正することを内容とするものであり，「袋を形成」する箇所を，「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁」から「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」に限定するとともに，「袋」を「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して・・・形成」したものに限定するものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは，明らかである。
また，上記のとおり訂正することにより，発明の実施態様は限定されるものの，発明の課題ないし目的が異なるものとなるわけではなく，全く別個の発明と評価されるものではないから，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものということはできない。
・・・
ウ 上記検討したところによれば，本件審決が，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むから，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないと判断したことは，誤りというべきである。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年06月12日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『第４ 当裁判所の判断
１ 本件訂正の適否について
(1) 特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性について
ア 訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。
以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。
イ ・・・
ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば，・・・が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。
すなわち，本件明細書には，①「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），②ワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），③ワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。
そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。
被告は，本件明細書の段落【００１９】は，専ら「衣服の身頃」に関する記載である旨主張するが，上記説示に照らし，採用することができない。
(2) その余の点について
ア 本件審決は，訂正事項１及び５は，特許請求の範囲の減縮を目的にしたものでなく，かつ実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むから，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないと判断したが，そのように判断した理由を具体的に示しておらず，理由不備の違法がある。
イ 念のため，上記の点について判断する。
訂正事項１は，本件明細書の特許請求の範囲の【請求項１】における「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し」との記載を，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成し」と訂正することを内容とするものであり，「袋を形成」する箇所を，「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁」から「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」に限定するとともに，「袋」を「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して・・・形成」したものに限定するものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは，明らかである。
また，上記のとおり訂正することにより，発明の実施態様は限定されるものの，発明の課題ないし目的が異なるものとなるわけではなく，全く別個の発明と評価されるものではないから，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものということはできない。
・・・
ウ 上記検討したところによれば，本件審決が，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むから，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないと判断したことは，誤りというべきである。』
