特許法１０４条の３第１項の抗弁と無効審判における未確定の訂正

事件番号　平成20(ワ)16895
事件名　特許権侵害差止請求事件
裁判年月日　平成23年07月28日
裁判所名　東京地方裁判所
裁判長裁判官　阿部正幸

１ 被告は，前記第２の３(1)及び(2)の［被告の主張］のとおり，本件発明は新規性ないし進歩性を欠く（争点１，２）と主張して，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張する。
　しかしながら，本件特許については，その無効審判事件において本件訂正の請求がされており，同訂正はいまだ確定していない状況にある。このような場合において，特許法１０４条の３第１項所定の「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは，当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。

　したがって，原告は，被告が，訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し，
①　当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと，
②　当該訂正が特許法１２６条又は１３４条の２所定の訂正要件を充たすこと，
③　当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること，
④　被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること，を主張立証することができ，被告は，これに対し，
⑤　訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があること
を主張立証することができるというべきである。
　本件においても，原告及び被告は本件訂正に関し，同趣旨の主張をしており，前記第２の１のとおり，原告が本件訂正請求をしていること（上記①）及び被告製品が本件訂正後の請求項１の技術的範囲に属すること（上記④）については，これを認めることができる。
　そこで，以下において，上記②，③及び⑤の点について判断する。
　・・・