事件番号 平成21(行ケ)10379
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年11月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
１ 冒認出願に係る事実の主張立証責任ないし主張立証の程度について特許法は，２９条１項に「発明をした者は，‥‥‥特許を受けることができる。」旨，３３条１項に「特許を受ける権利は，移転することができる。」旨，及び３４条１項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は，その承人が特許出願をしなければ，第三者に対抗することができない。」旨を，それぞれ規定し，特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定する。同規定に照らすならば，特許出願に当たり，同要件に該当する事実が存在する旨の主張，立証は，出願人において負担すると解するのが合理的である。このことは，３６条１項２号において，願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ，特許法施行規則５条２項において，出願人は，特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることとも整合する。
ところで，１２３条１項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」（冒認出願）を，特許無効事由の一つとして挙げている。同規定によれば，「その特許が発明者でない者・・・に対してされたとき」との事実が存在することの主張，立証は，無効審判請求人が負担すると解する余地もないわけではない。しかし，このような規定振りは，同条の立法技術的な理由に由来するものであることに照らすならば，無効事由の一つを規定した１２３条１項６号が，２９条１項における主張立証責任の原則を変更したものと解することは妥当でない。
したがって，１２３条１項６号を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，少なくとも形式的には，特許権者が負担すると解すべきである。
もっとも，１２３条１項６号を理由とする特許無効審判における主張立証責任の分配について，上記のように解したとしても，そのことは，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」との事実を，特許権者において，すべての過程を個別的，具体的に主張立証しない限り立証が成功しないことを意味するものではなく，むしろ，特段の事情のない限り，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」ことは，先に出願されたことによって，事実上の推定が働くことが少なくないというべきである。
無効審判請求において，特許権者が，正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度，具体的に主張立証すべきかは，無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる。
以上のとおり，正当な者によって特許出願がされたか否かは，発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするか否か，実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か，発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか，発明者と主張する者が複数存在する場合に，その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等，事案ごとの個別的な事情を総合考慮して，認定すべきである。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年11月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
１ 冒認出願に係る事実の主張立証責任ないし主張立証の程度について特許法は，２９条１項に「発明をした者は，‥‥‥特許を受けることができる。」旨，３３条１項に「特許を受ける権利は，移転することができる。」旨，及び３４条１項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は，その承人が特許出願をしなければ，第三者に対抗することができない。」旨を，それぞれ規定し，特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定する。同規定に照らすならば，特許出願に当たり，同要件に該当する事実が存在する旨の主張，立証は，出願人において負担すると解するのが合理的である。このことは，３６条１項２号において，願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ，特許法施行規則５条２項において，出願人は，特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることとも整合する。
ところで，１２３条１項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」（冒認出願）を，特許無効事由の一つとして挙げている。同規定によれば，「その特許が発明者でない者・・・に対してされたとき」との事実が存在することの主張，立証は，無効審判請求人が負担すると解する余地もないわけではない。しかし，このような規定振りは，同条の立法技術的な理由に由来するものであることに照らすならば，無効事由の一つを規定した１２３条１項６号が，２９条１項における主張立証責任の原則を変更したものと解することは妥当でない。
したがって，１２３条１項６号を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，少なくとも形式的には，特許権者が負担すると解すべきである。
もっとも，１２３条１項６号を理由とする特許無効審判における主張立証責任の分配について，上記のように解したとしても，そのことは，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」との事実を，特許権者において，すべての過程を個別的，具体的に主張立証しない限り立証が成功しないことを意味するものではなく，むしろ，特段の事情のない限り，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」ことは，先に出願されたことによって，事実上の推定が働くことが少なくないというべきである。
無効審判請求において，特許権者が，正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度，具体的に主張立証すべきかは，無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる。
以上のとおり，正当な者によって特許出願がされたか否かは，発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするか否か，実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か，発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか，発明者と主張する者が複数存在する場合に，その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等，事案ごとの個別的な事情を総合考慮して，認定すべきである。
