事件番号 平成23(行ケ)10034
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年12月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
(2) 確かに，本件特許出願に係る本件審判手続において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合は，出願人に拒絶理由を通知し，意見書の提出機会を与えるのが原則である（法１５９条２項，５０条）。
しかし，法１５９条２項は，出願人に対する拒絶理由の通知を要しない場合を規定する法５０条ただし書について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号（拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき）の場合において法５３条１項により当該補正について却下決定する場合を含むものと読み替える旨規定している。また，法１５９条１項は，拒絶不服審判においては，決定をもって補正を却下すべき事由を規定する法５３条１項について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号の場合を含むものと読み替える旨規定しているのであって，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない場合にも当該補正は却下されることとなる（法１７条の２第５項，特許法１２６条４項参照）。その結果，法文上，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明について，独立して特許を受けることができないものとして当該補正を却下するときには，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても，出願人に対して拒絶理由を通知することは求められていないこととなる。
また，法１６３条１項，２項は，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内補正があったときに行われる審査官による前置審査において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも，法５０条ただし書や５３条１項について，それぞれ上記同様の読替えをする旨規定している。
(3) しかるところ，本件特許出願の経緯をみると，・・・。
以上のとおり，前置報告書や本件審判において周知例２が引用されたののは，本補正により，請求項１について，「突出部の少なくとも一つは，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結される」との構成に減縮された結果であるところ，原告らは，平成１８年２月２８日付け補正による「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成（請求項９）について，平成２０年４月９日付けで拒絶理由通知がされた後も，実質的に同様の構成（請求項１）で特許を受けようとし続け，拒絶査定を受けた結果，初めて本件補正によりその構成を減縮したものである。
(4) 以上の経緯に鑑みると，本件審判手続において，周知例２について新たに拒絶理由通知をしないまま本件審決に至ったことが，原告らに対して不当なものであったということもできない。
＜今年（平成２３年）の関連・類似の事例＞
・拒絶査定の理由とは異なる理由の審決
・拒絶査定不服審判請求時の補正を独立特許要件を欠くとして却下した手続きが適正手続違反とされた事例
・審尋への回答書の当否を示さず、補正案による補正の機会を与えないことは裁量権の逸脱か
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年12月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
(2) 確かに，本件特許出願に係る本件審判手続において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合は，出願人に拒絶理由を通知し，意見書の提出機会を与えるのが原則である（法１５９条２項，５０条）。
しかし，法１５９条２項は，出願人に対する拒絶理由の通知を要しない場合を規定する法５０条ただし書について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号（拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき）の場合において法５３条１項により当該補正について却下決定する場合を含むものと読み替える旨規定している。また，法１５９条１項は，拒絶不服審判においては，決定をもって補正を却下すべき事由を規定する法５３条１項について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号の場合を含むものと読み替える旨規定しているのであって，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない場合にも当該補正は却下されることとなる（法１７条の２第５項，特許法１２６条４項参照）。その結果，法文上，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明について，独立して特許を受けることができないものとして当該補正を却下するときには，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても，出願人に対して拒絶理由を通知することは求められていないこととなる。
また，法１６３条１項，２項は，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内補正があったときに行われる審査官による前置審査において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも，法５０条ただし書や５３条１項について，それぞれ上記同様の読替えをする旨規定している。
(3) しかるところ，本件特許出願の経緯をみると，・・・。
以上のとおり，前置報告書や本件審判において周知例２が引用されたののは，本補正により，請求項１について，「突出部の少なくとも一つは，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結される」との構成に減縮された結果であるところ，原告らは，平成１８年２月２８日付け補正による「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成（請求項９）について，平成２０年４月９日付けで拒絶理由通知がされた後も，実質的に同様の構成（請求項１）で特許を受けようとし続け，拒絶査定を受けた結果，初めて本件補正によりその構成を減縮したものである。
(4) 以上の経緯に鑑みると，本件審判手続において，周知例２について新たに拒絶理由通知をしないまま本件審決に至ったことが，原告らに対して不当なものであったということもできない。
＜今年（平成２３年）の関連・類似の事例＞
・拒絶査定の理由とは異なる理由の審決
・拒絶査定不服審判請求時の補正を独立特許要件を欠くとして却下した手続きが適正手続違反とされた事例
・審尋への回答書の当否を示さず、補正案による補正の機会を与えないことは裁量権の逸脱か
