阻害要因の判断基準時

事件番号 平成20(行ケ)10377
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年10月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

(2) 判断
　上記で認定したところによれば，本願発明で用いるフィトエストロゲンは，動物において，不妊や乳腺炎や肝機能障害との関係が知られ，人間への同様の影響が指摘されていたものである一方，用量を適切に考慮すれば癌にも奏功するなど，人間の種々の疾患に対して有用な生理作用を奏するものとして使用し得るという知見があったものと認められる。また，本願発明で用いるフィトエストロゲンは，文献Ａ８〔甲４〕の記載からみて，大豆に含まれている成分であり，本件出願前からヒトが日常的に摂取してきたものである。

　これらの事情を総合すれば，本件出願当時，本願発明で用いるフィトエストロゲンは，大量に摂取した場合はさておき，大豆から日常的に摂取する程度の量を摂取する限りにおいては，当業者は，人体に対して悪影響を与えるものと理解していないと解するのが自然である。したがって，本件出願当時，原告が主張するような阻害要因が存在したとすることはできない。

特に取引の実情を考慮して類似するとした事例

事件番号 平成21(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年10月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

・・・
エ　取引の実情等について
　前記(1)に認定したとおり，原告は，平成６年ころから，長年にわたって，引用商標中の「優肌」を含む商標（「優肌シリーズ」，「優肌」，「優肌絆」，「優肌包帯」，「ゆうきばん／優肌絆」，「優肌パミロール」，「優肌パーミエイド」等）を，原告の製造に係る商品（医療用粘着テープ，医療用粘着フィルム，医療用包帯等の商品）の包装箱に継続的に使用し，また，雑誌等の宣伝広告媒体に掲載していること，絆創膏等の商品について，複数のメーカーが存在するが，各メーカーは，例えば，ニチバンは「スキナゲート」，祐徳薬品工業は「ユートク」，スリーエムヘルスケアは「マイクロポア」の各商標を有して，互いに異なった商標を使用していること等の事情に照らすと，「肌優」が本件商標の指定商品に使用されると，取引者，需要者は，同一の出所に由来するものと誤認する可能性があるという意味で「優肌」と類似する商標と理解するというべきである。

オ　小括
　以上のとおり，取引の実情を考慮して，本件商標と引用商標とを対比すると，観念及び外観において類似する。本件商標と引用商標がいずれも造語であり，特に本件商標については，複数の称呼が生じ得ることにかんがみると，本件商標と引用商標の類否を判断するに当たり，本件において称呼を重視するのは妥当とはいえない。

　本件商標に係る指定商品のうち，ばんそうこう，包帯，創傷被覆材が引用商標の指定商品と同一であり，その他の指定商品が引用商標の指定商品と類似することは当事者間に争いがない。

　そうすると，本件商標は，引用商標とその指定商品が同一又は類似する。

必須の構成を発明特定事項から削除した分割出願

事件番号 平成21(行ケ)10049
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年10月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明


第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（分割出願の要件の認定判断の誤り）
　原告は，分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は，細断機の作動時にも非作動時（揺動側壁の開放時）にも，細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく，その削除は，新たな技術的意義を追加するものでもないし，当業者であれば，本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され，又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができるから，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものであり，分割出願の要件を充足する，よって，分割出願の要件を欠くとした審決は，分割出願の要件に係る認定判断を誤ったものであり，違法なものとして取り消されるべきである旨主張する。
　しかし，原告の上記主張は，以下に述べるとおり，理由がない。

(1) 事実認定
　本件原出願明細書（甲２）の【特許請求の範囲】においては，出願に係る細断機が「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」を有する構成が記載されている。また，本件原出願明細書の【発明の詳細な説明】においても，
「【発明の目的】本発明は，メンテナンスが行ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供することを目的とするものである。」（段落【０００２】）
と記載されるとともに，
「【発明の効果】・・・請求項１の発明によれば，前後の揺動側壁が開くので，メンテナンスが行ないやすい。また，２本の支持軸と１本の連結材で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来る。更に，２本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」（段落【０００４】）
と記載されている。さらに，【発明の実施の形態】を説明した【図３】，【図５】及び【図７】においても，「本件連結材」が明確に示されている（別紙「本件原出願明細書図面」【図３】，【図５】及び【図７】の符号１２参照）。

(2) 判断
　以上のとおり，本件原出願明細書には，発明の目的を「メンテナンスが行ないやすく，且つ，部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供すること」とし，具体的には「前後の揺動側壁が開くので，メンテナンスが行ないやすい。」，また，「２本の支持軸と１本の連結材で左右の固定側壁を連結するので，細断機の剛性を大きくすることが出来る。」，更に，「２本の支持軸が，揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので，部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」発明が記載，開示されている。
　そうすると，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）は，細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり，本件原出願明細書には，同構成を有する発明のみが開示されており，同構成を具備しない発明についての記載，開示は全くなく，また，自明であるともいえない。

　したがって，本件原出願明細書の特許請求の範囲に記載された，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは，細断機の剛性確保に関して，新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件を満たしていないから，不適法である。

特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨

事件番号 平成20(行ケ)10486
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年10月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　飯村敏明

(1) 特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨について
　特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は，以下のとおりである。

　「その特許発明の実施」について，特許法６７条２項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（もっとも，このような期間においても，特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく，特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について，当該第三者に対して，差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって，特許権者の被る不利益の内容として，特許権のすべての効力のうち，特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものである。）。
　そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，一般の開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせるため，そのような不都合を解消させて，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。

　政令で定められた薬事法の承認等は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。
　しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかったすべての期間（ただし，５年の限度以内である。）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象としている。

　以上によれば，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味すると解すべきである（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日・民集５３巻７号１２７０頁参照）。

　以下，上記の趣旨を前提として，本件米国臨床試験等の実施期間が，特許法６７条２項所定の薬事法１４条７項の承認を受けることが必要であるために，「その特許発明の実施をすることができない期間」に該当するか否かを判断する。
・・・

次の判決も同趣旨。
平成20(行ケ)10487