見解書等で進歩性を否定された発明と同様の発明が特許査定され、見解書等の無効確認請求等がなされた事例

事件番号　平成23(行コ)10001
事件名　審査結果無効確認及びその損害賠償請求控訴事件
裁判年月日　平成24年02月07日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
裁判長裁判官　中野哲弘

２ 本件見解書及び本件報告書において特許庁審査官の示した見解の適否について
(1)　事案に鑑み，本件見解書の請求項２１及び２２，本件報告書の請求項９～１３につき特許庁審査官が示した進歩性に関する見解の法適合性について判断する。
(2)　特許庁が示した上記見解は，一審原告たる控訴人が平成１８年８月１８日付けでなした国際予備審査の請求についてのものであるが，上記請求に対して特許庁審査官がなすべき見解の判断基準となるのは，ＰＣＴ条約３３条であり，その(1)には，「国際予備審査は，請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの，進歩性を有するもの（自明のものではないもの）及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする」と規定されているから，当該発明が
○１　「新規性を有するもの」か，
○２　「進歩性を有するもの（自明でないもの）」か，
○３　「産業上の利用可能性を有するものか」がその基準となるものである。
　そして本件見解書及び本件報告書において該請求項につき特許庁審査官が示した見解は，控訴人の出願した各発明は（請求項２１及び２２，９～１３）は上記②の「進歩性を有するもの（自明でないもの）」に該当しない，というものである。
　この要件は，国内出願に対して定められている特許法２９条２項の「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」と極めて類似するが，法的には同一ではない。控訴人は，本件各見解はＰＣＴ条約ではなく特許法２９条２項に基づき判断されるべきである旨主張するようであるが，後に述べるとおり，採用することができない。
　そこで，特許庁審査官が示した上記各見解がＰＣＴ条約３３条(1)に適合するものであるかについて，以下検討する。
　なお，国際予備審査請求に対する特許庁審査官の判断は，国内出願に対する別の特許庁審査官の判断とは別個独立になされるものであるから，仮に国際予備審査の対象となった国際出願と類似した内容の国内出願が控訴人により別途なされ，それについて日本国特許庁から特許査定を受け特許登録がなされたからといって，法的には別の手続である国際予備審査における特許庁審査官の見解表明が違法となるものでないことは明らかである。
　・・・

カ 以上からすれば，本件国際予備審査請求における担当審査官は，本願発明９ないし１３，２１及び２２の非自明性（ＰＣＴ条約３３条所定の要件）につき，当業者の立場に立って正しく検討した上で，これを否定したものといえ，その判断に誤りはない。

原審はここ

密接に関連したひとまとまりの技術の一部を抜き出した引用発明の認定

事件番号　平成23(行ケ)10134
事件名　審決取消請求事件
裁判年月日　平成24年02月06日
裁判所名　知的財産高等裁判所 　
権利種別　特許権
訴訟類型　行政訴訟
裁判長裁判官　塩月秀平

【請求項１】
・・・
残部Ｆｅと不可避的不純物からなる鋼板を用い，水素量が体積分率で１０％以下，かつ露点が３０℃以下である雰囲気にて，Ａｃ３～融点までに鋼板を加熱した後，フェライト，パーライト，ベイナイト，マルテンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し，成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に，下死点から１０ｍｍ以内にて剪断加工を施すことを特徴とする高強度部品の製造方法。

　・・・
第５ 当裁判所の判断
　・・・
　刊行物１においては，鋼板の部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却し，得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させて剛性低下部を形成し，その剛性低下部を成形型内で加工する技術が密接に関連したひとまとまりの技術として開示されているというべきであるから，そこから鋼板の部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却し，得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させて剛性低下部を形成し，その剛性低下部を加工するという技術事項を切り離して，成形型内で加工を行う技術事項のみを抜き出し引用発明の技術的思想として認定することは許されない。

　しかるに，審決は，引用発明として，鋼板の部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却し，得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させて剛性低下部を形成し，その剛性低下部を加工するという上記の技術事項に触れることをせずに，したがってこれを結び付けることなく，単に成形型内で加工する技術のみを抜き出して認定したものであって，審決の引用発明の認定には誤りがある。これに伴い，審決には，成形型内で加工する点を一致点として認定するに当たり，これと関連する相違点として，本願発明は，「成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に，…剪断加工を施す」のに対して，引用発明では，「成形品形状部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却」する点，「得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させ，剛性低下部を形成」する点，「剛性低下部にピアス加工を施す」点を看過した誤りがある。