審決が部分的に確定するのを看過した事例

事件番号 平成19(行ケ)10241
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　田中信義

『(3) ところで，一次審決は，原告の無効審判の請求に対し，「訂正を認める。特許第３６８１３７９号の請求項１，３に係る発明についての特許を無効とする。特許第３６８１３７９号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（甲第１２号証の１１）をしたものである（なお，請求項２に係る発明は，上記訂正の対象となっていない。）。
　そして，原告は，一次審決のうちの「特許第３６８１３７９号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」とした部分に対し，出訴期間内に審決取消しの訴えを提起しなかったのであるから，一次審決のうちの本件発明２についての無効審判請求を不成立とした部分が，独立して既に確定したことは，特許法１２３条１項柱書き後段に照らして明らかであり，もとより，一次審決に対し被告が提起した審決取消しの訴えや，一次審決に対する取消決定の対象となっているものではない。


　しかるに，本件審決の説示には，本件発明２について，無効事由の有無を審理した上，無効事由がないと判断した部分があるが，上記のとおり，一次審決のうち，本件発明２についての無効審判請求を不成立とした部分は，独立して既に確定しているのであるから，本件審決において，本件発明２についての無効判断をすることはもはやできないものというべきであり，そうすると，本件審決の説示中，本件発明２についての無効事由の有無を審理判断した部分は，全く意味のないものと考えざるを得ない。

　したがって，本判決は，本件審決の上記部分を対象とするものではないことを，念のため付言しておく。』

形式ではなく技術思想を検討する事例

事件番号 平成19(行ケ)10241
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　田中信義

『オ(ア) これに対し本件審決は，「ロック機構の操作部材が蓋体から両端部が突出しているものは，甲第２号証には記載されていなく，参考資料１～４にも記載されていない。」，「参考資料１～４は，ポットの栓体に設けられた弁体を操作部材で開閉操作するものであり，そもそも弁体のロック機構ではなく，参考資料４の操作手段は蓋体から操作部材の両端部が突出しているものの，収納袋の排気弁とは技術分野，技術的課題が全く異なるものであり，甲第１号証に記載された発明にこれら参考資料１～４に記載された技術を適用することを動機付ける技術的関連性を何ら見出せない。」と判断した（審決書６－３－３ (ｂ)）。

　本件審決のこの説示は，要するに，
①参考資料１～４に記載されたものは，いずれもポットの栓体に設けられた弁体を操作部材で開閉操作するものであって，弁体のロック機構ではなく，したがって，参考資料４には蓋体から操作部材の両端部が突出している操作手段が記載されているものの，ロック機構の操作部材が蓋体から両端部が突出している場合には当たらず，甲第２号証及びその他の参考資料にも蓋体から両端部が突出しているロック機構の操作部材は記載されていない，
②参考資料１～４に記載された技術は，収納袋の排気弁とは技術分野，技術的課題が全く異なるものであり，甲第１号証に記載された発明に参考資料１～４に記載された技術を適用することを動機付ける技術的関連性を何ら見出せないというものであると解され，被告の上記第４の２の２の(2)のウの主張も上記②の説示と同旨である。

　しかしながら，参考資料１～４に記載されているのは，ポット又は魔法瓶ないし液体容器の栓の開閉機構に関する技術ではあるものの，いずれも操作部材を操作することにより，栓体に設けられた弁体を押圧し，弁体を最下点で固定して液体流路の開放又は閉止の状態を保持するものであり，少なくとも閉止状態を保持するものについては，本件審決のいう「弁体のロック機構」にそのまま当たるものというべきであるし，
　また，閉止状態を保持するものも，開放状態を保持するものも，ともに周知であることにかんがみれば，開放状態を保持するものの機構を閉止状態を保持するもの（すなわち，本件審決のいう「弁体のロック機構」）に転用することは当業者にとって容易なことであるから，結局，本件審決の上記①の説示は失当である。

さらに，流体の動きを制御する弁の開閉機構に関する技術は，流体を取り扱う種々の技術分野に共通して用いられるいわば汎用的な技術であることは明らかであるから，甲１発明の弁体を操作する構造を設計するに当たって，弁体を操作する各種の技術を参照することには，当業者にとって十分な動機付けがあるというべきである。
　のみならず，参考資料１～４に開示された技術に係るポット又は魔法瓶は，日常的に身の回りにおいて用いられるものであり，かつ，これらの製品において，栓の開閉に弁体を用いた機構が使用されていることは，当業者ならずとも容易に了知し得るものであるから，上記のとおり，弁体を操作する各種の技術を参照することについて十分な動機付けを有する当業者が，参考資料１～４に開示された事項から抽出される周知技術を甲１発明に適用することに格別の困難があるとはいうことはできない。したがって，本件審決の上記②の説示及びこれと同旨の被告の主張も失当である。』

発明の要旨の認定における実施例の斟酌

事件番号 平成19(行ケ)10241
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　田中信義

『しかしながら，上記のとおり，上記図７～９に記載された実施例は，蓋体２を緩める方向に回転させた際に，蓋体２が基体１から外れないものであり，そのような効果を奏することを目的として，規制部７，段部２９等を設け，蓋体２を緩める方向に回転させた際に，１回転未満で段部２９が規制部７に当たり，それ以上の回転を阻止するよう構成したものである。
　他方，本件発明１の要旨のとおり，本件発明１の蓋体は，「弁本体に着脱自在に取付け」られるものであるから，本件発明１を，甲第１号証記載の発明と対比するに当たって，上記図７～９記載の実施例を斟酌することはできないといわざるを得ない。』

一部の請求項のみでした拒絶審決の適法性

事件番号 平成19(行ケ)10328
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　田中信義

『４ 取消事由４（判断の遺脱）について
(1) 原告は，請求項２に記載された発明（本願発明）についてのみ判断し，審判請求が成り立たないとした審決は，請求項１，３～５記載の各発明に対する判断を遺脱したもので，特許法１５７条２項４号に違背する理由不備の違法があると主張する。

(2) しかしながら，拒絶査定に関する特許法４９条柱書きが「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定し，特許査定に関する同法５１条が「審査官は，特許出願について拒絶の理由を発見しないときは，特許をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定していることにかんがみれば，特許法は，１個の「特許出願」中に複数の請求項が含まれる場合であっても，請求項ではなく特許出願を対象として，拒絶査定又は特許査定をなすべきものとしていることは明らかである。

　同法が，請求項ごとに拒絶査定又は特許査定がなされることを全く予定していないことは，例えば，同法１８５条が「請求項ごとに特許がなされ，又は特許権があるもの」とみなして適用すべき規定を列挙して掲げており，特許無効審判に関する同法１２３条柱書きが「特許が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合おいて，二以上の請求項に係るものについては，請求項ごとに請求することができる。」と規定しており，特許異議の申立てに関する，平成１５年法律第４７号による廃止前の特許法１１３条柱書きも「何人も，特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り，特許庁長官に，特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合おいて，二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定していたのに対し，
同法１８５条が掲げる規定中に同法４９条，５１条は含まれておらず，同法４９条又は同法５１条につき，同法１２３条柱書き後段又は廃止前の同法１１３条柱書き後段に相当する規定が存在しないこと，その他，１個の特許出願中の複数の請求項ごとに拒絶査定又は特許査定がなされるべきことを窺わせる法令の規定は見当たらないことに照らしても明らかなところである。

　そして，上記のとおり，柱書きが「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定されている同法４９条において，２号が「その特許出願に係る発明が・・・第二十九条・・・の規定により特許をすることができないものであるとき。」と規定していることによれば，複数の請求項が含まれる特許出願中に，同法２９条によって特許をすることができない発明に係る請求項が１個でも存在するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならないものと解さざるを得ない。
なお，拒絶査定不服審判における審理の対象は，拒絶査定がされた当該特許出願を特許すべきか否かという点にあり，拒絶査定不服審判においても審査においてした手続が効力を有すること（特許法１５８条）にかんがみると，以上の説示は，拒絶査定不服審判についても妥当するものである。

そうすると，本件においては，上記１～３のとおり，本願発明（請求項２記載の発明）は同法２９条２項によって特許を受けることができないものであるから，その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本件出願に対し拒絶すべき旨の査定をしなければならないことになるので，審決が，他の請求項に係る発明ついて判断することなく，審判請求は成り立たないとしたことに判断遺脱の違法はない。

　(3) 原告は，同一特許出願による他の発明についての瑕疵により，本来特許されるべき発明が，審決で判断を受けることなく拒絶されるとすれば，審決取消訴訟における判断を受けることもできないから，法律によって保障された裁判を受ける権利を一方的に剥奪するもので，憲法３２条に違反するものであると主張するが，上記のとおり，特許法の規定は，特許出願中に同法２９条によって特許をすることができない発明に係る請求項があれば，特許出願に対し拒絶査定をすべきもの（又は当該拒絶査定を維持する審決をすべきもの）と解されるのであるから，当該特許出願中の他の請求項に係る発明は「本来特許されるべき発明」に当たるものではなく，上記主張は前提において誤りである。

　また，原告は，審判請求に要する手数料は，請求項の数に応じて増額されることとされているところ，一つの発明に瑕疵を発見した場合には，他の発明について審理・判断せずに手数料だけを取るのであれば，審判請求人に対し一方的に賦役を課しているものといわざるを得ないと主張する。
　しかるところ，特許法１９５条２項，同法別表１１の項は，審判を請求する者が納付すべき手数料の額は定額部分と請求項の数に比例して増額される部分とから成ることを規定しているのであり，後者の部分の定め方は，審判請求人が，当該審判で主張する利益（審判請求が全部認められることにより，審判請求人に与えられる利益）を手数料の額に反映させたものと認められるが，算定を容易にするために，審判で主張する利益を，請求項の数に換算して規定したものと解することができる。
　そうであれば，特許出願に対し特許査定がなされるべきことを主張する拒絶査定不服の審判において，手数料額の一部が，当該特許出願に含まれる請求項の数に応じた額とされるのは，審判請求人が当該審判で主張する利益（当該特許出願に対し特許査定がされることにより，審判請求人に与えられる利益）が特許出願の全体に及び，計算の便宜上，その利益を当該特許出願に含まれる請求項の数に換算したことによるものであって，審判において全部の請求項について審理・判断をすることの対価として，請求項の数に応じた額とされているものではないというべきであり，原告の上記主張も失当である。
　原告は，上記(1)の主張に関し，他にも縷々主張するところであるが，畢竟，独自の見解であって採用することはできない。』