新規事項の追加を否定した事例、実験報告書を採用した事例

事件番号 平成20(行ケ)10358
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年03月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘


２ 本件補正の適否
　原告は，本件補正で本件特許の請求項１，４に加えられた記載（上記第３，１，(2)下線部分）は，特許請求の範囲について，これを「但し…を除く」などの消極的表現により記載したいわゆる「除くクレーム」の形式による特許請求の範囲の記載に当たるところ，この記載は本件特許の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面には全く開示も示唆もされていない新規事項であり，本件補正は「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」なされものではないから，特許法（以下「法」という。）１７条の２第３項の規定に違反し，法１２３条１項１号に規定する無効事由に該当すると主張するので，以下検討する。
　・・・

イ　すなわち，本件補正は，上記アのとおり，球状活性炭につき，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°，２４°，３５°における回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上であるものを除くとするものである。

　一方，前記記載のとおり，本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。

　そして，上記(3)ウのとおり，別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表面積のほか，最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。

　そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ，上記本件当初明細書の記載内容によれば，本件補正は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。そうすると，本件補正は，特許法１７条の２第３項に違反するものではないから，補正要件違反の無効理由は認められない。

ウ　原告の主張に対する補足的判断
(ア)　 ・・・

(イ)　 また原告は，本件補正後の本件発明には発明の実施例が全くないこととなり，本件発明は未完成であり，本件補正により除かれた後の発明は発明の詳細な説明のサポート（特許法３６条６項１号にいう「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」）を欠き大合議判決の事案とは異なるものであると主張する。
　本件特許の明細書（甲９〔特許公報〕）に記載された実施例１～４は，上記(2)ア(ア)の本件当初明細書に記載された実施例１～４と同じであるところ，この実施例は，上記(3)イのとおり，別件特許の特許公報（甲５）と併せ読むと別件特許の実施例１～４とは全く同一のものであり，しかも別件特許の特許公報（甲５）には，実施例１～４のＲ値が記載されており（【表２】），いずれもＲ値は，１．６８～１．７１と１．４以上である。そうすると，本件特許公報に記載された実施例１～４は，いずれも本件補正後のＲ値を満たさないものしか記載されていないから，原告は本件発明の実施例が全くなく，また本件発明は未完成であり，発明の詳細な説明のサポートを欠くと主張するものである。

　しかし，上記(2)ア(イ)で検討したとおり，本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであり，別件特許と異なりＸ線回折法による回折強度比（Ｒ値）の観点から球状活性炭を規定したものではない。

　なお，被告が平成１８年５月１５日付けで提出した実験成績証明書Ｂ（甲４０の３）によれば，フェノール樹脂を炭素源として調整した参考例１，３～５において，Ｒ値が１．４未満でありながら従来の球状活性炭（ピッチを炭素源とした本件当初明細書記載の比較例１，２。選択吸着率０．７～１．７）に比して優れた選択吸着率を示しており（選択吸着率２．４～３．９），同じく平成１８年５月１５日付けで提出した実験成績証明書Ａ（甲４０の２）によれば，イオン交換樹脂を炭素源として調整した参考例１，２において，Ｒ値が１．４未満でありながら従来の球状活性炭（ピッチを炭素源とした本件当初明細書記載の比較例１，２。選択吸着率０．７～１．７）に比して優れた選択吸着率を示している（選択吸着率。３．１～３．４）ことが認められる。
　これらによれば，Ｘ線回折法による回折強度比（Ｒ値）の観点から本件発明をみても，本件発明が未完成であるということはできない。また，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の直径，比表面積，細孔直径，細孔容積の条件を満たす球状活性炭を調整することについて，本件当初明細書（乙１０）の発明の詳細な説明に記載されていたとおりであり，発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。
以上の検討によれば，原告の主張は採用することができない。

(ウ) 次に原告は，別件特許の特許公報（甲５）によれば，「Ｒ値が１．４以上であること」が選択吸着率の向上に意味があることを示しており，本件補正は，新規事項を追加するものであると主張する。
　しかし，上記(イ)で検討したとおり，実験報告書Ａ・Ｂの記載によれば，Ｒ値が１．４未満であっても，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いることにより，従来の球状活性炭に比べて優れた選択吸着率のものが得られることが示されており，本件明細書に記載された選択吸着性の向上に関しては，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いることによるものであり，Ｒ値によるものでないことが示されている。原告の上記主張は採用することができない。

除くクレームについて新規事項の追加の有無を判断した事例

事件番号 平成20(行ケ)10065
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年03月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官　中野哲弘


２ 取消事由１（新規事項の追加に当たらないとした判断の誤り）について
　原告は，請求項に「ただし，…を除く。」といった消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）が記載された本件補正は，法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内」における補正ということはできない旨主張するので，以下検討する。

(1) 「除くクレーム」と法１７条の２第３項との関係
ア　法１７条の２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の補正に関する法文であり，その第３項は，「第１項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をするときは，…願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と定めているところ，本件補正は前記のような「除くクレーム」の形でなされているものの，法１７条の２にいう補正であることに変わりはないから，その適否を判断する基準となるのは，上記法１７条の２である。

　ところで，特許権は発明について最初に出願した者に付与される（先願主義，法３９条）のであるから，出願人が一旦なした不完全な内容の特許出願に対しその後その内容の補正を認める事実上の必要が生じたとしても，補正することができる物的範囲は上記先願主義との関係で自ら限界があり，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するため，これを法は，上記のとおり，「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と規定したものである。
　そして，「明細書等に記載した事項の範囲内」か否かは，上記のような法の趣旨からすると，「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解されることになる。
　したがって，本件のように特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるということになる。
　また，上記にいう「除くクレーム」を内容とする補正は，特許請求の範囲を減縮するという観点からみると差異はないから，先願たる第三者出願に係る発明に本願に係る発明の一部が重なる場合（法２９条１項３号，２９条の２違反）のみならず，本件のように同一人によりＡ出願とＢ出願とがなされ，その内容の一部に重複部分があるため法３９条により両出願のいずれかの請求項を減縮する必要がある場合にも，そのまま妥当すると解される。

イ　特許庁審査官が審査する際の審査基準は，上記にいう「除くクレーム」について，下記のように定めている（甲２７）が，その趣旨は基本的に上記アと同一と考えられる（ただし，本文７行目「例外的に」とする部分を除く）。
記
「(4) 除くクレーム
・・・。」

ウ　(ア) 以上に対し原告は，特許庁の審査基準を挙げつつ，いわゆる「除くクレーム」による補正は，法にこれを許容する明文の規定が存しない以上，当初明細書に記載がない限り許されないと解すべきであるし，仮にこれを認めるとしても極めて限定的に解すべきである旨主張する。

　しかし，上記のとおり，いわゆる「除くクレーム」による補正が許されるか否かは，当該補正が法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであると認められるか否かという問題であって，法の定めを超えた例外を許容するものではない。「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではないからである。

　したがって，「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないというべきである。原告の上記主張は採用することができない。

(イ) また原告は，知財高裁大合議判決のような法２９条の２が問題とされた事案と異なり，出願人である被告自身が出願当初から先行技術との重複を知り又は知り得たような本件においては，いわゆる「除くクレーム」による補正により救済すべきでないと主張する。

　しかし，前記のとおり，いわゆる「除くクレーム」による補正が許容されるのは，例外的な「救済」といった性格のものではなく，当該補正が法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであると認められるからである。
　そうである以上，その際考慮されるべきは明細書の記載といった客観的な事情であるべきであって，出願人の認識ないしその可能性といった主観的事情により補正の可否が左右されるべきものではない。
　また，同一出願人による同日出願の場合であっても，特許請求項の範囲の記載は，その後発見した公知文献や拒絶理由通知等により変化し得るものであるほか，特許請求の範囲に複数の請求項を記載する場合もあり，出願当初からそれらすべての場合を想定し，請求項の範囲の記載を重複しないようにすることは実際上困難である。さらに，法３９条２項の適用があるのは必ずしも同一出願人同士の出願に限られないことや，法は２９条の２と同法３９条２項のいずれについても出願人の主観的事情を特許の要件とはしていないことを併せ考慮すると，法２９条の２が適用される場合に比して，同一出願人間で同法３９条２項の適用が問題となる場合にのみ，殊更に法１７条の２第３項の要件を厳格に解釈すべき必然性を見出すことはできない。