またまたブログを更新します。急に精力的になっています！
ジェネリックに引き続き今回も重要な判断ですが、「判決」ではなく「審決」です。
昨年、プロダクトバイプロセス（PBP）クレームについての最高裁判断が出されて以来、知財業界は「PBP」の話題でもちきりです。「キルビー」以来の大人気ではないでしょうか。
僕らが関与したPBP最高裁判決前の明細書でも、「絞り加工で継ぎ目なく形成したA部材」とか、「第一部材と第二部材とを接着したB部材」とか、PBPといえるかどうか微妙なクレームが見られます。
特許庁では、PBPの最高裁判決を受け、審査基準を見直し、審査段階ではPBPクレームを比較的厳しく取り扱うことを明示しています。当事務所でも、PBPクレーム関連で36条違反の拒絶理由を受けることが増えています。
当然、現在審査に継続している案件の多くはPBP最高裁判決、それにともなう審査基準が出される前に出願されたものですから、審査段階で「物」のクレームとするか、「物の製造方法」のクレームにするか適切に補正で対応することが求められます。
さて、今回のネタとなったのは、審査段階ではなく、権利化（特許となった）後にPBPクレームの「訂正」ができるかどうかという点について出された審決です。
特許の世界では、権利化前の審査段階で記載内容をイジることを「補正」といい、権利成立後に記載内容をイジることを「訂正」といいます。
権利発生後は、むやみに権利範囲が変化しては不都合が生じますので、「訂正」には「補正」に比べて厳しい要件が課されています。
そして、「訂正」をするためには、原則として「訂正審判」を請求する必要があります。
「訂正」をするための例外はありますが、ここではパス。
特許庁のウェブサイトでは、このPBPに関わる特許権のクレームについて、「訂正」を認める審決を出したとの告知がありました。
参考：特許庁の告知
今回の「訂正」の対象となったのは、「PBP」クレームによって「物」の発明として成立した特許です。この特許が成立したのは、PBP最高裁判決前ですから、「物」の特定に「PBP」クレームを用いてもOKの時代だったわけです。
その後、PBP最高裁判決が出されたため、特許権者は「PBP」クレームで記載した特許を36条違反で「無効」とされてしまわないように訂正審判を請求したと思われます。
そして、この訂正審判では、「物」を特定するための「PBP」クレームを、「物の製造方法」クレームと訂正することが認められたのです。
最高裁判決によって、「PBP」クレームで「物」を特定するためには厳しい要件が課されることとなりましたが、「PBP」クレームはそもそも「製造方法」の概念を含んでいます。ですから、「物」を特定するための「PBP」クレームを「物の製造方法」クレームに訂正すること自体は、権利範囲を狭めこそすれ、拡張するものではありません。
したがって、今回の「訂正」が認められたということでしょう。
特許の場合も、「キャスターが学歴・経歴を詐称していないか」、「国会議員への立候補予定者が不倫していないか」と同様に、使う前には「身体検査」が必要です！
つまり、特許を用いて権利行使をする場合、その特許に無効理由となるような「キズ」が無いかを検討する必要があります。
これまで「PBP」クレームで「物」を特定して特許が成立しているケースは多いと思いますので、それなりに「訂正」を求める審判が増えるかも知れません。
特許庁では、「『物』の発明から『物を生産する方法』の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」と予防線を張ってはいますけど。
ですから、カテゴリー変更をともなう「訂正」が認められるかどうか不安なときは、サトー国際特許事務所までご相談ください。
年度末だからでしょうか、知財関連の情報が次々にニュースになっています。
新聞やテレビでも報道されていましたが、後発薬いわゆるジェネリック医薬品について知財高裁で大合議の判決が出されたことが話題となりました。
参考：知財高裁平成２７年（ネ）１００１４号
相変わらずマスコミはセンセーショナルに報道することばかりが先行し、「ジェネリック医薬品が特許権侵害」、「ジェネリック医薬品の普及にブレーキ」といった、今回の判決の本筋から離れた記事が氾濫していました。正直なところ、某全国紙、それからネット上のニュースなどで本事件を知りましたが、報道ではどこが問題なのかさっぱりわかりませんでした。
そんな理由から、今回は独自の視点でこの判決に迫ってみたいと思います。
知財的な観点から今回の判決を読むと、「均等論」の適用が本質ですが、ここは他の先生方に任せて独自の観点で今回の判決の本質に迫ってみたいと思います。
なるべくわかりやすくするために、不正確な点もあるかもしれませんが、悪しからず。
まずジェネリック医薬品から。
医薬品は、特定の病気に効く薬効を生じさせるために、開発、臨床試験、厚労省の承認といった段階を経るため、多額の費用が掛かります。最近の新しい医薬品の場合、数百億円規模の開発費が掛かることもあるようです。そのため、新しい医薬品を開発したメーカ（新薬メーカ）は、特許を出願して他人による模倣を防止することでこの開発投資を回収します。
通常の特許権の存続期間は出願から20年ですが、臨床試験や厚労省の承認をともなう医薬の特許については最長で25年まで存続期間の延長が認められています。これも、「試験期間などのように医薬を販売できない期間は開発投資の回収が困難」であるという医薬に特有の事情に配慮したものです。
それでも、25年を経過すると、特許の存続期間が切れてしまいますので、対象となる薬品の特許は、誰でも自由に使えるようになります。
このように特許が切れてしまった医薬品が「ジェネリック医薬品」であり、特許を所有していたメーカ以外（後発メーカ）も製造や販売をすることができます。
特許が切れたときには新薬メーカによる開発や試験が終わっているわけですから、後発メーカは、新薬メーカのような手間を省いてジェネリック医薬品を製造・販売することができます。その結果、特許が切れた「ジェネリック医薬品」は、新薬メーカの医薬品に比較して安価であるという特徴があり、医療費を削減したい我が国の政策からも使用が推奨されているのはご存知の通りです。
さて、前振りが随分長くなってしまいました。
今回の事件の対象となった医薬品（便宜上、「Ａ」）の特許は、既に切れていますが、「Ａ」を開発した新薬メーカは、「Ａの製造方法」についても特許を持っています。こちら「Ａの製造方法」の特許は、後発メーカが「Ａ」を製造販売している時点でまだ存続しています。
つまり、「Ａ」の物質特許は切れているが、「Ａの製造方法」の特許は切れていません。
その結果、「Ａ」の特許が切れたことで、後発メーカは、「Ａの製造方法」の特許があったとしても、製造方法が違うと判断したからか、「Ａ」の製造を始めました。
新薬メーカは、この「Ａの製造方法」の特許があることから、後発メーカによるＡの製造行為を、「Ａの製造方法」の特許を侵害するとして訴えたところ、一審で新薬メーカが勝訴し、今回の控訴審でも新薬メーカの主張が認められて勝訴した、というのが結論です。
ここで、気をつけていただきたいのは、「Ａ」の特許は切れているけど、「Ａの製造方法」の特許が存続していることです。
特許法では、「Ａの製造方法」の特許は、「Ａの製造方法」で製造された「Ａ」にも及ぶ、ということになっています（特許法2条3項3号）。
しかし、後発メーカは、自身の「Ａ」の製造方法は、新薬メーカの特許である「Ａの製造方法」と違うのだから「Ａの製造方法」の特許を侵害しないと考えたわけです。
特許法では、上のように「Ａの製造方法」の特許は「Ａの製造方法」で製造した「Ａ」に及ぶとなっているので、「Ａ」を「Ａの製造方法」以外で製造すれば特許権は及びません。
ところが、新薬メーカは、「後発メーカが違うという『Ａの製造方法』は、特許となっている『Ａの製造方法』に対してどうでもいい部分をちょちょいと変更して違うと言っているだけでしょう、だから実質的には『Ａの製造方法』を使っていることになるから侵害ですよ。」と反論したのです。
つまり、新薬メーカは、後発メーカの行為が「Ａの製造方法」の均等の範囲にあるとして侵害を主張したのです。「均等」については、説明すると長くなるので省略です。
結果として、裁判所は、新薬メーカの主張の通り、後発メーカの行為（Ａの製造や販売）は、「Ａの製造方法」の均等の範囲にあるから、新薬メーカが保有する「Ａの製造方法」の特許を侵害する、と判断したということです。
このように、特許が切れているのは「Ａ」に関する特許ですので、「Ａの製造方法」の特許が存続している以上、後発メーカが「Ａの製造方法」で「Ａ」を製造すると、「Ａの製造方法」の特許を侵害することになってしまいます。
このように、新薬メーカは、「Ａ」という物質そのものだけでなく、「Ａの製造方法」、「Ａの処方」など、「Ａ」に関する様々な特許について時期をずらしながら出願していくことで、「Ａ」の保護期間を実質的に延ばしていくのです。これも知財戦略上のテクニックといえるでしょう。
ここからが個人的な意見です。
今回の判決では、裁判所の判断として妥当だと思います。「Ａの製造方法」特許権が存続している以上、これを侵害する後発メーカの行為を否定する理由がありません。「均等論」の適用についても、妥当でしょう。
ですから、判決には文句はありません。
でもね。
特許法の趣旨という視点から考えると、疑問が残ります。
特許法は、一定期間（出願から20年～25年）、特許権者に独占排他的な権利を与えることで、発明に要した投資を回収する機会を与えています。
特に、医薬品については、最長で25年という他の技術分野と比較してより強力な保護が与えられています。
それにもかかわらず、「Ａ」と「Ａの製造方法」とを別の特許とすることで、実質的に「Ａ」の保護期間を延長するような手法は適切なのでしょうか？
つまり、「Ａ」と「Ａの製造方法」として別の発明、別の特許であるのは重々承知しているのですが、実際は「Ａ」の保護を延長しているわけです。実質的な保護対象は、「Ａ」です。
そうなると、「Ａ」に関する投資を回収する機会は、「Ａ」の存続期間に確保されているわけですから、さらに「Ａの製造方法」によっても「Ａ」の投資を回収する機会を得るというのは、利益の二重取りのような感が否めません。
これでは、特許権者側の利益と需要者の利益との均衡がとれていないように感じます。
機械や電気などの他の技術分野では、このような保護の仕方はなかなか難しく、技術分野の間でも保護に不均衡があるように思います。
また、公共の福祉という視点からも疑問が。
新薬については、特許が切れると速やかにジェネリック品を市場に提供することによって、国民の健康（生命）をより安価に確保することができるということも考えられるわけです。ですから、ジェネリック医薬品は、「公共の福祉」にも利するものです。
医薬品が低廉になると、医療費の負担が小さくなり、国民による保険負担も小さくなるわけですから。
新薬メーカが「Ａの製造方法」によっても投資を回収することを見越して、「Ａ」の価格を低廉に抑えていれば問題はありませんが。
このように今回のケースは、知財という観点からは判決に疑問はありませんが、なんだか腑に落ちない点もある話題です。
ことの経緯は前回の記事を参照いただくとして。
＜前回の記事へのリンク＞
この件については、お互い訴訟合戦の雰囲気でしたが、結局、ムンディ側が明治の意向を受け入れ、「カバ」のキャラクターの使用をやめる方向で決着したようです。
前回の記事にも書いたのですが、「イソジン」という薬を開発したのは「ムンディ」なのでしょう。しかし、「イソジン＝カバ」を発案して定着させたのは「明治」なわけですから、「ムンディ」が「イソジン」に「カバ」まで使用するのはいささかやり過ぎ感はありました。これでまるく治まればいいのですが。
とはいえ、ムンディ側の立場に立つと、需要者（消費者）の間では、既に「イソジン＝カバ」が定着しているとすると、「イソジン」のブランドの中に「カバ」も含まれていると考えることもできます。今回は、「ムンディ」が「イソジン」のライセンス先を「明治」から「塩野義」に変更するものです。ですから、「ムンディ」は、「明治」に対して「イソジン」ブランドの発展に貢献した対価を与えた上で、ライセンス先の変更を行い、「カバ」も含めて権利を返して欲しいと交渉すれば別の回答が得られたのかもしれません。
とにかく、薬品業界は、ライセンスの構造が複雑です。みなさんがご存知の「バファリン」や「ビックスドロップ」など、気づいたら製造メーカが変わっていることもしばしば。普通の薬品でも、製造者、販売者、知財権保有者、流通者がバラバラなんてことも当たり前。
この薬品業界特有の慣習に、弁理士も慣れておかないといけませんね。
そんな中、やっと知財ネタのニュースを発見しました。
ご存知の方もあるかと思いますが、「株式会社バンダイ」が「必殺技」という商標について、特許庁へ出願を行なったことがニュースとなっていました。
気をつけて頂きたいのは、まだ「出願中」ですので、登録つまり「登録商標」にはなっていません。
しかし、ネットでは、この「必殺技」が登録されてしまうと、「『必殺技』という言葉を自由に使用することができない」と危惧する声で話題となっています。
難しいことは抜きにして、本当に「必殺技」を使うことはできなくなるのでしょうか。今回は、ここをポイントに解説したいと思います。
商標登録がされると、商標権が発生します。このとき、商標権は、文字やロゴといった「標章」に、「指定商品」が組み合わさって発生します。
つまり、商標登録を受けたい人は、受けたい「標章」を明らかにし、保護したい範囲を「指定商品」として特定しなければなりません。
今回の「必殺技」の指定商品は、添付した画像の一番下の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の欄を見てください。
これから分かるように、「必殺技」という文字を、指定商品にくっつけて使ったときは、商標権を侵害する可能性が出てきます。
例えば、「テレビゲーム機」や「すごろく」の商品名として「必殺技」を使ったとき、商標権を侵害する可能性があります。
逆に言えば、「必殺技」を、「指定商品」にない商品、例えば「本」、「カバン」、「洋服」、「ラーメン」などなどに使っても、商標権を侵害することはありません。
つまり「指定商品」にない商品であれば、「必殺技」を安心して使うことができます。もちろん、バンダイ以外の他人が「必殺技」を他の商品で登録していないことが条件ですが。今のところはなさそうです。
このように、商標権は、「標章」と「指定商品」とがワンセットと考えてください。「標章」か「指定商品」が異なっていれば、商標権を侵害することはありません。
以上は、商標権侵害の大原則です。
ところで、自宅の「Wii（テレビゲーム機ですね。）」に、「必殺技」というシールを貼って、または手書きすると、商標権を侵害するのでしょうか？
★答え！！
商標権を侵害しません。
★理由！！
商標というのは、その商品が誰のモノ（メーカはどこ）かというのを特定するために用いられます。つまり、Ａ社の製品に「Ａ」のマークがあるから、消費者は「Ａ」の製品と誤ることなく購入することができるのです。
このように、商標は、「出所表示機能」をもっています。
この「出所表示機能」を害するような形で登録商標が使われると、商標権の侵害です。
自宅の「Wii」に「必殺技」と書いたからといって、この「Wii」をバンダイの製品と誤解する人なんて多分いないですよね。「Wii」だもん。
「犬」に「ポチ」と名付けるように、「Wii」に「必殺技」と名付けたようなもので、決して「Wii」を「必殺技」という商品名にしたわけではな
いです。
このようなケースだと、「出所表示機能」を害することは無いので商標権を侵害する可能性はほぼありません。
●商標的使用って？
ところで、登録商標を指定商品に使っていても、それが商標的使用でない場合、商標権を侵害しません。
それでは、「商標的使用」とは何でしょうか。
「商標的使用」というのは、「商標」の機能を発揮させるような使い方という意味です。いくら「商標」を「指定商品」に使っていても、商標的使用でなければ侵害になりません。
例えば、「指定商品」に含まれている「すごろく」のどこかのマスに、「必殺技で５コマ進む。」と書かれていたとします。
「必殺技」を「指定商品」である「すごろく」に使っているので、商標権の侵害になりそうです。
でも、この「すごろく」の「必殺技」は、他人のスゴロクと識別するために使われているわけではないですよね。あくまでもスゴロクゲームの一つのコマに書かれているだけです。スゴロクを購入する消費者は、このマスの「必殺技」を見て「バンダイのスゴロクだから買おう！」とするわけではないですよね。
このように、指定商品に使われている場合でも、自社のモノと他社のモノとを識別するために使われていなければ、商標としての機能を発揮していません。
このような場合、「商標的使用でない」として商標権を侵害する可能性は低くなります。
とにかく、商標としての機能である「出所表示機能」や「自他識別機能」が害されて、消費者が誤認するようなケースになると、商標権侵害が成立します。
●侵害の可能性あり
以上の点に注意すると、次のような行為は商標権を侵害する可能性があります。
・「必殺技」を手書きした「Wii」を、「これが話題の『必殺技』だ！」といって商売する。
※多分、誰も信じないので、文句は言われないでしょうが。
・スゴロクのパッケージに、「必殺技で大爆笑！！」という具合に、「必殺技」を強調して商売する。
※このスゴロクの商品名は「必殺技」と誤解するおそれ。
・「Wii」を「必殺技」と書いた箱に入れて商売する。
※だまされないかも知れないですが、これはまっクロ。
●侵害の可能性なし
逆に、次のような行為は商標権を侵害する可能性が低いでしょう。
・「必殺技」を手書きした「Wii」を、いらなくなったので友達にあげる。
※友達も「Wii」を「必殺技」とは思わない。
・「Wii」や「すごろく」を使いながら「必殺技～！！」と叫ぶ。
※商標的使用ではありません。
・「Wii」のソフトの説明書で、「上－上－下で必殺技！！」と書く。
※商標的使用ではありません。
・「焼酎」に「必殺技」と名付けて販売する。
※指定商品が違います。
今回は、「必殺技」と取り上げてみましたが、他にも色々な商標が出願されて登録となっています。
使用する際には、登録商標の「指定商品」を確認してください。それから、ナンでもカンでも商標権侵害になるわけではないですので、使い方に気をつけてください。
もちろん、不安があったら、サトー国際特許事務所へご相談ください。
「サトー国際特許事務所」も登録商標ですので、使い方にご注意！
