特許法改正・みんなの党柿澤未途議員の国会質疑

このブログ６月１日記事「特許法改正案　国会で可決」において、通りすがりさんから以下のコメントをいただきました。

《改正の審議とこのブログ (通りすがり) 》2011-06-02 00:57:45
『審議の過程を追っていましたら、2011年 5月27日経済産業委員会の柿澤未途議員の質疑内容の「シフト補正」の部分は、このブログの「特許法の改正の進捗状況」を種本に作られたようですね。衆議院ＴＶを見て、びっくりしました・・・』

私は衆議院ＴＶでもその発言をフォローしましたが、以下のように会議録も公表されました。

衆議院経済産業委員会の会議録議事情報一覧
第12号　平成23年5月27日（金曜日）
平成二十三年五月二十七日（金曜日）午前九時開議
　出席委員
　　委員長　田中けいしゅう君
　　相原史乃君　・・・　柿澤未途君　・・・
　　　　…………………………………
　経済産業大臣　　　　　　　海江田万里君
　政府参考人（特許庁長官）　岩井　良行君
　　　　―――――――――――――
本日の会議に付した案件
　政府参考人出頭要求に関する件
　特許法等の一部を改正する法律案（内閣提出第四五号）（参議院送付）
　不正競争防止法の一部を改正する法律案（内閣提出第四六号）（参議院送付）

○柿澤委員　・・・
先ほど来、ダブルトラックですとか、さまざまな専門用語が飛び交っていて、私は通常、経済産業委員会を担当していませんので、本当にこの間、特許法を勉強するのが大変だったんですけれども、二〇〇六年の特許法改正で、シフト補正の禁止というのが導入されています。この特許法、本当に専門用語が多くて往生するんですけれども、このシフト補正というのは何かといえば、これは特許請求の範囲に記載された発明のポイントを変えてしまうというものであります。
現行の法律の条文を素直に解釈すると、これはいわゆる単一性の問題で、場合によっては、どんな補正を行ってもシフト補正に該当してしまうのではないか、こういう話もある。審査基準で法を緩く解釈して、ここはいいですよという、ある種のお目こぼしでしのいでいるなんという話もあるんですけれども、本来でいえば、こういう裁量的なやり方でシフト補正に該当するかどうかが決められるような実態があるとすれば、これは余り好ましいことではない、こういうふうにも思います。
　・・・
特許庁としては、シフト補正と単一性について再検討を始められるというようなことも少し動きとしてあるやに聞いておりますけれども、二〇〇六年にこのシフト補正の禁止というのが行われて、それがもたらした影響についてどう見ているのかということをお伺いしたいと思います。

○岩井政府参考人　お答え申し上げます。
　　・・・
一方で、御指摘がございましたように、このシフト補正の禁止につきましては、ユーザー側から、どの程度の補正であれば発明の内容を大きく変更しないものとして許されるのかという判断が難しいのではないかという御懸念や、厳格に運用されると発明を適切に権利化することが困難になってくるのではないかという懸念が今も示されておるということは、私どもも承知をしてございます。
　　・・・
しかしながら、今のような問題がございますので、具体的な事案の蓄積をしていくにつれ、特許庁といたしまして、効果と懸念の部分をよく調査いたしまして、まず実態の把握をした上で、必要があれば必要な対応をしていくというふうに考えている次第でございます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

次に、このブログでの議論の経緯は以下の通りです。４月１８日「特許法改正の進捗状況」に対して、同じ４月１８日に通りすがりさんと私との間でコメントやり取りがありました（下記）。

《次の法改正は？ (通りすがり) 》2011-04-18 01:17:09
『特許庁は、シフト補正と単一性の再検討を始めるようですね。（もっとも報告書が来年2月だと、審議会開催や、審査基準や法の改正は、いつになることやら・・・。奇しくも同じ３月11日に行われた、弁理士会特許委員会の審査基準改訂の要望もきっかけの一つ？？？）
次の法改正は、これなのでしょうか？
2011.4.15
発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究についての一般競争入札公告 』

《シフト補正と単一性の法改正 (ボンゴレ) 》2011-04-18 21:44:50
『通りすがりさん、情報ありがとうございます。
次の法改正に向けて動き出しているのですね。
シフト補正と単一性の現行法については、条文に欠陥があると思っています。
請求項１に特別な技術的特徴がないと認定された場合、法律を素直に解釈すると、どんな補正を行ってもシフト補正になってしまいます。審査基準では法律を緩く解釈する「お目こぼし」で凌いでいますが、それは異常事態です。
お目こぼしと言うことは、「これでも大目に見てあげているのだ」ということで、ユーザーから見たら厳しすぎる運用でもそれを改善することができません。
ぜひ法改正して欲しいところです。』

太字のところを比較してみると、たしかに柿澤議員はこのブログのコメントをご参照いただいたように見えますね。取り上げていただき、ありがたい限りです。

私がコメントで述べた『請求項１に特別な技術的特徴がないと認定された場合、法律を素直に解釈すると、どんな補正を行ってもシフト補正になってしまいます』に関しては、このブログの「平成１８年法改正説明会」（2006-07-23）で述べています。
『［特許請求の範囲］
請求項１：発明Ａ
［明細書］
発明Ａ
発明Ａ’（Ａを減縮した発明）
発明Ａ＋Ｂ（構成Ａに構成Ｂを付加した発明）
（知りたい点）
請求項１の発明に新規性なし、との拒絶理由通知を受け、その拒絶理由については承服する場合に、①発明Ａ’に訂正する補正は認められるのか、②発明Ａ＋Ｂに訂正する補正は認められるのか、という点です。

改正特許法１７条の２第４項によると、
「補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」
とあります。
特許法３７条と特施規２５条の８によると、
３７条の発明の単一性の要件を満たすためには、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している」ことが必要であり、「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定しています。

上記の例で、発明Ａは新規性が否定され、この点について承服しているのですから、発明Ａには特別な技術的特徴がないことになります。
そうとすると、厳密に考えると、どんな補正をしても補正前の発明と補正後の発明とが３７条の単一性の要件を満たすことはあり得ないではないか、ということになってしまうのです。

上記のような質問をした人がおられまして、それに対する特許庁の回答は、「シフト補正禁止の運用はあまり厳密にしないように」との方向付けもされているので、そのような方向で審査基準を作成していくことになる」というような回答でした。要するに現在のところはまだ何ともいえません。』

そしてその後、審査基準の案が２００７年１月に発表になり、３月に審査基準が確定し、４月の出願からシフト補正禁止の適用を受けることとなりました。
請求項１の発明が特別の技術的特徴を有していない場合の取り扱いとしては、「請求項１に直列につながる下位の請求項については審査してあげる。ただし、補正ができるのは、『下位の請求項のうちで特別な技術的特徴が発見された最初の請求項、特別な技術的特徴が発見されなかった場合には最後の請求項に記載した事項をすべて含み、それにさらに限定を付加する場合のみに認められる』ということになりました。
これが「お目こぼし」です。昨日「お目こぼし」についてで記事にした、江戸時代のお代官様の裁量権が有する絶大な権力を思い浮かべてしまいます。

しかし、これでは窮屈すぎます。そこで、「これこれのような場合には上記のお目こぼしから外れるけれど補正を認めてほしい」という事例についてパブコメで意見を出したり特許庁説明会で質問したりしましたが、認めてもらえませんでした。
これが「これでも大目に見てあげているのだ」ということで、ユーザーから見たら厳しすぎる運用でもそれを改善することができなかった事例です。

その間のこのブログでの記事を以下にまとめておきます。
シフト補正禁止の審査基準案　2007-01-04
シフト補正禁止の運用　2007-01-06
シフト補正禁止の運用(2)　2007-01-08
審査基準案に意見提出　2007-01-23
新審査基準発表　2007-03-25
特別な技術的特徴　2007-03-27
審査ハンドブック　2007-03-29