シフト補正禁止の運用

前回、シフト補正禁止の審査基準案について紹介しました。
私が持っていた一番大きな疑問点は解消したのですが、新たな疑問点がいくつか湧いてきました。

［補正前の特許請求の範囲］
請求項１：発明Ａ
請求項２：発明Ａ＋Ｂ（構成Ａに構成Ｂを付加した発明）
［発明の詳細な説明］
構成Ａを下位概念の構成Ａ’とすると好ましい点が記載されている。

拒絶理由通知で、請求項１は新規性なしあるいは進歩性なしとして拒絶され、請求項２には拒絶理由がつきませんでした。
出願人は、請求項１を発明Ａ’に減縮する補正を行えば特許になると考えました。そのような補正は許可されるでしょうか。

ところが今回の審査基準によると許可されない可能性があるのです。
ポイントは、「発明Ａが特別の技術的特徴を有するか否か」という点にあります。
もし請求項１の発明Ａが特別の技術的特徴を有しないとすると、今回の審査基準案の4.3.1の手順で、補正前の請求項の発明の中から特別の技術的特徴を有する発明を探すことになります。ここでは、発明の単一性の要件に関する審査基準の4.2も用います。その結果、請求項２がそれに該当します。そうすると、審査基準案の4.3.1に記載されているように、補正で追加が許されるのは、請求項２の発明特定事項をすべて含む同一のカテゴリーの発明に限られます。つまり、Ａ＋Ｂをさらに減縮するかさらに何かを付加する発明しか補正で付加できないというのです。
そうすると、発明Ａ’、即ちＢを含まない発明に補正することができないということになります。

これは大問題です。
本当にこのように運用されるのだとしたら、出願時のクレーム立てを考え直さないといけません。上記の例であれば、
［出願時の特許請求の範囲］
請求項１：発明Ａ
請求項２：発明Ａ’
請求項３：発明Ａ＋Ｂ
のように、減縮する可能性のある発明を最初からクレームアップしておかなければならない、ということになってしまうのです。

もちろん、「補正前の請求項１の発明Ａは、進歩性はないものの特別な技術的特徴は有する」と判断される場合もあり、その場合は補正で請求項１を発明Ａ’に訂正することは可能ですが、特別な技術的特徴を有するか否かは審査してみないと分からないのですから、出願時の手当を怠ることはできません。

「これは問題ではないか」ということでパブコメで意見を言わなければいけませんね。