新審査基準発表

この４月から施行される改正特許法に関する改訂審査基準が発表になりました。

１月に審査基準案が発表になり、パブリックコメントが求められていました。私はこのパプコメに意見を送っていたのですが、結果はどうだったでしょうか。

１．意見の第１は、請求項１に係る発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合の補正範囲についてです。
ところで、「特別な技術的特徴」は言いづらいですね。略称ができないでしょうか。「特技特」「特特」「ＳＴＦ」いずれになるのでしょうね。ＳＴＦ（Special Technical Featureの略でしょうか）は、弁理士会特許委員会の研究発表会で使っていました。ここでは特技特を使います。

請求項１：Ａ
請求項２：Ａ＋Ｂ
明細書中に「Ａは好ましくはＡ’、より好ましくはＡ”」と記載されています。

請求項１、２ともに審査され、請求項１に特技特がないと判断されたとき、請求項１のＡをＡ’、あるいはＡ”に訂正する補正は認められません。

「これでは不便ではないか」ということでパブコメで意見を出したのですが、確定版審査基準ではこの意見は採用されていませんでした。

３．「発明の特別な技術的特徴」の意味について、審査基準でより明確にして欲しい、との意見を出しました。

この意見は採用されたようです。
「発明の単一性の要件」審査基準の３ページ３～１０行に、後発的に特技特を満たさなくなる場合が、①～③として明示されました。

２．「新審査基準において、拒絶理由通知の中で請求項毎の発明の特別な技術的特徴の有無を明示するよう、定めて欲しい。」
４．「発明の特別な技術的特徴の有無の判断に対する反論をどのように展開することが適切であり、審査官はその反論に対してアクションの中でどのように対応するのか、という点について、新審査基準のの中に明記して欲しい。」
これらの意見は無視されたようです。


さて、１．に戻りましょう。
《今まで》
請求項１：Ａ
請求項２：Ａ＋Ｂ
明細書中に「Ａは好ましくはＡ’、より好ましくはＡ”」
と記載していました。

《これから》は、
請求項１：Ａ
請求項２：Ａ’
請求項３：Ａ”
請求項４：請求項１～３にさらにＢを加える
とすべきなのでしょうか。

「当初請求項１のＡを補正でＡ’に訂正できるか」という点は、「発明Ａが特技特を有しているか否か」によって変わります。たとえＡに進歩性がないとされ、その判断に承服するとしても、Ａが特技特を有していれば、請求項１をＡ’に補正することが可能となります。
今回の発明の単一性の要件についての審査基準によると、以下の①～③の場合に特技特がないと判断されます。
①「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合
②「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合
③「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

従って、発明Ａに進歩性がないおそれがあるとしても、①～③に該当しないだろうと推定できるのであれば、出願時請求項２にＡ’をクレームアップしなくても大丈夫ということになります。

出願時に、発明Ａが「ダメもと」のクレームだと考えるのなら、「少なくとも進歩性は有するだろう」と思われるＡ’、あるいはさらにＡ”を当初からクレームアップしておくべきである、という方針になろうかと思います。


ところで、先日３月２３日に、東商ホールで開かれた弁理士会の「特許委員会公開フォーラム」に参加してきました。
テーマ：1．改正特許法（いわゆるシフト補正禁止と分割出願制度改正）
の最後に私から質問し、上記
「請求項１：Ａ
請求項２：Ａ＋Ｂ
明細書中に「Ａは好ましくはＡ’、より好ましくはＡ”」と記載されています。
請求項１、２ともに審査され、いずれも特技特がないと判断されたとき、請求項１のＡをＡ’、あるいはＡ”に訂正する補正は認められません。」
について確認した上で、「これでは不便ではないでしょうか」とコメントしました。

回答に立った方は「不便といわれても・・・」とおっしゃっていましたが・・・

フォーラムでの説明によると、今回の審査基準作成に際しては、弁理士会が当初から特許庁に意見を進言していたというのです。そのようないきさつを考慮すると、「不便といわれても」といわれても・・・、とこちらが思ってしまいました。