優先権の効果「ピジョン」事件

［優先権の効果が認められなかった例］
東京高裁平成14(行ケ)539審決取消「人工乳首」事件（裁判所ホームページ）
ドキッとする事件名なので「ピジョン」事件と呼びます。

［先の出願Ｘ：平成１０年１０月２０日ピジョン出願］
　特許請求の範囲１～３を合成すると、「伸張する伸張部と、この伸張部に隣接して伸張部より剛性のある剛性部が設けられ、伸張部と剛性部が交互に配置されている、人工乳首」が記載されています。
　実施例として、伸張部122である薄肉部が環状に形成されたものが図１に記載されています。これをａ１とします。剛性部は123です。図面を各明細書から引用します。

［優先権出願Ｙ：平成１１年１０月８日ピジョン出願］
　補正した特許請求の範囲は「壁面より肉厚の薄い伸張部が形成され、この伸張部に隣接して、この伸張部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている、人工乳首」です。この発明をＡと呼びます。
　実施例として、先の出願Ｘと同じ図１（ａ１）の他、伸張部522が螺旋状に形成された図１１が記載されています。剛性部は523です。図１１実施例をａ２とします。


［先願Ｚ：特願平11-85326（特開2000-271193）平成１１年３月２９日ジェクス出願］
　厚肉部と薄肉部が交互に配置され、薄肉部16が螺旋状に形成された人口乳首が記載されています。上記ａ２と同一といえます。


優先権出願Ｙの特許請求の範囲に記載の発明Ａは、先の出願Ｘにも記載されているといっていいでしょう。ですから
先の出願Ｘ：発明Ａ、実施例ａ１
優先権出願Ｙ：特許請求の範囲の発明Ａ、実施例ａ１、ａ２
先願Ｚ：ａ２が記載されている。
ということになります。

査定不服審判の審決、東京高裁の判決ともに、優先権の効果を認めず、出願Ｙよりも早い先願Ｚにａ２が記載されていることを根拠に、特許を認めませんでした。

優先権の効果は、優先権出願の特許請求の範囲に記載された発明について、先の出願日に出願されたとして新規性・進歩性・先後願の判断を行います。本件に関しては、優先権出願Ｙの特許請求の範囲に記載された発明Ａは、先の出願Ｘにも記載されています。先の出願に記載されたと同じ発明Ａについて、なぜ優先権の効果が認められなかったのか。この点が非常に理解しがたいので、大きな反響を呼びました。「実施例補充型の優先権出願は無意味なのか」といった議論までなされました。

高裁判決のロジックを簡単に見てみましょう。
《優先権出願Ｙに係る発明（特許請求の範囲に記載された発明Ａ）が先の出願Ｘの明細書類に記載された範囲内といえるか、の判断では、
「優先権出願Ｙの特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項（①）」と、
「先の出願Ｘの明細書類に記載された技術的事項（②）」との対比によって決定する。
優先権出願Ｙの詳細な説明に、先の出願Ｘに記載されていなかった技術的事項（③）を記載することにより、①が②の範囲を超えることになる場合には、その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。》

本件では、図１１実施例（ａ２）が③に該当します。
まず、図１１実施例（ａ２）③（伸張部が螺旋状に形成）は、本願発明Ａの実施例に相当します。
そして、ａ２は、哺乳しやすい、製造しやすいなどの螺旋形状特有の効果を奏します。
《そうすると、ａ２はａ１（伸張部が環状に形成）が奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するので、ａ２を優先権出願の明細書に加えることによって、優先権出願Ｙの特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項①が、先の出願Ｘの明細書類に記載された技術的事項②を越えることになるのは明らかであるから、その越えた部分については優先権主張の効果は認められない》とします。

「優先権出願Ｙの特許請求の範囲に記載した発明Ａは先の出願Ｘに記載されている。実施例ａ２を追加しただけで、発明Ａについての優先権が認められないとはどういうことか。実施例を追加したらいつでも同じ判断となるのか。」という疑問が生じます。

私は以下のように自分の中で整理しました。
実施例ａ１は伸張部が輪状に配置されています。実施例ａ２は伸張部が螺旋状に配置されています。そして特許請求の範囲の記載Ａは、輪状のａ１、螺旋状のａ２をともに包含する記載であるといえ、Ａはａ１、ａ２の上位概念を抽出したということができます。この「上位概念抽出」は、特許請求の範囲を機能的、抽象的に記載した場合と相通じるところがあります。

もしピジョンの優先権出願Ｙが、実施例ａ２を含まない状態で特許になったらどうでしょうか。第三者が螺旋状伸張部の製品（ａ２）を実施した場合、権利侵害と判断されるでしょうか。たしかに文言上は第三者の製品ａ２はピジョンの特許発明Ａに包含されますが、ピジョンの明細書には実施例ａ１（輪状伸張部）しか記載されておらず、ａ１を見た当業者が容易にａ２を想到し得るとは言い難いところがあります。そうすると、機能作用的クレームの権利解釈についての私の発言でも述べたように、第三者の製品ａ２はピジョンの特許発明Ａの権利範囲から外れる、と判断される可能性が高いです。
一方、ピジョンの優先権出願Ｙが実施例ａ２を含んでいたら、当然のことながら、第三者の製品ａ２はピジョンの特許発明Ａの権利範囲内ということになります。
即ち、明細書中にどのような実施例が記載されているかによって、特許発明Ａの権利範囲が変わってしまうのです。

そう考えると、「優先権出願Ｙで実施例ａ２を追加したことに起因して、発明Ａは優先権の効果を生じない」とした高裁判断がうなずけます。

特許庁での審判段階では、審判官は「明細書から実施例ａ２を削除したら特許にしてもいい」という心証を示したようです。特許請求の範囲の記載はそのままでです。
この点からも、上記私の整理の妥当性が理解できます。
ピジョン事件と反対の結論となった写ルンです事件について、及びピジョン事件と写ルンです事件の両方を対比した検討については、このあとに発言します。