平成１８年法改正説明会

「平成１８年意匠法等の一部を改正する法律」の特許庁説明会が、７月２１日に東京でありました。

施行日の予定が知らされました。

平成１８年９月１日（予定）
　新規性喪失の例外見直し
　団体商標の主体の見直し

平成１９年１月１日（決定）
　実施行為への輸出の追加
　譲渡等を目的とした所持を侵害みなし行為に追加
　刑事罰の強化

平成１９年４月１日（予定）
　上記以外の改正事項

一番知りたかったのは、特許法改正ポイントのうちで「シフト補正の禁止」が具体的にはどのように運用されるのか、という点でしたが、配付資料から読み取れる以上のことはまだ決まっていないようでして、わかりませんでした。
知りたいのは以下のような点です。

［特許請求の範囲］
請求項１：発明Ａ

［明細書］
発明Ａ
発明Ａ’（Ａを減縮した発明）
発明Ａ＋Ｂ（構成Ａに構成Ｂを付加した発明）

（知りたい点）
請求項１の発明に新規性なし、との拒絶理由通知を受け、その拒絶理由については承服する場合に、①発明Ａ’に訂正する補正は認められるのか、②発明Ａ＋Ｂに訂正する補正は認められるのか、という点です。

改正特許法１７条の２第４項によると、
「補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」
とあります。

特許法３７条と特施規２５条の８によると、
３７条の発明の単一性の要件を満たすためには、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している」ことが必要であり、「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定しています。

上記の例で、発明Ａは新規性が否定され、この点について承服しているのですから、発明Ａには特別な技術的特徴がないことになります。
そうとすると、厳密に考えると、どんな補正をしても補正前の発明と補正後の発明とが３７条の単一性の要件を満たすことはあり得ないではないか、ということになってしまうのです。

上記のような質問をした人がおられまして、それに対する特許庁の回答は、「シフト補正禁止の運用はあまり厳密にしないように」との方向付けもされているので、そのような方向で審査基準を作成していくことになる」というような回答でした。要するに現在のところはまだ何ともいえません。

上記①のような補正は認めるが、②のような補正は認めない、といったような基準になるかもしれないし、当初拒絶理由を受けた発明にさらに付加する発明であれば、②のような補正までは認める、といった基準になるかもしれません。

シフト補正禁止の施行時期は平成１９年４月１日予定であり、それ以降の出願に適用されます。それまでに公表されるであろう指針に基づいて、後から補正で追加できなくなる可能性のある発明は、出願当初からクレームアップしておく必要があります。

また、テキストに「類型２」として挙げられている例：
［特許請求の範囲］
請求項１：発明Ａ
請求項２：発明Ｂ
拒絶理由通知「単一性要件違反、発明Ａに進歩性なし、発明Ｂは審査していない」
を受けた場合、発明Ａを削除して発明Ｂを残す補正は許されない

への対応を考えなくてはなりません。
「発明ＡとＢのどちらかを選べと言われたら、Ｂを選ぶ」ということであれば、発明Ｂを請求項１にクレームアップすることが必要となります。