青本読んでる？ その５（２９条の２）

　さて、２９条の２ですね。
　法２９条の２は、拡大された範囲の先願と考える考え方（拡大先願）と、出願について公知を擬制すると考える考え方があります（準公知）。いずれでもよいのですが、趣旨を記載する際に、「そこで出願により公知とみなすことにした。」のように書いてしまうと、「そんなみなし規定は存在しないよ。」と、誤解を招くおそれがあるので準公知の考え方で答案を書く場合には、細心の注意を払いましょう。私は青本の記載に沿って趣旨を述べるのが（論文でも、口述でも）よいと思います。

　特許法２９条の２は、特許出願に係る発明が、「ＸＹＺの発明」と同一であるときは、その発明については、前条第１項の規定にかかわらず、特許を受けることができない旨規定しています。
　「ＸＹＺの発明」が２９条の２の適用要件のところで、

　Ｘ　当該出願の日前の他の先願があり、
　Ｙ　他の先願が後願の出願後に出願公開等されており、
　Ｚ　そのような先願の当初明細書等に記載されている

　という要件を満たす発明

　ということになりますね。

　発明の同一性の判断については審査基準を熟読しておきましょう。
　さらに発明者同一の場合や出願人同一の場合は例外となりますが、発明者同一というのは、手続的には願書に記載された発明者により判断されることになりますが（基本的に特許庁は判断するすべがないからですね）、実体的には、願書の記載がどうであれ、発明をした者が同一人であるならば、先願により後願は拒絶されることはないということになります。
　今年の本試験は願書の発明者が乙と記載されていることを問題文で述べる一方、「乙による出願Ｙ１の経緯を含む上記事実は、すべて明らかにされていることを前提として、以下の設問に答えよ。」との記載から、明らかに実体的な法律の適用を求めた問題でしたね。


　さて、青本には、まず、「一　この規定を採用した主な理由は、次のとおりである。」ということで立法趣旨が述べられています。
　この趣旨は、三つ、挙がっています。
　（１）は、先願の明細書等に記載された発明について後願が出願しても何ら新しい技術を公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは新しい発明公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。
　（２）（イ）は、審査請求制度を採用したことに伴うもの。
　（２）（ロ）は、いわゆる防衛出願の抑制を図るというもの。
です。

　口述試験などでは、「特許法２９条の２の立法趣旨を三つ言え」と言われたら、言えなければなりませんよ、良く確認しておきましょう。

　さらに青本においては「四　本条については、３９条との差異が問題になる。」として３９条との差異について、
　（１）規定の趣旨の面からの差異
　（２）後願を排除できる範囲はどこまでかという観点からの差異
　（３）後願を排除できない場合は何かという観点からの差異（４つ）
　これらは「すっっげええええ」大事なところです！

　最後に、青本ではパリ優先権の場合について、特許法１７条の３かっこ書との兼ね合いも踏まえ、第一国説と第二国説の話まで展開しています。ここでは優先権の効果は出願日の遡及効ではないことを前提に４条Ｂの効果により第一国出願日で先願の地位を与えることが明確に述べられています。

　特許法２９条の２については、青本は重要事項オンパレード。審査基準に加えて青本の解説は必読です。