インクカートリッジ事件Ｉ－判決文まとめ－

　昨日、平成１８年１月３１日、 知財高裁 平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟事件(平成17年（ネ）第10021号　特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成16年（ワ）第8557号）)の判決が出ました。全文は、現在、ここにあります。ちなみに、地裁の判決はここです。

　これは、知財高裁判決であって、最高裁判決ではありませんが、篠原勝美裁判長がかなり踏み込んだ意見を述べられており、今後、消尽の議論をする上で非常に意味のある判決だと思います。

　まず、この判決から読み取れる消尽の判断基準をまとめると、以下のようになります。

　＜原則＞正当権利者が日本国内において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく差止請求権等を行使することができない（ＢＢＳ事件最高裁判決参照）。
　＜例外＞上記原則の例外として以下の２つの類型がある。いずれかの場合、特許権は消尽せず，特許権者は，当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解する。
　第１類型：特許製品が本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合　　　
　第２類型：第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合

　上記の判断基準に拠れば、被控訴人のリサイクル品は、耐用期間を経過したものではないので、第１類型には当てはまらない、一方、そのリサイクル品は、インクを使い終えたインクタンクに穴を開けて、インクを再充填しており、特許発明たるインクタンクの本質的部分を構成する部材の一部を加工するものであるから、第２類型に当てはまる、よって特許権は消尽しない、と判断されました。結果として、被控訴人のリサイクル製品は、特許権の侵害を構成するため、そのようなインクタンクを輸入し，販売し，又は販売のために展示してはならないということです。被控訴人が所有するインクタンクの廃棄命令も下されています。

　なお、本判決では、「修理」か「再生産」かで消尽を判断する、従来の基準を否定しています。

　さてここで、この判決に対する僕の個人的な感想をいわせてもらうと、「やっぱり」という感じです。地裁では、原告側がちょっと油断していたのかな、と思います。おそらく最高裁でひっくり返ることは無いでしょう。

　ただし、控訴人による特許権のとり方が良かったからこのような結果になっただけで、常にリサイクル品がオリジナル製品の特許を侵害するわけではありません。

　ましてや、リサイクル品の輸入販売が全て違法というわけでは全くありません。

　逆に上記基準によれば、オリジナル製品の耐用期間が経過しておらず、かつ、発明の本質的部分に変更を加えていなければ、特許は消尽中と認められ、リサイクル品を自由に実施できる可能性があります。

　今後は、リサイクル業者が、特許発明の本質部分を変更しないようにインクをリフィルして、侵害を免れようとするでしょう。一方、オリジナルメーカーは、どのようなリフィル方法でも侵害となるような本質部分を有する特許出願を行うでしょう。

　例えば、カートリッジ単独のクレーム以外に、インクを含めたインク製品のクレームや、インクの充填方法のクレームなどを作成するのもいいかもしれません。或いは、カートリッジに穴を開けると発明の本質的な効果が損なわれる旨を実施形態中に記載するのも有効だと思います。

　我々弁理士は、消耗品などの特許出願をする際に、あらゆる再利用の形態を想定して、様々な本質的要素を有するクレームを作成するよう心がけなければならないということです。

　ともあれ、被告人は最高裁に上告する予定とのことですので、今後の展開に注目ですね。