テキストにシフト補正の具体例が記載されていたのですが、
えらいことになった、と思いました。
例えば、明細書に発明A(イ)、B(イ+ロ)が記載され、請求項にA、Bが記載されている場合、
Aに新規性がなく、AとBに単一性がないという拒絶理由通知が来ると
Bを分割出願せざるを得なくなってしまいます。
また、外的付加をする補正が事実上できなくなってしまいそうだということがわかり、愕然としました。
例えば、明細書に発明A(イ)、B(イ+ロ)が記載され、請求項にAが記載されている場合、
Aに新規性がないという拒絶理由通知が来ると、請求項をBにする補正ができなくなってしまいます。
(AとBに同一の又は対応する先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴がないので。)
ということは・・・
「ちょっと広めにクレーム書いておこう」と
請求項1に新規性がないかもしれない発明A(イ)を書いて
請求項2にAの従属項として本命の発明B(イ+ロ)
請求項3にBをさらに限定したC(イ+ロ+ハ)
を書いたりすると、
拒絶理由で
請求項1:進歩性なし
請求項2,3:請求項1との単一性なし
と指摘されてしまい、
分割して審査請求料をもう1回払うハメになってしまいます。
じゃあ、広めにクレーム書くなんてもうできないじゃん!!
oTToの理解が間違ってなければ、こうなるはずなのですが・・・。
実務上、大変なことになりそうだ、ということを今更ながら実感しました。
逆に狭すぎるクレームを作成して、拒絶理由通知なしで特許査定になってしまったら・・・。
→そしたら分割(44①2号)すればいいのか。あれ?いいのか?
→分割したら原出願と「実質的同一」(39条)と言われたりして・・・。
あ、でも同日だから上位概念でもいいのか。
えらいことになった、と思いました。
例えば、明細書に発明A(イ)、B(イ+ロ)が記載され、請求項にA、Bが記載されている場合、
Aに新規性がなく、AとBに単一性がないという拒絶理由通知が来ると
Bを分割出願せざるを得なくなってしまいます。
また、外的付加をする補正が事実上できなくなってしまいそうだということがわかり、愕然としました。
例えば、明細書に発明A(イ)、B(イ+ロ)が記載され、請求項にAが記載されている場合、
Aに新規性がないという拒絶理由通知が来ると、請求項をBにする補正ができなくなってしまいます。
(AとBに同一の又は対応する先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴がないので。)
ということは・・・
「ちょっと広めにクレーム書いておこう」と
請求項1に新規性がないかもしれない発明A(イ)を書いて
請求項2にAの従属項として本命の発明B(イ+ロ)
請求項3にBをさらに限定したC(イ+ロ+ハ)
を書いたりすると、
拒絶理由で
請求項1:進歩性なし
請求項2,3:請求項1との単一性なし
と指摘されてしまい、
分割して審査請求料をもう1回払うハメになってしまいます。
じゃあ、広めにクレーム書くなんてもうできないじゃん!!
oTToの理解が間違ってなければ、こうなるはずなのですが・・・。
実務上、大変なことになりそうだ、ということを今更ながら実感しました。
逆に狭すぎるクレームを作成して、拒絶理由通知なしで特許査定になってしまったら・・・。
→そしたら分割(44①2号)すればいいのか。あれ?いいのか?
→分割したら原出願と「実質的同一」(39条)と言われたりして・・・。
あ、でも同日だから上位概念でもいいのか。
私も実務上、不安を抱えています。
今の審査では、こちらが進歩性アリだと思っていても審査官が進歩性ナシだと判断すると、サブクレームで戦うことになり、37条の拒絶理由通知が来るという運用が多々ありますね。
で、その辺は特許庁もよく判っている様で、「シフト補正については、発明の単一性違反の判断基準は厳格にするべきではない」みたいなコメントを出していました。
今年中には審査基準が発表されるので、それ待ちになるのでしょうか。
因みに新しい審査基準のセミナーが年明けにあるそうですよ~
審査基準に注目しましょう。
ちなみにYの改正法講座ではこの辺の運用の話もフォローされていました。
問題は論文でどう書くかですが。
ゆるやかな審査基準に従うべきか、
それとも条文に忠実な立場をとるべきか・・・。