２０１９年６月１３日 弁理士試験 代々木塾 商２９条の解説

２０１９年６月１３日　弁理士試験　代々木塾　商２９条の解説

（他人の特許権等との関係）第二十九条
　商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

〔解説〕
（１）「その使用の態様により」としたのは、登録商標の使用をする物品によって又は登録商標の物品への用い方によって商標権が特許権等と抵触したりしなかったりする場合があるからである。
（２）他人の特許権、実用新案権と抵触する場合についても規定したのは、平成８年改正により、立体商標制度を導入したからである。
（３）他人の著作隣接権と抵触する場合について規定したのは、平成２６年改正により、音の商標が登録され、音の商標が使用される場面においては、著作権との抵触のみならず、著作隣接権（音楽レコード等）との抵触も想定されるからである。
（４）「指定商品又は指定役務のうち抵触する部分」とは、指定商品又は指定役務が複数あって、そのうち抵触する指定商品又は指定役務という場合（第２５類「被服、履物」のうち「被服」のみが抵触する場合）と、指定商品又は指定役務の幅が広くそのうちの一部について抵触する場合（第２５類「被服」のうち「洋服」のみが抵触する場合）の２つの態様がある。
（５）「その態様により登録商標の使用をすることができない」としたのは、抵触する態様である場合にのみ、登録商標を指定商品又は指定役務に使用できないとするためである。
（６）使用するための手段としては、特許権、実用新案権、意匠権との抵触の場合は、実施許諾を受ける、著作権、著作隣接権との抵触の場合は、利用許諾を受ける手段がある。
（７）商標権の禁止権が他人の権利と抵触する場合において、禁止権（３７条１号）が他人の禁止権（３７条１号）と抵触するときは、出願の先後を問わず、抵触する部分は、双方とも使用が禁止される。
　禁止権（３７条１号）が他人の特許権等と抵触するときは、
（ａ）他人の特許権が先願であるときは、実施許諾を受ければ、禁止権の範囲でも事実上の使用はできる。
（ｂ）他人の商標権が先願であるときは、特許権者が実施する手段はない。禁止権（３７条１号）の範囲は使用許諾ができないからである。
（ｃ）同日出願のときは、特許権者は禁止権（３７条１号）の存在にかかわらず実施できるが、商標権者は禁止権（３７条１号）の範囲では、実施許諾を受けなければ、使用できない。